一般商標申請時，並不需要繳交已使用或將使用之證明；但註冊後超過三年（臺灣）或五年（歐盟）不行使，他人可請求廢止該商標。歐州法院2020年的Sky and Others案提出了一個新見解，認為商標權人在申請時如果完全沒有在未來使用之意圖，屬於「申請時具有惡意」，也構成商標撤銷或無效之事由。這是否會造成將來到歐洲申請商標時，必須繳交已使用或將使用之陳述書？

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歐洲法院2020年Sky v. SkyKick案

歐州法院2020年的Sky and Others案[1]中，商標權人為Sky公司，被告則為SkyKick公司。Sky公司註冊了四個歐盟共同體圖形和文字商標，以及一個英國文字商標，商標圖樣中都包含了「Sky」這個字。這些商標指定使用於許多商品或服務，包括尼斯公約第9類和第38類之商標和服務[2]。

其後，Sky公司對SkyKick公司在英國高等法院（英格蘭和威爾斯）提告侵害其商標權[3]。但被告SkyKick公司認為，Sky並沒有真正使用Sky商標在每一項所註冊的類別中。例如，其並沒有真的提供Email遷移或雲端備份的產品或服務，也沒有證據顯示其在近期打算投入這些領域。相對地，SkyKick公司是以提供軟體服務為主的公司，主打的就是雲端遷移、雲端備份和雲端管理[4]。

雖然是Sky公司控告SkyKick公司侵權，但SkyKick卻提出反擊，認為系爭商標在這些未使用的領域應該廢止而無效。其主張的理由有二個：第一，Sky註冊時指定使用的商品或服務項目，太過廣泛而不明確。第二：Sky商標部分所指定項目長期以來並沒有使用[5]。

由於本案原告申請商標的日期，是在2003年4月14日到2008年10月20日之間，故歐洲法院認為，本案要適用的條文，是1994年版的共同體商標規章（Regulation No 40/94），以及1988年版的理事會商標指令（First Directive 89/104）[6]。

商標指定使用種類不明確是否將導致其無效？

商標是否會因為其指定使用於商品或服務不夠清楚明確（lacking in clarity and precision）而無效？本案爭議的地方，在於原告指定使用於「電腦軟體」，是否不夠清楚明確[7]？

歐洲法院首先指出，在共同體商標規章（Regulation No 40/94）第7條的絕對拒絕註冊事由中，並沒有提到「指定使用商品或服務類別不清楚明確」是一種拒絕事由；同樣地，在理事會商標指令（First Directive 89/104）第3條的商標拒絕註冊事由中，也沒有提到「指定使用商品或服務類別不清楚明確」是一種事由[8]。

被告SkyKick之所以會提出這項主張，是因為歐洲法院2012年6月19日的Chartered Institute of Patent Attorneys案[9]中提出一個見解，認為商標指定使用於商品或服務項目不清楚明確，可構成商標無效事由。但歐洲法院澄清，該案的見解，只是針對在該判決之後新申請註冊的歐盟商標案所做的解釋，並不會溯及適用於該案判決之前就已經註冊的商標[10]。

指定商品或服務持續五年不使用會被廢止

不過，歐洲法院卻提醒，雖然商標註冊指定使用的商品服務類別比較概括，但必須在該類別中真的有使用的項目，才能夠維持。

因為，根據共同體商標規章（Regulation No 40/94）第50條(1)[11]或理事會商標指令第12條[12]，商標權人的商標，若持續超過五年沒有真實使用（genuine use）於所指定的產品或服務類別於註冊的區域，得被宣告廢止（be declared to be revoked）[13]。

進一步，共同體商標規章第50條(2)[14]和理事會商標指令第13條也規定，若前述廢止事由，只存在於所指定商品服務的某些部分，則只能要求廢止該商品服務的那些部分[15]。

因此，當商標權人指定使用之商品服務類別欠缺清楚明確時，其所能獲得的商標保護，僅存在於商標有投入真實使用的產品服務具體項目中[16]。

申請時不具備使用意圖，屬於具有惡意而可以撤銷

被告進一步主張，倘若商標權在申請商標時指定使用的商品服務類別項目中，一開始就沒有在該類別中使用之意圖（without any intention to use），是否屬於「申請時具有惡意」（acting in bad faith when he filed the application for the trade mark），而構成商標無效或撤銷事由？

根據共同體商標規章（Regulation No 40/94）第51條(1)(a)，違反商標絕對不得註冊事由者應為無效，而第51條(1)(b)[17]則規定，商標申請時乃出於惡意（bad faith），亦為商標無效事由。在理事會商標指令第3條(2)(d)[18]，亦有相同規定。

因此被告想要主張，如果申請時並沒有真正使用的意圖，屬於惡意申請，則是否會因沒有使用意圖的商品或服務類別而宣告無效？[19]

歐洲法院指出，在歐盟相關商標法規中並沒有說明，什麼叫做申請時具有「惡意」？惡意是指什麼情況？各歐洲法院認為，根據一般的理解，所謂的惡意是指有不正直的心理或意圖。另外，歐盟商標法的目的，是為了避免歐盟境內競爭被扭曲，亦即，事業應該由其產品或服務之品質來吸引消費者，區別自己的商品或服務與他人不同來源，並不造成混淆[20]。

所以，歐洲法院認為，所謂惡意，是指商標權人在申請時不是想要公平競爭，而是具有以不誠實的行為傷害第三人利益之意圖；或者雖然沒有針對特定第三人，但是有意圖想要取得商標賦予功能以外的獨占性權力（所謂商標功能主要就是區別商品來源之必要功能）[21]。

雖然商標申請時，並不要求附上已使用、或未來使用計畫的證明。但是，如果申請時，沒有任何打算使用於所指定之商品服務之意圖，就可能構成「惡意」。但是此種惡意，必須以客觀地、相關的且一致的證據，加以證明[22]。不能僅是因為商標申請人在申請時，並沒有任何對應到所指定商品服務的經濟活動，就推定具有惡意[23]。

既然歐洲法院認為，申請時針對某一類商品或服務類別之細項，沒有任何使用意圖會構成惡意；那麼，進而可以根據共同體商標規章第51條(3)和理事會商標指令（First Directive 89/104）第13條，宣告該商標於該商品服務細項是無效的[24]。

各國能否要求在申請時提交欲使用之陳述書？

本來一般商標申請，並不需要審查是否有使用之情形或計畫。但因為歐洲法院採取了新見解，認為若沒有任何使用意圖會構成惡意。那麼，最後一個問題是，各會員國是否可在國內程序法規中，要求申請人在申請商標時繳交一陳述書，陳述該商標已經使用中，具有將要使用之善意（bona fide intention）[25]？

歐洲法院認為，會員國可以在申請程序中加入此項要求[26]，但不能因為沒有完成這個程序要求，就構成拒絕給予商標之事由。因為上述的理事會商標指令中，並不允許各會員國新增其他的拒絕註冊商標之事由[27]。

因此，若各會員國在商標申請程序中加入此一要求，要求商標權人繳交已使用或將使用於指定商品服務類別之陳述書，雖然未繳交者不得拒絕其註冊；但將來在後續訴訟或其他程序中，可以構成證明其具有潛在惡意的證據之一[28]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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