259期
2020 年 04 月 29 日
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東協商標實質性審查之通用指引
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

東南亞國家協會(ASEAN)1995年12月於泰國曼谷成立了「東協之智慧財產權合作之架構協議」(ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation),而在該架構協議下,成立了「東協智慧財產權合作之工作小組」(ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation ,簡稱AWGIPC)。


圖片來源:pixabay

東協智財局的共同商標審查指引計畫

為了加速促進東協的經濟整合,東協智慧財產權合作之工作小組 2004年想要打造未來成立東協經濟共同體藍圖,因而分別制訂了2004-2010年行動計畫、2010-2015年行動計畫,乃至現行的2016-2020年行動計畫。

在2010-2015年行動計畫中的一個項目,想要減少在東協各國申請商標的困難,因此,為了促進各國申請商標的一致標準,希望提出一個商標實質性審查的通用指引(common guideline for the substantive examination of trademarks)。

這個計畫屬於東協與歐盟2009年展開合作的歐盟—東協智慧財產權保護計畫(EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights, 簡稱ECAP III)之下。該計畫主要由歐盟智財局執行,因為歐盟智財局具有統一歐盟各國智財法律規定的經驗,故由歐盟智財局主導,先研究東協各會員國的商標法及商標法的審查基準或手冊,提出了一個共通的架構初稿,再邀請東協各智財局官員對初稿提出意見並進行修正,最後於2014年,正式通過了這份「東協商標實質性審查之通用指引」,已於2017年正式出版(以下簡稱審查通用指引)[1]

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圖片來源

以歐盟審查指引架構為基礎

審查通用指引的說明提到,其整個架構,是以歐盟智慧財產局的前身「歐盟內部市場調和局 (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)」,於2014年出版的「對共同體商標審查之指引」(European Community Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market on Community Trade Marks-2014)為基礎。

這個東協商標實質性審查之通用指引,為了要調和10個東協國家不同的商標法的體系,原則上是以歐盟商標審查指引的體系,大致區分為「絕對拒絕商標註冊事由」(absolute Grounds for Refusal of Registration)以及「相對拒絕商標註冊事由」(relative grounds for Refusals of Registration)的架構。部分解說內容,大多是先以歐盟商標審查指引的基本介紹內容為說明,後面再輔以一些東協國家商標審查手冊中的具體案例作為例子。

其在介紹時也先指出,因為東協十個國家的商標法尚未完全統整,所以在某些時候,並不是每個國家得註冊商標的客體及拒絕註冊事由都完全一樣。因此這個審查通用指引只是供東協國家審查時參考用,希望東協國家就其商標法相同的部分,可以盡量採用一致的審查標準。但倘若部分商標法規定有所不同,則只有具相關規定的國家,才需要參考這份指引[2]

東協商標審查通用指引架構

其整體架構上可分為二大部分,第一部分屬於商標絕對拒絕註冊事由;第貳部分屬於商標相對拒絕註冊事由(詳見表一)。

表一、東協商標審查通用指引架構

第壹部分:商標絕對拒絕註冊事由

第貳部分:商標相對拒絕註冊事由

1.商標保護客體
2.識別性
3欺騙性標誌
4.國家和政府標誌、徽章和其他象徵
5.公共秩序、公共政策、道德
6.集體商標和證明標章

1.一般考量
2.在先已註冊商標
3.著名標誌
4.在先未註冊商標
5.在先地理標示
6.在先商號名稱或其他事業名稱
7.其他在先智慧財產權
8.個人名稱、肖像
9.其他社群團體的名稱和象徵
10.在註冊時具有惡意

資料來源:東協商標審查通用指引

由於整份指引實質內容多達230頁,無法一一介紹。但筆者將之對照臺灣商標審查實務基準,挑選部分臺灣比較沒有的部分加以介紹。

商標保護客體:明確提出位置商標的概念

臺灣商標法雖然承認各種新型態商標,有提到顏色商標、形狀商標,但沒有明確的提到位置商標(position marks)。在臺灣的「非傳統商標審查基準」的「10 其他非傳統商標」,介紹了位置商標的概念,但標題並沒有直接使用「位置商標」的用語。

從東協審查通用指引中,就商標類型明確列出了「位置商標」這種獨立態樣,並主要引用歐盟法院處理過的案例說明。這樣的舉例說明,某程度是想提供東協國家未來在審查各種新型態商標時,可以認識到有這種「位置商標」的存在。除了歐洲法院的案例,也引用了菲律賓所提供的愛迪達的位置商標為例子[3]

圖一、愛迪達在菲律賓註冊的位置商標

圖片來源:東協商標審查通用指引

地名作為商標之審查標準

臺灣商標審查基準中,雖然有關於地名使用的問題,但並沒有說的很詳細。在東協商標通用指引中說明,如果是將地名的使用,會讓一般消費者對相關產品或服務,連結到認為是該產品或服務的產地,原則上就不准予註冊[4]

但其說明,倘若將地名使用到產品或服務上,對一般消費者而言,不會認為是聯想到產品或服務的產地,就不會認為是對地名的描述,而可能被消費者認為是一種創造性商標(fanciful)、任意性商標(Arbitrary)或暗示性商標(Suggestive)[5]。舉例來說,許多車商會用地名作為車款名稱,例如用Tucson作為車款的商標(這是菲律賓商標手冊中的例子),對國內的消費者認知來說,可能就會被認為創造性商標或任意性商標[6]

其提到一個特殊的觀念,是「未來可能會產生地理聯想」(likely future geographical association)。也就是說,當用一個國外地名註冊某一個商品,這個地名,對現在國內的消費者很陌生,也許現在可以當成是一個獨創性商標或任意性商標。但是,他人可以提出反對,認為那個外國地名,基於未來雙方貿易關係發展的可能下,將來國內消費者可能會熟悉這個地名,進而可能會將該地名與該產品產生某些聯想。那麼,現在最好就不要准予註冊,以避免未來產生爭議[7]

例如,衣索比亞盛產咖啡,現在有人用衣索比亞某一個城市的名字,在國內申請商標指定用於咖啡相關產品;雖然現在一般消費者沒聽過這個地名,但若有證據顯示,未來雙方貿易發展下,慢慢國人會知道這個地名,並知道該地也有產咖啡,就會將該商標看做是一種描述性商標[8]

另外,該指引也提到,如果確實是用某地名作為產地來源或連結,原則上雖然不准予註冊,但在例外情況也可以允許註冊。舉例來說,各國的航空公司,包括泰國航空、馬航、日航、韓航等,都是以國籍為公司名稱並聲請商標,其就是將國籍名稱,作為其服務的產地來源。根據各國商標法,若由產地作為構成商標主要內容應該不准予註冊。但是這種情況,審查官可以詢問政府有關單位,取得其同意後,仍可以准予註冊[9]

混淆誤認判斷因素

東協商標審查指引對於所申請商標與在先已註冊商標,構成混淆誤認時,為相對不得註冊事由。對於其混淆誤認的判斷因素,大致有下述判斷因素[10]

      2.2.2商標圖樣是否相同或近似
      2.2.3.產品服務類別是否相同或類似
      2.2.4 相關公眾或相關領域消費者
      2.2.5其他混淆誤認判斷有關之因素
            2.2.5.1 商標是否為家族或系列商標
            2.2.5.2 相衝突之商標是否已經同時存在於市場中
            2.2.5.3 相同或近似商標之前的決定
      2.2.6 所有混淆誤認因素的綜合評估

若與臺灣的「『混淆誤認之虞』審查基準」相比,有所不同的地方在於,東協商標審查指引並沒有提到「5.4 先權利人多角化經營之情形」以及「5.7 系爭商標之註冊申請是否善意」。東協商標審查指引,是將是否為善意惡意的問題,獨立放在「10.申請時是否為惡意」這一章[11],並提到部分東協國家商標法規中確實有這項考量因素。但主要撰寫用商標審查通用指引的歐盟智財局,在自己的歐盟商標審查指引中,也不把「申請時是否為惡意」當成是混淆誤認之虞的判斷因素之一。歐盟商標法規中,確實有一個申請時具有惡意可撤銷商標的規定,但這是一個獨立規定[12],並非混淆誤認之虞判斷的因素之一。

另外,對商標圖樣相近似說明中,一樣包括外觀近似、讀音近似、觀念近似。但比較特別的是,其提到,如果是外文商標,由於國內一般消費者可能並不認識該外文之意義,或者不會發音,故在判斷上,只能採取外觀近似的判斷,而無法用讀音近似與觀念近似作為判斷方式[13]

與在先地理名稱相同或近似

由於東協部分國家都有另外承認地理標示(geographical indication)的法規,因而所申請商標,若與在先的地理標示構成相同或近似,也是一種相對不得註冊事由。

其說明中指出,地理標示與一般商標不同點在於,地理標示保護範圍只集中在其保護的商品類型。所以在混淆誤認判斷之虞時,對於相同或類似的商品就必須限縮。所申請商標指定使用的商品,必須與地理標示指定的商品完全相同,或者高度相關的商品,才會不准予註冊。不過,當地理標示屬於著名的地理標示時,就不受上述限制,對於混淆誤認之虞的認定就可以放寬[14]

侵害在先智慧財產權

針對所申請商標侵害在先智慧財產權,審查指引只針對二種智慧財產權,一類是設計保護,一類是著作權。比較特別的是,在可能侵害的著作權類型中,書名、劇名、電影名稱等,若符合某些國家的著作權保護要件,也可能會受到著作權保護。所以,如果將他人著作之名稱,拿來申請商標,倘若該著作名稱可受著作權法保護時,也可能構成拒絕商標註冊之事由[15]

使用其他社群團體的名稱和象徵

最後,有一種類型也很特別,就是用到特殊社群(community)的名稱或象徵。所謂的社群,主要就是各種原住民族。由於東協國家中有非常多的原住民族,且也都很重視原住民族的文化表達保護。因此,若將某個原住民族的名稱或象徵圖案,拿去申請商標,也可能會被作為拒絕註冊之事由[16]

但在這份審查指引中,並沒有具體指出,哪些東協國家的商標法中有這類明確的拒絕註冊事由。但部分國家可能會以「公序良俗條款」,作為拒絕註冊之依據[17]

關於此點,臺灣智財局類似地,於2017年公布了「涉及原住民文化表達之商標審查原則」,說明若以原住民的名稱、用語或圖案申請商標,可能會被拒絕註冊的各種情形。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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