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歐盟2008/95商標指令第12條(1)和歐盟207/2009商標規章第51條(1)(a)規定：「下列情況，商標應與廢止，如果在連續不中斷的五年，商標並沒有在共同體內使用於所註冊之商品或服務，且沒有其他不使用之正當理由；...[1]」

歐盟商標規章第55條(1)規定「廢止或無效之效果」，其規定：「歐盟商標在被申請廢止或提出反訴之日之前，應該被視為，並沒有該商標權被廢止所產生的效果。不過，法院可以在判決中，根據當事人之要求，明訂廢止事由發生之日（比申請廢止或反訴主張廢止日更早之日），作為廢止效果發生之日。[2]」

Cooper International Spirits and Others案事實

歐洲法院第五法庭在2020年3月做出Cooper International Spirits and Others判決[3]，認為商標被廢止之前的侵害行為，仍可控告商標侵權。

原告BUOB Laurent先生（在判決中簡稱AR，以下簡稱AR先生）在法國販售酒類商品。2005年12月，其在法國智慧財產局註冊了一個「SAINT GERMAIN」商標，指定使用於尼斯公約第30類、32類、33類之商品，包括酒類飲料（除了啤酒）、蘋果酒，消化液，葡萄酒和烈酒，以及酒精提取物和香精[4]。

2012年6月，原告得知，被告Cooper International Spirits公司，銷售一款由St Dalfour和Établissements Gabriel Boudier製造的烈酒，以「St-Germain」為名進行銷售。因而，原告在法國巴黎地方法院對這三名被告提起商標侵權訴訟[5]。

訴訟進行期間，另一個法國楠泰爾地方法院的2013年2月的判決，判決「SAINT GERMAIN」這個商標因為五年未使用而被廢止，廢止生效日從2011年5月開始起算。該判決在2014年2月被上訴法院支持而確定[6]。

既然商標都被廢止了，在巴黎地方法院的侵權訴訟，是否仍要進行？AR先生主張，其控告被告的侵權活動，是在2009年6月到2011年5月之間，也就是是在系爭商標廢止生效日之前的侵權[7]。

2015年1月，巴黎地方法院判決，由於系爭商標在2005年申請後都一直沒有使用，故判決被告不構成侵權。該判決在2016年9月也獲得巴黎上訴法院支持[8]。

巴黎上訴法院認為，所謂的商標侵害，包括影響商標的「指示來源功能」，商標法賦予獨占使用商標的權力，或者對商標形象的投資等...等等。但因為原告從來沒都有使用過自己的商標，則被告沒有造成原告上述這幾種傷害[9]。

但原告主張，上訴法院之所以敗他敗訴，是因為他申請商標之後超過五年都沒有使用，但是，不論歐盟法或法國的智慧財產權法（Intellectual Property Code）都沒有規定，商標權人在取得商標後的法律保護，必須一定要開始使用，才會獲得保護。而且，其主張所謂的商標混淆誤認，可以抽象的以註冊商標圖案進行判斷，不必以實際使用商標進行判斷[10]。

2016年歐洲法院在Länsförsäkringar案[11]中，曾經判決，根據歐盟207/2009商標規章第15條(1)和第51條(1)(a)的用意，是賦予商標權人一段優惠期，亦即有五年優惠期可以開始使用其商標，在這段優惠期中，商標權人在向他人主張商標侵權時，不需要證明有真正的使用。亦即，在做侵權判斷時，商標權人可以直接根據指定使用於商品服務上的商標圖案，作為是否混淆誤認的判斷基礎，而不需要根據商標權人實際使用的商標來做判斷[12]。

歐洲法院指出，在2016年的 Länsförsäkringar案中，確實認為，在申請之後有五年的優惠期，就算沒有真正使用商標，也可以用註冊之商標圖案主張侵權；但同時，該案也指出，若在五年優惠期過後，對他人主張侵權，則在判斷是否有混淆誤認侵權時，就要考量到，商標權人並沒有真的使用商標此一事實[13]。

歐洲法院指出，根據歐盟商標指令2008/95之前言第6段指出：「會員國有權決定商標被廢止或無效的效力」，包括會員國可以決定商標廢止的生效日。二，根據同指令第11條(3)規定：「...在訴訟中有人提出反訴主張商標應撤銷時，會員國可以規定，如果確實符合第12條（1）之商標撤銷要件，該商標在侵權訴訟中不能在被主張。[14]」

因此，法國智慧財產權法第L714-5條(6)，做了下述規定：「...廢止生效日，應該於本條第1項所定的五年到期之日。廢止有絕對之效力。[15]」而法國並沒有根據前述指令第11條(3)，明確規定到底在訴訟中商標被廢止時，能否主張被廢止前的侵權？

故歐洲法院認為，在解釋上，根據法國商標法，即便商標因五年未行使而被廢止，仍有可能控告在這五年之間的侵害行為[16]。

雖然可以主張商標侵權，但是在計算損害賠償時，則要考量2004/47智慧財產權施行指令第13條(1)，亦即損害賠償必須與商標權人真正受到的損害相當[17]。歐洲法院指出，商標從來沒有使用，未必就一定沒有損害，但是在考量商標權人實際所受損害時，商標權人從未使用仍然是一個重要考量因素[18]。

臺灣在商標侵權訴訟中，可以抗辯被告的商標有廢止事由而主張廢止，似乎意味著就不得主張侵權。但有問題的是，臺灣商標法並沒有明確規定，若商標具有廢止事由，到底廢止的生效日是哪一天？由於商標法沒有規定，回到行政程序法第125條規定：「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力。」通常是指智慧財產局做成廢止決定之日。

但是在商標侵權訴訟被告提出廢止抗辯，則法院認為廢止生效日到底是哪一天？是指三年未使用期滿之日？還是法院判決之日？而原來的侵權行為若發生在三年屆滿日前，商標權人是否還是可以主張侵權？針對這一點，臺灣過去似乎並沒有處理過相關案件。

Directive 2008/95, Article 12(1) (“1. A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous period of five years, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use....”).
Council Regulation (EC) No 207/2009, article 55(1) (“1. The [European Union] trade mark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation or of the counterclaim, the effects specified in this Regulation, to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation occurred, may be fixed in the decision at the request of one of the parties.”).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others (ECLI:EU:C:2020:241).
Id. para 17.
Id. para 18.
Id. para 19.
Id. para 20.
Id. paras 21-22.
Id. para 24.
Id. para 26.
Länsförsäkringar (C‑654/15, EU:C:2016:998).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others, para 32.
Id. para 40.
Directive 2008/95, Article 11(3) (“3. Without prejudice to the application of Article 12, where a counter-claim for revocation is made, any Member State may provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established as a result of a plea that the trade mark could be revoked pursuant to Article 12(1).”).
French Intellectual Property Code, Article L 714‑5(“Revocation shall take effect as of the date of expiry of the five-year period laid down in the first paragraph of this Article. It shall have absolute effect.”).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others, para 45.
Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights , Article 13(1)(“1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the rightholder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him/her as a result of the infringement.”).
C-622/18 - Cooper International Spirits and Others, para 47.