269期
2020 年 09 月 23 日
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從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令:背景事實與管轄權認定
許慈真/北美智權報 專欄作家

在美國,欲聲請暫時禁制令(preliminary injunction)的當事人必須證明符合4項要件,本文以2020年7月16日Scrum一案裁決為例,詳述法院如何判斷暫時禁制令涉及之各項證據;礙於篇幅緣故,本篇先說明背景事實以及管轄權認定問題,要件部分則留待後篇處理。此外,本案耐人尋味之處在於兩造事業的淵源與關聯性,如何各立門戶經營且不踩踏侵權紅線,值得省思。

「Scrum」一詞意指「用以落實敏捷價值觀及原則之架構」,工作團隊可藉此快速有效地交付產品及服務,屬於敏捷(agile)軟體開發的方法學之一。Ken Schwaber與Jeff Sutherland整合先前文獻論述,於1995年聯合發表論文並首度提出Scrum開發方法,兩人隨後於2001年與其他15名軟體開發者共同發布「敏捷軟體開發宣言」。

2002年,Schwaber與人共同成立非營利組織Scrum Alliance,並且制定Certified Scrum認證系列,只不過,Schwaber於2009年下半年離開Scrum Alliance,另成立Scrum.org後推出Professional Scrum認證系列。2009年,Schwaber與Sutherland合作撰寫《The Scrum Guide》[1],根據該指南,Scrum團隊包括三種角色,亦即Product Owner(產品負責人)、Scrum Master及Development Team(開發團隊)。Schwaber則於2006年成立Scrum Inc.,目前提供Licensed Scrum認證系列;於2018年推出Scrum@Scale架構[2],並展開與Scrum Alliance的合作夥伴關係。

本案概述

原告Scrum Alliance, Inc.與被告Scrum, Inc.同為提供Scrum架構培訓及認證的廠商。原告認證計畫擁有3項核心商標(如下表所示)且均已取得「不可對抗」(15 U.S. Code § 1065)之地位,迄今大約已認證上百萬實務人士。至於被告,則於2019年下半年推出全新Scrum認證計畫,惟原告指稱該認證計畫名稱實質上與原告相同(如下表所示),並且皆內含培訓課程以及提供證書(該證書亦與原告幾無區別)。

原告認為被告係刻意選用系爭侵權標識,有意混淆消費者並竊用原告商標之聲譽及價值,故於2020年3月18日提起訴訟,指控被告違反蘭哈姆法多項規定(包括聯邦商標侵權、服務標章侵權、不實從屬關係、不實廣告及不正競爭)以及德州商標保護與不正競爭相關規範,並針對Jeff Sutherland與JJ Sutherland個人主張違約損害賠償[3],同時根據其商標/服務標章侵權主張,聲請暫時禁制令。

原告Scrum Alliance, Inc.商標

被告Scrum, Inc.標識(即系爭侵權標識)

CERTIFIED SCRUMMASTER
(Reg. No. 3,738,535)

LICENSED SCRUM MASTER

CERTIFIED SCRUM TRAINER
(Reg. No. 3,510,571)

LICENSED SCRUM TRAINER

CERTIFIED SCRUM PRODUCT OWNER
(Reg. No. 3,545,767)

LICENSED SCRUM PRODUCT OWNER

法院指出,原告若想取得暫時禁制令,必須證明符合四大要件:

  • 勝訴之實質可能性
  • 若不核發禁制令,原告極可能蒙受無法彌補之傷害
  • 可能致生之傷害大過於被告因禁制令所受之損害(亦即,法院需權衡兩造受害輕重(balance of hardships))
  • 禁制令不會危及公共利益

鑑於原告成功證明所有要件,法院最終裁定准予暫時禁制令,禁止被告及其代理人、僱員、員工、繼任人、受讓人、具利害關係之相關人等於訴訟審理期間,以任何方式或在任何商業情境之下直接或間接使用原告商標系爭侵權標識

聲請暫時禁制令之管轄權問題

1. 對人管轄權之標準

德州長臂法(long-arm statute)規定,在合乎憲法規定之正當程序下得授予管轄權,因此,本案法院必須確認對人管轄權是否符合憲法保障要求。根據「正當程序條款」,若能證明不具居民身分的被告與法庭地有最低限度聯繫(minimum contact),法院便可行使對人管轄權且不致使訴訟違反公平及實質正義(fair play and substantial justice)之傳統概念。

本案原告聲稱法院對被告有特定(對人)管轄權,前提是,原告主張之訴因必須源自被告與法庭地的關聯所致。為行使此項管轄權,法院必須確定:

  1. 被告是否故意將營業活動帶入德州,或利用其在該地從事營業活動的特權。
  2. 原告主張之訴因是否源於被告與法庭的聯繫(forum-related contact)。
  3. 法院行使對人管轄權是否合乎公平且合理。

被告若是與其他州居民建立持續往來關係並負有義務,其行為後果自當受該州法律規範及制裁;然而,被告與法庭地的最低限度聯繫不能僅止於隨機、偶然、關係薄弱、或出自他人或第三人單方面行為。假使原告能證實上述前兩項條件,舉證責任便移轉至被告,由其證明行使對人管轄權係不公平或不合理,此時,法院需審查五項因素:(a)非居民被告的負擔(burden);(b)法庭地的利益;(c)原告獲得救濟的利益;(d)州際司法系統在有效司法行政方面的利益;(e)數個州為促進基本社會政策的共同利益。

2. 針對被告之對人管轄權

被告辯稱,法院對其並無對人管轄權,因為其營業活動與德州毫無關聯;其在德州舉辦的培訓課程與原告聲稱之不法行為並無連結(nexus),故法院無權行使特定管轄權;以及法院行使對人管轄權有違公平及實質正義。惟法院不予採信,表示上述三項條件均已滿足(分析如後),認定原告充分證明當商標侵權案件進行實質審理時,其擁有成功主張對人管轄權的合理概率(probability)。

(1) 最低限度聯繫
根據證詞,被告於過去一兩年間,至少在德州舉辦過5次大型企業的面對面培訓,歷時數個月之久,大半時間均派駐員工至當地,被告也與受訓企業互有電話、電子郵件或文件傳遞上的聯絡,顯見被告有意開發法庭地的市場,自然無法迴避因該商業決定所生之責任。法院特別指出,無論是被告親自或透過代理人、商品、電子郵件等途徑進入特定州,均視同建立相關聯繫。

被告雖辯稱,原告早在2017年便得知其舉辦私人Licensed Scrum課程卻未加以制止,而且原告當時不認為此類課程侵權,故無法以此為由主張特定管轄權;但法院表示,對人管轄權係由被告、法庭與訴訟三者關係所確認,被告並未解釋為何分析對人管轄權必須考量原告「如何看待被告作為」此一單方面行為。被告既然目標德州市場,多次派遣員工進入德州並且自與德州的聯繫中獲利,確實已符合最低限度聯繫。

(2) 法庭聯繫與原告商標侵權主張之連結
鑑於原告僅以其商標侵權主張聲請禁制令,法院在此只需判斷原告是否充分證明,其擁有成功主張「商標侵權係源自被告與德州之聯繫」的合理概率。根據證詞,被告不僅在德州為大型企業提供長達數個月的培訓課程並核發證書(即Licensed Scrum Certificate),JJ Sutherland更曾代表被告,以私人身分在德州講授「Certified Scrum Master」課程(即使用原告商標之原告課程),該兩者行為皆是侵害原告商標,可能導致相關消費者就兩造標識之來源、從屬關係或贊助關係產生混淆誤認,也因此建立法庭聯繫。

法院指出,被告此處提出的抗辯與前一條件(最低限度聯繫)大致相同,僅是重申「原告當時不認為德州的私人課程構成侵權」以及「原告不認為構成侵權的課程並非確立特定管轄權之充分聯繫」兩點,但法院始終無法理解其論述邏輯,亦即「原告明知此類課程」究竟與管轄權認定有何關聯,因而認定原告已充分證明此條件。

(3) 公平及實質正義
被告提出四點理由,表示縱使法院有權行使對人管轄權,仍然有違公平及實質正義:(a)麻州才是被告營業活動的中心;(b)在德州進行訴訟將使被告承受不當負擔且耗費過大;(c)德州與本案爭議欠缺或鮮少有利益關聯;(d)在科羅拉多州或麻州解決爭議將更有效率。惟法院認為,在證實最低限度聯繫後,行使對人管轄權有失公平的情況實屬罕見,而本案並非該罕見情況。

被告雖試圖援引Bearry v. Beech Aircraft Corp., 818 F.2d 370 (5th Cir. 1987)一案支持其主張,然而,在Bearry案,被告實際上未於德州經營業務,當然不適用德州的一般管轄權;法院亦指出,倘若原告能證明被告持續在德州從事商業活動,被告便負有實質(real)舉證責任(惟該責任之嚴格程度不足以否認特定管轄權)。

本案情形顯然與該案並不相同:首先,本案涉及的是特定管轄權而非一般管轄權;再者,本案爭議與德州確實有密切的利益關聯,被告不僅耗費大量時間為德州大型企業提供認證相關服務,也因法庭聯繫而賺取龐大收益,是以,被告若在德州發生商標侵權情事,德州及其居民當然與該爭議有利益關聯。綜上所述,法院判定被告並未成功證明「行使對人管轄權不合乎公平及實質正義」。

小結

儘管本案被告的營業根據地設於麻州劍橋市,但從其創始人Jeff Sutherland與原告之淵源[4]及後續的營業活動軌跡,皆難以否認德州法院行使對人管轄權的公平性與合理性。不過,更為關鍵的爭議是,原告能否成功證明暫時禁制令之四大要件,此事對於被告短期內能否再以系爭侵權標識提供培訓及認證,影響相當重大。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 許慈真
學歷: 輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程
輔仁大學法律學系博士
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
專長: 智慧財產權、法律翻譯

 

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