北美智權股份有限公司

本案[1]原告New Balance Athletics, Inc.為製造及銷售運動服飾與鞋類的全球知名公司，成立於1906年，並自1974年起在商業上使用「N」標誌。被告則是Shy Fu Pao於2012年依據德拉瓦州法設立之公司Little Pres. LLC.，嗣後於2014年更名為USA New Bunren International Co. Limited LLC。

本案系爭商標為被告於2014年至2016年間註冊的多項標誌（如下表所示），皆是經設計之「N」字母內含飛鳥圖像。被告聲稱，該等標誌均為提供貨源之Qierte Corporation Ltd.（後稱「Qierte」）在中國獲准註冊的商標，而設計構想則源自於早先之標誌「Naiyao」。不過，被告並未表明Naiyao究竟是公司或商品，也未解釋Qierte與Naiyao有何種關聯，故原告對被告此番說詞抱持懷疑。

原告於2017年控訴被告違反蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）第1114(1)條聯邦商標侵權、第1125(a)條不實來源標示、第1125(c)條商標淡化、德拉瓦州法之商標淡化（6 Del. C. § 3313）與欺瞞性交易行為（6 Del. C. § 2532）以及德拉瓦州普通法之商標侵權與不正競爭行為[2]。

被告引述第1127條「商業上（in commerce）使用」之定義[3]，主張其行為並非第1114條及第1125條適用範圍。根據調查，Qierte為銷售被告商品，曾於2015年至2018年間經營網站http://www.new-bunren.com，該網站未提供任何價格資訊或購買說明，僅提供「聯繫我們」的相關表單以及阿拉巴馬州（Shy Fu Pao所在地）的聯絡電話。儘管被告表示未將商品運送至美國的實體商店或在實體商店銷售，但確實可能透過網站銷售商品並出貨給消費者。

針對該如何解釋「商業上使用」，法院表示，聯邦第三巡迴上訴法院[4]尚未對此提出看法，但已有不少法院指出「商業上使用」是標誌受保護或註冊之要件，而非證明侵權之要件。尤其是，第1127條定義之「商業上使用」與第1114條及第1125條的違法行為態樣不一致，前者必須是商品「已銷售或運輸」，但後兩者僅需「要約銷售」或「廣告」商品便可能產生民事責任，即使未曾銷售或運輸商品亦同；再者，第1127條但書表明必須是「上下文明顯為相反規定」方能排除該條適用，這正是第1114條及第1125條規定之情形，因此，法院判斷是否侵權時，自然不必適用第1127條之「商業上使用」定義。

換言之，只要被告有廣告或促銷行為（例如：架設網站http://www.new-bunren.com宣傳）即可能構成商標侵權，是否實際販售侵權商品並非重要；其次，該廣告或促銷行為不必包含價格資訊或購買說明，舉凡廣告招牌、雜誌平面廣告、在電影中陳設商品、名人穿著贊助服飾等均屬之。更何況，Qierte架設的網站不但提供聯繫方式，也以商業性陳述推銷被告商品，故法院認定，被告行為確實符合第1114條及第1125條之「商業上使用」。

在本案，法院參酌Lapp案[5]的10項考量因素，惟兩造爭執重點不包括「(4)被告使用標誌期間並無實際混淆之證據」、「(9)消費者是否因商品功能相似而有所聯想」與「(10)導致消費者認為原告將拓展業務至被告市場或在該市場生產商品的事證」，故法院僅討論其餘因素並判斷如下：

根據下列圖示，兩造的「N」標誌確實高度近似。儘管被告爭執系爭商標是傾斜「N」字母內含飛鳥圖像，但法院指出，只要兩者標誌整體上之相似程度可能產生混淆誤認便已足，毋須要求一模一樣；況且，從實際商品觀察，被告的飛鳥圖像極不顯眼，在消費者眼中留下的整體印象仍與原告「N」標誌相同。

鑑於原告商標屬於任意性標誌，而且每年投注大量資金廣告（平均為7500萬美元）並締造可觀的銷售成績（約達34億美元），足見其商標具備極大強度。

法院指出，過往判決一再表示，運動服飾及鞋類屬於經常採購的日常用品，消費者購買時不需要較高的注意程度。

被告約莫是在2005年至2010年間首次注意到原告商標，顯然早於其註冊「N」標誌之時點，而被告也未曾搜尋或考量其他替代標誌，便直接採用Qierte在中國成功註冊（但嗣後遭認定侵權）的商標。然而，從紀錄上無法得知Qierte提供系爭商標時是否已遭原告質疑侵權，也不清楚被告何時得知原告質疑Qierte商標侵權，因此，原告採用系爭商標可能是出自無辜、也可能是故意無視侵權，導致本項因素無法作為構成混淆誤認之虞的判斷依據。不過，法院表示，該結果對原告主張影響不大，因為侵權行為人的意圖並非違反蘭哈姆法之前提要件。

法院表示，被告公司代表Shy Fu Pao在作證時，無法從並排照片指認出任一者附有「N」標誌的運動鞋是屬於原告或被告，明顯產生混淆。當然，這僅是單一個案，相較於眾多消費者產生混淆之情形而言，在證據上相對薄弱。但法院也指出，原告僅需證明混淆誤認之虞，即使只有單一實際混淆事例仍屬重要；更何況，蘭哈姆法所關心的混淆誤認並不侷限於購買者（也包括經紀商與分銷商），故本項因素仍可說是傾向認定構成混淆誤認之虞。

(7)是否透過相同銷售管道及媒體行銷廣告；(8)銷售目標之重疊程度

兩造皆是以一般大眾作為銷售目標，銷售管道與廣告形式也多有重疊，包括透過網路行銷（被告雖未利用Amazon、Zappos、Backcountry等網站，但與原告同樣在Taobao.com網站銷售）。

總言之，前述(1)、(2)、(3)、(7)及(8)項因素均明顯可作為混淆誤認之虞的判斷依據，且無任何因素得出相反結論，故法院認定被告違反第1114(1)條及第1125(a)條規定。

商標淡化方面，法院參酌Times Mirror案[6]的4項考量因素，包括：(1)原告商標達著名程度；(2)被告在州際交易活動中使用系爭商標；(3)被告使用行為晚於原告商標成為著名之時點；(4)被告使用行為弱化原告商標指示來源及與他人商品或服務相區別之能力。根據前述「商業上使用」處之討論，可確認被告從事州際交易活動，故法院僅需判斷下列3項因素：

根據第1125(c)(2)(A)(i)至(iv)條，認定著名之考量因素包括：(1)商標廣告宣傳之期間、範圍與地理區域；(2)以該商標銷售商品或服務之數量、規模與地理範疇；(3)商標之實際辨識度；以及(4)商標是否註冊。

根據調查，原告使用「N」標誌已超過45年之久，所有「N」標誌均已註冊為聯邦商標且無可爭辯（incontestable）。以本案起訴之前5年為例，原告每年平均花費7500萬美元在世界各地的平面媒體、電視、網路、社群媒體與銷售點廣告行銷，同時期的全球收益高達200億美元。再者，原告商標具有極高辨識度，與adidas Group、Asics、Nike及Sketchers USA同為美國運動鞋類市場的五大領導品牌，經常贊助名人、運動員及運動團隊。顯然，原告商標完全符合前述條件而達著名程度。

原告係於1974年首次在鞋類及服飾商品使用「N」標誌，而且相關事證顯示，被告於2014年使用其「N」標誌時，原告商標已達著名程度。

根據第1125(c)(2)(B)(i)至(vi)條，判斷淡化之虞的考量因素有6項，按前述混淆誤認之虞與商標著名的判斷結果，(1)兩者標誌之相似程度；(2)著名商標之先天或後天識別性高低；(4)著名商標之辨識度等因素已獲得證明，法院僅就下列3項因素進一步討論：

商標權人是否為實質上排他使用（substantially exclusive use），得從「聯邦商標註冊」與「努力遏止未經授權使用」兩者加以證明。而原告確實也積極發出警告函、提起訴訟，並向商標審理暨上訴委員會（TTAB）提出異議及聲請撤銷侵權商標，以制止未經授權的使用行為。

法院認為，下列行為皆可視為被告有意與原告商標建立關聯，包括：

原告並未提交相關證據。法院表示，為確認有無實際關聯，雖可透過問卷調查加以證明，但法律並未要求原告證明有淡化之虞時，必須出具專家證詞或問卷調查結果。

總言之，前述6項因素中有5項可作為淡化之虞的判斷依據，故法院認定被告違反第1125(c)規定。

如何解釋「商業上使用」是本案一大重點，預料聯邦第三巡迴上訴法院將會抱持相同看法。另外，從認定商標淡化時「毋須證明混淆誤認之虞」此點觀察，美國法院似已接受相同／近似之商品或服務可能同時發生混淆誤認與淡化，這點頗值得注意。我國法院目前就此點仍有不同看法（請參照北美智權報第258期）。

曾經引發多年熱議的「N」標誌爭奪戰，雖從表面上看來應可輕鬆決斷，但要透過訴訟程序成功主張權利卻並非易事。此點在跨國商標布局上不可不慎。

New Balance Athletics, Inc. v. USA New Bunren Int'l Co., 424 F. Supp. 3d 334 (D. Del. 2019).
本篇略不討論涉及德拉瓦州制定法與普通法之權利主張。
15 U. S. C. §1127, “The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—
(1) on goods when—
(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and
(B) the goods are sold or transported in commerce, and
(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services. ”
其管轄範圍涵蓋德拉瓦州、紐澤西州、賓夕法尼亞州及維京群島等地法院。
Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460, 463 (3d Cir. 1983).
Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 163 (3d Cir. 2000).