280期
2021 年 03 月 10 日
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智財法院怎麼看:是商標戲謔仿作還是侵權?
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2020年初,智慧財產法院二審LV控告韓商樂金公司行銷「My Other Bag」構成之商標權及著作權侵權案件,翻轉了一審的無罪判決,足見台灣實務在商標及著作的戲謔仿作適用上,有極大的見解歧異。針對「戲謔仿作」此一新穎議題,要如何能主張合理使用,避免構成侵權行為呢?

圖一、台灣商標協會舉辦大師講堂,邀請成大法律系副教授許曉芬主講「商標戲謔仿作」。

台灣商標協會/提供

商標法上之戲謔仿作

成大法律系副教授許曉芬指出,「戲謔仿作」(Parody)源自於希臘文,意指利用刻意誇大方式模仿、重塑另外一個作品,達到幽默的效果,具有嘲諷意味。從2010年起,台灣陸續發生幾起「商標戲謔仿作」侵權爭議案,「嬌蕉包」是最著名的第一案,有業者將愛馬仕的柏金包外觀轉印到帆布包上,更將愛馬仕著名商標中的馬車置換成香蕉,HERMES文字置換成BANANE。雖然業者強調這不是拷貝,是以幽默戲謔方式詮釋經典,但愛馬仕公司還是提起告訴,本案最終以和解收場。

而2014年曾發生的「流淚香奈兒」[1]案件,也是討論戲謔仿作爭點的代表。該案被告將香奈兒的著名雙C商標做成溶化狀使用在包包上,號稱主打萬聖節風,被告主張是以詼諧方式戲謔品牌,並非仿冒。本案一審士林地方法院認為無混淆誤認之虞,故判被告無罪,但到了二審則改判有罪。智財法院在判決中指出,學理上所謂「商標之戲謔仿作」,是基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重,而對商標權予以合理之限制,然商標法本為保護商標權及消費者利益,商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益,如欲允許「商標之戲謔仿作」,模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性,並同時傳達二對比矛盾的訊息,還要加上「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量。

商標戲謔仿作是否可為商標權限制例外?反對的見解認為,立法者未明定商標戲謔仿作是否為例外;而著作權法與商標法的本質不同,不能一併而論。商標戲謔仿作往往隱藏著搭便車之意圖,是否侵權應按照一般商標或著名商標判斷,無須立法將戲謔仿作排除。另一方面,認同商標戲謔仿作的見解認為,商標戲謔仿作是基於表達自由,在不影響原商標辨識商品服務功能的前提下,應允許商標戲謔仿作;但並非將著作權之例外直接適用於商標法,兩者要件也不相同。

台灣智財法院怎麼看商標戲謔仿作?

LV公司針對Monogram Multicolor 設計之彩色外觀,在台灣取得多件註冊商標,但在2016年時,樂金公司販售近似於LV商標的氣墊粉餅、帆布袋及手拿鏡,被LV公司提起告訴。本案經智慧財產法院第一審審理時,認定構成「商標之戲謔仿作」;著作權方面也構成合理使用,未侵害原作之著作權。LV公司不服上訴至第二審[2]後出現反轉,智慧財產法院第二審審理認為,樂金公司之行為非屬戲謔仿作,且侵害LV公司的商標權及著作權。

圖二、聯名粉餅案之系爭產品與系爭商標

圖片來源:2021/2/25台灣商標協會大師講堂,許曉芬簡報資料

表一、聯名粉餅案主要爭點

商標法

系爭商品使用系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標識別性或信譽之虞而違法商標法第68條第3款、第70條第1款規定?是否屬商標之戲謔仿作?

著作權

於系爭商品使用系爭商標、Speedy包外觀及MonogramMulticolor 之彩色外觀有無違反著作權法第87條第1 項第6 款之規定?是否屬戲謔仿作(Parody)之合理使用?

資料來源:2021/2/25台灣商標協會大師講堂,許曉芬簡報資料

被告樂金公司辯稱,美國聯邦法院過去已認定MOB帆布包構成商標戲謔仿作之合理使用(下稱美國MOB 案),因此相同的翻玩風格及戲謔內涵,應可延伸到帆布袋以外的其他商品,像是粉餅、化粧品等,並主張本案應可成立商標的戲謔仿作。二審智慧財產法認為,商標合理使用是一種「抗辯」而非「權利」,縱使MOB公司在美國案提出戲謔仿作合理使用之抗辯,被美國法院所採納,不表示MOB公司有權再授權他人在台灣境內使用。此外,二審智慧財產法指出,美國MOB案判決揭示成立商標戲謔仿作合理使用,須符合兩項要件:一、必須清楚傳達「與原作沒有任何關係」的訊息,而無欲混淆消費者或搭商標權人商譽便車之意圖;二、使用行為本身使原作與仿作間產生有趣的對比差異,表達出戲謔或詼諧的意涵或論點,讓消費者立可察覺為戲謔仿作。

許曉芬進一步解釋,在台灣商標法之規範下,若主張戲謔仿作合理使用之人,可以提出之抗辯有二種,第一種是主張僅係戲謔詼諧之言論表達,並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識,也就是非商標法上「商標之使用」行為;第二種是使用人可主張使用商標的行為,不致造成相關消費者混淆誤認,故不侵害商標權。但若使用他人的商標,這兩項抗辯又無法成立,台灣法院仍會認為構成侵害商標權行為,無法藉口商標戲謔仿作而免責。

法國Danone商標案

許曉芬指出,商標使用是否構成戲謔仿作,法國法院重視的是「手段和目的是否相符」。舉例來說,法國酪農為了示威抗議法國乳品龍頭企業DANONE集團裁員,將DANONE商標改成杯葛DANONE(如圖),遭到DANONE集提告。一審法院認為,儘管是為了抗議而使用DANONE的網域名稱和商標,但只要有可能減低該公司產品銷售,就DANON產生經濟利益的影響;而使用與Danone公司完全一樣的文字,就是商標侵權。一審法院認為,在抗議網站上仿作Danone商標,對於其意見表達毫無必要,應有其他替代方式可以使用。但二審法院則認為,抗議者於網站上未惡意陳述,且並非在交易過程中使用、單純抗議性質,也不會在使用者心中造成任何混淆誤認之虞。

圖三、法國Danone案系爭商標使用

資料來源:2021/2/25台灣商標協會大師講堂,許曉芬簡報資料

著作權法上之戲謔仿作

若從著作權法上考量戲謔仿作,是基於對幽默諷刺文化的尊重,以及言論與表達的自由。美國著作權法將戲謔仿作放在「合理使用」的相關規範中,並未在條文上明訂戲謔仿作是否為合理使用的事由或法定事項,但會從「合理使用」的要件裡去思考,包括仿作的目的及性質、仿作中使用原著作佔著作之數量及實際比例,以及仿作對原著作潛在市場或價值的影響,以此判斷在著作權法上是否能夠成合理使用的事由。

歐盟指令則不同,歐盟有制定著作權限制或例外(Directive 2001/29/EC Art. 5(3)(k)),若基於諷刺、模仿、滑稽之目的利用他人著作,會員國得制定著作權限制或例外。以法國為例,基於習慣(la loi du genre),著作權人不得禁止滑稽(parodie)、模仿(pastiche)、諷刺漫畫之著作利用(caricature),法國有相當多的法院判決在討論戲謔仿作。許曉芬強調,法國認為所有權利的例外,都是在皮膚上劃一道傷口,對權利人來說是會痛的,因此在認定上要格外小心。

而英國跟美國類似,採取「合理」(Fair dealing)制度認定。英國著作權法上有法定的例外事由,但還是必須以合理方式使用。英國條文裡明白列出,「為諷刺、模仿、滑稽之目的使用他人著作,不構成著作權侵害」。

圖四、著作權法上之戲謔仿作相關規定

資料來源:2021/2/25台灣商標協會大師講堂,許曉芬簡報資料

戲謔仿作之判斷標準與界限

許曉芬認為,商標戲謔仿作的判斷標準,包括基於商標法的考量,以及商標法的外部考量。基於商標法自身考量,主要在於「是否為交易過程中使用」,包括是否構成混淆誤認之虞、是否影響商標功能。而商標法之外的考量因素,例如是否構成表達自由?手段目的是否相符、是否因其行為引起其他民事責任等等。台灣過去商標戲謔仿作判決比較少,且爭議案件多是在販賣商品上使用到他人商標;但在歐洲或法國很多案例是為了抗議目的,法院會討論「是否構成商標使用」,並在判決時考量公益性質,以及消費者對該商標仿作產生的聯想。台灣法院則是很在意是否構成混淆誤認、是否為惡意使用,若是攀附商譽議題、影響他人商標功能,都不能以戲謔仿作來免除商標的侵權責任。

 

資料來源:

 

備註:

 

作者: 吳碧娥
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學新聞研究所
經歷: 驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃

 

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