288期
2021 年 07 月 14 日
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2020年Ferrari案:歐洲法院有條件地同意延續老式品牌的生命
許慈真/北美智權報 專欄作家

許多老式品牌(vintage brand)曾經紅極一時,但隨著企業持續創新,未必能一直活躍到今日。原則上,商標若是不再使用,便會面臨廢止的命運,不過,歐洲法院在2020年Ferrari SpA v DU一案明確揭示得免於廢止的幾項條件,可說是為逐漸被歲月淘汰的老式品牌帶來一線生機。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

本案 [1]上訴人Ferrari曾於1987年向世界智慧財產權組織(WIPO)註冊下圖標誌為國際商標(No.515107),指定使用於尼斯分類第12類商品「車輛;陸地、空中或水上之移動裝置,尤其是汽車及其零件」。其後,Ferrari於1990年以相同標誌向德國專利商標局(Deutsches Patent- und Markenamt)註冊為商標(No.11158448),同樣指定使用於第12類商品「陸地車輛、飛機與水上車輛及其零件;陸地車輛之馬達與引擎;汽車元件,包括牽引桿、行李置放架、滑雪板托架、擋泥板、雪鏈、空氣導流板、頭枕、安全帶、兒童安全座椅等」。

本案系爭商標
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杜塞道夫地方法院(Landgericht Düsseldorf)以連續五年未使用為由,命令註銷前述兩者商標(後稱系爭商標),Ferrari不服,上訴至杜塞道夫高等法院(Oberlandesgericht Düssseldorf)。

根據調查,Ferrari曾在1984至1991年間銷售名為「Testarossa」的跑車,且在1996年之前陸續銷售其後續車款「512 TR」及「F512 M」。至2014年,Ferrari生產型號代號為「Ferrari F12 TRS」的一次性(one-off)跑車,從參考訂單中可以發現,在本案判斷是否為真正使用之相關期間內,Ferrari曾以系爭商標銷售替換零件與配件,供先前售出的高價奢華跑車(very high-priced luxury sports car)使用。在2011至2016年間,使用系爭商標之替換零件的營業額約為17000歐元,一審判決認為該金額不足以證明系爭商標的維權使用(right-maintaining use),但實際上,全球也僅有7000輛跑車使用系爭商標。

高等法院認為,Ferrari相關行為是否符合歐盟商標指令第12(1)條之真正使用(genuine use)[2],解釋上容有疑義,因而暫停訴訟程序,請求歐洲法院就下列幾項問題作出初步裁決:

    1. (1) 商標若指定使用於廣泛的商品類別,但實際上僅使用於「特定細分市場」(particular market segment),在判斷是否構成真正使用時,該考量的是整體類別或特定市場?若僅需在特定市場使用即已足,是否僅能維持在該相關市場之商標有效性?
    2. (2) 如商標同時註冊使用於產品及其零件,且在該產品停售之後,繼續以該商標銷售相關配件與替換零件,是否屬於維權使用?
  1. 銷售已進入市場的二手商品,是否構成商標權人之真正使用?
  2. 真正使用的考量因素是否包括,商標權人為先前售出商品提供相關服務但該服務未使用系爭商標?
  3. 討論是否在德國真正使用時,能否根據德國與瑞士於1892年締結之專利、設計及商標互惠保護公約第5條,一併考量在瑞士的使用情形?
  4. 要求商標權人舉證說明真正使用是否符合歐盟商標指令規定?

真正使用不必然用於整個商品類別

Ansul案:真正使用之解釋

在本案,歐洲法院依循Ansul[3]觀點,解釋指令第12(1)條之真正使用:

  • 「真正使用」是指基於商標識別來源之基本功能而使用,以為商品或服務建立或保留銷售據點,但不包括僅為保留商標權利而為象徵性使用(token use)。
  • 判斷是否真正使用時,必須考量所有事實與相關情況,以決定商標的商業利用是否真實(real),考量重點包括:在相關經濟部門的使用行為是否為建立或維持商品或服務之市占率、商品或服務的性質、市場特性、使用的規模與頻率等。
  • 真正使用不必然是用於新上市商品,若商標權人針對以往售出商品,將商標用於商品結構元件之一,或是提供直接相關的商品或服務以滿足客戶需求,均屬於真正使用。

簡言之,商標權人將商標用於替換零件同樣構成指令第12(1)條之真正使用,不單是替換零件本身,就該商標指定使用的整個商品類別而言亦是如此,而且,無關乎該商標註冊是否同時涵蓋商品及其替換零件。

ACTC案:部分商品或服務之解釋

至於指令第13條[4]提及廢止範圍得僅限於「部分商品或服務」,歐洲法院則根據ACTC案[5]見解,加以說明:

  • 消費者購買的商品或服務若屬於定義精確、範圍有限且無法細分的商品或服務類別,如消費者能將該類別所有商品或服務與所註冊之商標建立連結,該商標即已發揮識別來源的基本功能。此時,商標權人只要證明商標真正使用於其中某些商品或服務,即可免於廢止。
  • 但若是商品或服務類別範圍廣泛,其下可再細分為數個獨立的子類別,商標權人必須就各個子類別證明真正使用,否則可能喪失就該子類別享有的商標權利。子類別是否各自獨立,主要是根據商品或服務之目的與預期用途加以認定。
  • 法院必須以具體方式評估商標權人的實際使用證據,判斷所使用的商品或服務是否屬於獨立子類別,藉此將該商品或服務連結至商標指定使用之商品或服務類別。商品或服務是否屬於獨立子類別,與「特定細分市場」概念無關。
  • 應注意的是,不能單憑商品或服務在經濟分析中屬於不同細分市場而否定前述判斷結果,畢竟商標權人具有合法權益,得在註冊指定使用的類別中擴大商標使用。

總言之,與本案唯一相關的問題是,購買商標指定使用之特定類別中某些商品或服務的消費者,是否將該類別所有商品或服務與該商標建立連結。

本案商品不屬於獨立子類別

在本案,系爭商標指定使用於陸地車輛(尤其是汽車及其零件),實際上僅用於高價奢華跑車的替換零件及配件;不過,歐洲法院基於下列理由,認為後者非屬於獨立子類別,故不得認定商標權人僅將商標用於指令第13條所稱之部分商品。

  • 「昂貴售價」雖可能是將商品劃歸特定市場的原因,但無法單憑此點將該商品視為特定類別的獨立子類別。
  • 跑車具有高性能且經常用於賽車運動,但這僅是其預期用途之一,其當然可用於載運人員及其隨身物品。一般而言,如商標指定使用之商品具有多種目的與預期用途,不會單獨考慮各項目的來確定是否存在獨立子類別,避免無法前後一致地辨識出獨立子類別,進而過度限制商標權人的權利。因此,「跑車」自然不屬於獨立子類別。
  • 「奢華」一詞可能牽涉多種車輛類型,故同樣無法據此視為獨立子類別。

本案符合真正使用

儘管本案商品不屬於獨立子類別,但仍須判斷是否真正使用。歐洲法院認為,以系爭商標售出的產品數量雖不多,然而,根據Ansul案解釋,該使用並非象徵性且能發揮識別來源之功用,屬於真正使用。因此,除非有事證顯示,相關消費者認為該商品屬於商標指定使用類別的子類別,否則商標權人僅就部分商品(例如高價奢華跑車)或其配件與替換零件使用商標,就整個商標類別而言,仍構成真正使用。

轉售二手商品可構成真正使用

根據Ansul案,轉售附有商標之二手商品並不算是商標使用,因為該「使用」是指,商標權人將商標貼附於首次進入市場的新產品;不過,若商標權人基於識別來源之功能而實際使用上商標,轉售二手商品時仍可構成真正使用。

指令第7(1)條[6]之商標權耗盡規定也支持如此解釋。儘管商標權人不能禁止第三方就已進入市場的商品使用其商標,但並未因而禁止商標權人在二手商品上使用商標。

提供相關服務時仍須使用商標

根據Ansul案,商標權人若以先前售出商品所貼附之商標,提供該商品的相關服務以滿足顧客需求,可認定為真正使用;但若是提供服務時並未實際使用該商標,自然也談不上是否涉及真正使用。

消除規範間之不相容後方能引用他國使用情形

儘管指令第12(1)條並未涵蓋非會員國的使用情形,但若是會員國於1958年1月1日前或其加入歐盟之日前締結的公約,允許考量非會員國之締約方的商標使用情形,能否根據歐盟運作條約(Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU)第351(1)條而繼續適用此類公約(例如本案涉及之1892年公約),便成為問題。

理論上,即使未按TFEU第351(2)條規定,採取一切適當措施消除規範間不相容的情形,根據TFEU第351(1)條,1892年公約仍得適用。然而,誠如高等法院所言,如德國繼續適用該公約,必然會遭遇該公約與歐盟法律不相容的困境——德國商標若是僅憑在瑞士真正使用而維持有效性,其本身無法排除在歐盟註冊的商標,理由是,在異議程序如需證明真正使用時,商標權人無法單就歐盟提供相關使用證據。

因此,必須透過解釋或其他作法(包括廢除),避免1892年公約與歐盟法律發生不一致後,方能在真正使用的問題上繼續適用該公約。

商標權人負責舉證真正使用

根據德國法,在申請廢止的程序中是由申請人負舉證責任,商標權人僅需充分且有根據地說明其實際使用情形即可。然而,指令第6條雖表示各會員國得自行決定商標的廢止程序,但不代表該程序中的真正使用舉證責任是由各會員國規定,況且,若該責任歸屬因各會員國法律而有不同,將導致商標權人的保護不一致,進而無法實現指令第10條所要求的相同保護。

根據先前判決,要求商標權人證明真正使用不僅是常識,也是基於程序效能的需求,就指令第12(1)條而言也是如此。因此,由商標權人負舉證責任是較為恰當的做法。

結語

歐洲法院在本案依舊延續2003年Ansul案的立場,允許真正使用的情境涵蓋及於配件與替換零件、甚至是消費者需求的服務(Ansul案牽涉的是滅火器及其元件、維修用品與滅火劑),能讓老式品牌保留其意義並持續創造價值。不過,對於欠缺維護或相關服務需求的產品而言,恐怕助益不大,還是必須不斷轉型或創新,方能維持先前奠定的市場地位。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 許慈真
學歷: 輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程
輔仁大學法律學系博士
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
專長: 智慧財產權、法律翻譯

 

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