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薩凡納藝術設計學院 (The Savannah College of Art and Design，簡稱SCAD)向美國專利商標局註冊了幾個聯邦商標，包括「SCAD」和「SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN」的文字商標，以及搭配其吉祥物蜜蜂設計的商標，指定使用於「教育服務」。

圖一、薩凡納藝術設計學院註冊之聯邦服務類商標，註冊號3751493號

圖片來源：美國專利商標局商標資料庫

Sportswear是一家專門在線上販售紀念品的網站，提供各種幼稚園、小學、中學等紀念衣服。2014年，薩凡納學院發現，Sportswear公司在其互動線上網站上，銷售使用該學院商標的衣服和紀念品。Sportswear販售使用薩凡納學院商標的衣服，主要使用了「SCAD」和「SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN」的文字商標；至於吉祥物蜜蜂設計的商標，並沒有完全使用整個圖案，但使用了主要的蜜蜂圖案。

圖二、被告使用薩凡納學院的蜜蜂圖商標的蜜蜂部分

來源：Savannah College of Art and Design, Inc. v. Sportswear, Inc., 983 F.3d 1273,1288 (11th Cir. 2020).

薩凡納學院於2014年7月對Sportwear提起侵權訴訟，主張其構成美國商標法15 U.S.C. § 1114的商標侵權，以及15 U.S.C. § 1125的產品不實標示。而Sportwear也立刻停止販售相關產品[1]。

對於此指控，Sportswear公司承認確實於販售的商品上，使用了幾乎與薩凡納商標一模一樣的圖案。但是其主張在網站上，有很清楚的聲明該服裝並非由薩凡納學院（SCAD）贊助、認可或附屬，並且所有產品均由 Sportswear獨家生產和提供。同樣，Sportswear的網站、廣告材料和包裝材料，也沒有宣稱任何商品構成SCAD的官方產品或得到SCAD的認可。因而，Sportswear公司主張，這些清楚的聲明已經避免讓消費者產生混淆[2]。

本案一審法院判決薩凡納學院敗訴。其主要是引用第11巡迴法院曾經做過的Crystal Entertainment & Filmworks, Inc. v. Jurado案判決[3]的見解。法院認為，由於薩凡納學院的註冊商標，只指定使用於「教育服務」，屬於服務類商標，因而，薩凡納學院無權阻止他人在服裝領域使用相同的文字圖案。而且，薩凡納學院也沒有證明，在Sportswear 使用該商標之前，薩凡納學院就先使用了系爭商標於服裝產品上面，以證明其就「商品」有普通法上的為註冊商標權利[4]。

薩凡納學院上訴到第十一巡迴上訴法院。第十一巡迴法院推翻一審判決，判決原告勝訴[5]。第十一巡迴法院指出，地區法院所引用的Jurado案，當初涉及的是普通法上的未註冊商標，並非在聯邦之註冊商標。而本案薩凡納學院擁有的是聯邦已註冊之商標，故不應引用Jurado案的見解。

第十一巡迴法院指出，本案的關鍵問題在於：「薩凡納學院在聯邦所註冊商標指定於服務類，其保護是否可以及於產品類？」

第十一巡迴法院認為，對於此問題，最重要的判決先例應該是第五巡迴法院1975年的Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.案判決[6]。該中一樣涉及，聯邦所註冊服務商標，是否可及於產品的侵權。第十一巡迴法院認為，Boston Hockey案採取一立場，就是聯邦註冊的服務商標，並不需要在產品類別上註冊，也不需要提出在產品商使用商標的先前證據，仍可以對他人在商品上使用該商標主張侵權。

因此，第十一巡迴法院將本案發回給地區法院，指示地區法院應適用Boston Hockey案之見解，認定薩凡納學院的商標範圍及有效性，然後進行混淆誤認之判斷，判斷被告是否侵害了薩凡納學院的商標權。

發回一審後，地區法院重新判斷，認為被告的產品確實與原告的商標，對消費者構成混淆誤認。這次換被告不服，第二次上訴到第十一巡迴法院。法院於2020年12月作出判決。

第十一巡迴法院就混淆誤認之判斷，主要採取七個因素：(1)被控侵權的商標強度；(2)被侵權商標與侵權商標的相似性；(3)兩個商標下提供的商品和服務之間的相似性；(4)商標權人的銷售網點、客戶群等實際銷售方式的相似性；(5)廣告方式的相似性；(6)被訴侵權人有侵占權利人善意的意圖；(7)消費大眾中實際混淆的存在和程度[7]。

第十一巡迴法院提出，所謂的「混淆誤認」，是強調關連性的混淆，亦即消費者是否會誤會系爭產品的來源是商標權人的關係企業、連結或得到贊助[8]，亦即產生關聯性混淆。

被告一再強調，其在網站上有各種免責聲明，聲明其產品與薩凡納學院無關，故不會造成購買者混淆誤認。但第十一巡迴法院認為，從過去類似的案例中，只要製造商特別將他人的徽章特別印在產品上，就算有這類免責聲明，消費者之所以會購買這類產品，就是因為這個徽章，而製造商也知道消費者想要買有這種徽章的產品，因而，仍然會構成消費者混淆誤認[9]。

最後第十一巡迴法院維持地區法院判決，認為被告使用SCAD文字商標與蜜蜂圖的行為，確實構成混淆誤認，讓消費者會誤以為與薩凡納學院有關聯。

本案被告原來向美國聯邦最高法院提出上訴，但聯邦最高法院於2021年10月決定拒絕移審，故本案確定。

對許多非營利性教育機構來說，可能在註冊商標時，只會註冊教育服務類的商標，而不會指定使用於其他商品。但各種知名大學、學院的名稱、校徽等，對校友、家長、學生都有一定知名度。而某些廠商若想用大學、學院的名稱、校徽等製作紀念商品，雖然未必會產生來源混淆，但可能產生關聯性混淆。

本案最特別的是，雖然被告特別在網站上一再聲明，此商品與學院無任何關聯、未得到授權或贊助；但法院仍然認為這種免責聲明，並不會妨礙混淆誤認的認定。

Id. at 1278.
Id. at 1278.
Crystal Entertainment & Filmworks, Inc. v. Jurado, 643 F.3d 1313 (11th Cir. 2011).
Savannah Coll. of Art & Design, Inc. v. Sportswear, Inc., 2015 WL 462911, at *2 (N.D. Ga. 2015).
Savannah College of Art & Design, Inc. v. Sportswear, Inc., 872 F.3d 1256 (11th Cir. 2017) (“SCAD I”).
Boston Professional Hockey Ass’n, Inc. v Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc., 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975).
SCAD II, 983 F.3d 1280-81.
Id. at 1281.
Id. at 1285-86.