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本案的商標權人Hetronic International公司是一家美國公司，專門生產遠端控制重機械（例如起重機）的無線遙控器。Hetronic公司的產品特色主要是使用黑色和黃色的組合，以與其他競爭對手相區別[1]。請見下圖一。

圖一、Hetronic公司的遙控器產品

圖片來源：Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021)

2006年和2007年，美國Hetronic公司分別和奧地利的Hydronic Steuersysteme公司和德國的Hetronic Germany公司的前身（另一家公司），簽署經銷與授權契約。這兩家公司都是由Albert Fuchs先生擁有[2]。 2011年9月，Hetronic Germany公司員工偶然發現，美國Hetronic公司和Hetronic Germany公司之前身所簽署的一個研發契約。他們在法律諮詢後認為，根據該協議，德國的Hetronic Germany可以擁有在該協議下所有研發出來的科技與商標[3]。

因此，Hetronic Germany公司和Hydronic公司開始對Hetronic之產品為逆向工程，並開發出模仿產品，稱為KH。此後，兩家公司尋找新的製造商製造KH產品，並開始在Hetronic品牌產品中，放入從未授權之第三方供應商所提供的KH零件[4]。

2014年，美國Hetronic公司知道上述情況後，中止與兩家公司的經銷售權契約。但這兩家公司仍在中止後的幾個月間，繼續販售Hetronic品牌之商品[5]。同時，Albert Fuchs先生透過自己持有的ABI德國持有公司，另外設立了兩間新公司，並分別收購了原本的兩家舊公司（Abitron德國公司收購Hetronic Germany公司，Abitron奧地利公司收購Hydronic公司）。此後，兩家新公司開始銷售與美國Hetronic公司的NOVA和ERGO 產品的相同產品，且使用一模一樣的產品外觀[6]。請見下圖二。

圖二、Hetronic公司之商品與Abitron公司之模仿商品

圖片來源：Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021)

2014年6月，美國Hetronic公司在奧克拉荷馬州西區法院，向兩家公司與其繼受者、控股公司、持有者等，提出違反契約與侵害商標法等訴訟。

但被告提出答辯，認為此案的爭議行為發生在歐洲，美國法院欠缺屬人之管轄權以及商標法之事務管轄權[7]。被告主張，本案法院就商標侵權爭議欠缺事務管轄權，因為系爭行為發生在歐洲。被告也提出，美國商標法（藍姆法）的域外效力，只限於被告之行為，對於美國境內之商業產生實質影響（has a substantial effect on U.S. commerce），但本案的行為並沒有對美國境內商業產生影響[8]。但地區法院裁定本案美國法院擁有管轄權。

本案一審法院召開陪審團。陪審團最後做出裁決，同意Hetronic公司所有主張，認為被告等人乃蓄意侵害Hetronic公司之商標，並應賠償1億1千5百萬美元，其中9600萬美元是因為侵害商標所需支付的賠償[9]。

陪審團裁決後，原告Hetronic進一步請求法院下令被告永遠不得在全球使用系爭商標。被告再次主張，法院在美國商標法下，無法對被告在外國的活動下達禁制令。但地區法院仍下達永久禁制令，禁止被告在全球為侵害系爭商標之行為[10]。

被告上訴到美國第十巡迴上訴法院。其中最主要的問題，就是到底美國商標權人可否對發生在歐洲之侵害行為主張賠償及請求禁制令？

美國商標法第1114條(1)規定：「任何人未經商標註冊人同意，(a) 在商業中使用（use in commerce）註冊商標的任何重製品、仿冒品、複製品或有顏色之模仿物（colorable imitation）」，應負民事責任。

商標法第1125條(a)(1)規定：「任何人，在任何商品或服務或任何商品容器上或與之相關，在商業中使用（use in commerce）任何詞語、術語、名稱、符號或裝置，或它們的任何組合，或任何虛假的原產地名稱，對事實的虛假或誤導性描述，或對事實的虛假或誤導性陳述....」。

至於何謂「商業」，在1127條則定義為「可由國會合法監管的所有商業。」並於第1121條(a)規定，聯邦法院對於根據本法所產生的所有請求有管轄權。

美國法律是否可以管到外國發生的活動或行為，美國最高法院曾經在若干案件中提出一個大致的判斷方式。

在2016年的RJR案中，最高法院建立了「判斷法律是否有域外效力」之二步驟判斷架構。首先，法律原則上採屬地主義，亦即推定「法律原則上不適用於域外」。判斷步驟的第一步為，法條上是否給予清楚、肯定的指示，其可以適用於域外行為，而可以推翻上述推定？如果美國國會有如此指示，推翻「原則上不適用域外之原則」之後，RJR案提出，對於域外效力的範圍，則要看國會是否有對該域外適用給予或未給予之限制。如果沒有推翻該推定，第二步驟則是問，該案件是否涉及該法條的國內適用[11]。

法院提出，針對商標法，最高法院曾經在1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案[12]，提出聯邦商標法確實可以在某些情況，適用於域外行為。最高法院在該案中認為，商標法的「在商業上使用」的要件和對「商業」一詞的廣泛定義，很清楚的指示國會確實有意圖，該法可以適用於域外活動[13]。

就算聯邦商標法有時候可以適用於域外，但什麼時候可以適用呢？在1952年Steele案以來，各巡迴法院發展出不同的標準來加以判斷。在本案中，第十巡迴法院第一次提出自己採取的檢測標準[14]。

第十巡迴法院參考第一巡迴法院所採取的McBee案[15]標準。該標準第一個先問，被告是否為美國公民[16]，如果是美國公民，對美國公民的域外活動原則上也適用，即使對美國商業的影響未達到實質程度。二，若是對國外被告的國外活動要尋求賠償，則要判斷系爭活動對美國商業是否產生實質影響[17]。三，符合第二步驟後，法院才要討論，美國商標法的域外適用，是否會與外國法所建立之商標權產生衝突[18]。

首先，本案被告是否是美國公民？由於六個被告都不是美國公民或美國公司[19]，因而進入第二步驟，該行為是否對美國商業造成實質影響？第十巡迴法院認為，確實對美國商業造成實質影響[20]。至於第三步驟，由於本案沒有真正討論其他國家的相關商標權利人是否與美國商標權利人不同，故本案不需要討論第三步驟的問題。

原告Hetronic提出了二個對美國商業的影響：(1)被告在國外銷售的產品最終進口到美國；(2)若被告不在海外侵權，就不會影響原告本來可以獲得的海外銷售[21]。

針對第1項，被告承認，每年有1700萬歐元的的被告產品，最終轉售到美國。而原告也提出，美國消費者確實出現將原告和被告商品混淆誤認的情況，最典型的就是美國消費者將被告的商品，給原告公司送修[22]。

法院認為，一方面有達1700萬歐元的被告商品轉賣到美國，二方面被告也確實有美國消費者產生混淆，因而認為，就第一種項目，已經對美國商業產生實質影響[23]。

第2項，原告主張，若被告不在海外侵權，原告在海外的銷售就不會受到影響，亦即，此導致美國公司的收益受到影響。此可以稱為「被搶走之銷售」（diverted sales），或「轉移銷售理論」（diversion-of-sales theory）。某些法院已經承認，被搶走之銷售，會對美國商業產生實質影響[24]。

本案中，原告主張，被告在海外的行為，導致原告在海外銷售減少，損失高達數千萬美元。如果沒有被告之行為，這些收入就會回到美國經濟體系，故被告之行為對美國商業造成實質影響[25]。第十巡迴法院最終也同意採取此理論，認為被告之行為，導致原告收入減少，實質影響了美國商業[26]。

不過，就一審法院禁制令的範圍，乃禁止被告在全球銷售侵害原告美國商標之產品。第十巡迴法院認為，這個禁制令的範圍太廣泛，畢竟所主張的是美國商標。故第十巡迴法院認為，禁制令涵蓋的範圍，僅能在原告目前有行銷、銷售的海外市場（國家），只有這些市場才會受到被告行為的傷害。至於原告目前沒有去行銷、銷售的國家，則被告的行為並不會造成當地消費者之混淆誤認，也就不應該在禁制令的範圍[27]。

Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016, 1024 (2021).
Id. at 1024-25.
Id. at 1025.
Id. at 1025.
Id. at 1025.
Id. at 1025.
Id. at 1026.
Id. at 1026.
Id. at 1027.
Id. at 1027.
RJR Nabisco, Inc. v. Eur. Cmty., 136 S. Ct. 2090, 2101 (2016).
Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280, 282–85 (1952).
Trader Joe’s Co. v. Hallatt, 835 F.3d 960, 966 (9th Cir. 2016).
Hetronic International, 10 F.4th at 1034.
McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005).
Id. at 111 .
Id. at 119-120.
Hetronic International, 10 F.4th at 1038.
Id. at 1042.
Id. at 1042.
Id. at 1042.
Id. at 1043-44.
Id. at 1044.
Id. at 1044-45.
Id. at 1045.
Id. at 1046.
Id. at 1046-47.