位置商標（position mark）概念因前幾年的Christian Louboutin紅底高跟鞋訴訟而聲名大噪，但此類商標與其他商標類型究竟有何不同、在法律要件判斷上又有何差異？歐洲法院雖已在Deichmann v. Munich一案針對若干問題作出簡要回答，但仍容有深入研究空間。

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本案[1]所爭執的位置商標為Munich於2004年3月24日註冊並指定使用於運動鞋之商標（No.2923852，後稱系爭商標）。

本案系爭商標

Munich於2010年控告Deichmann侵害系爭商標，Deichmann提起反訴後，再依據歐盟商標規則第51(1)(a)條，以Munich未於五年內真正使用（genuine use）系爭商標為由，向歐盟智慧局（EUIPO）申請撤銷。EUIPO無效部門於2014年裁定予以撤銷，不過，該裁定嗣後遭EUIPO上訴委員會（BoA）廢棄。Deichmann復向普通法院起訴，但仍以敗訴收場。

普通法院之理由大致如下：

1. 位置商標與圖形及立體商標類似，皆是以產品表面的圖形或立體元素作為保護標的。依據判例法，評估商標識別性時，將位置商標歸類為圖形或立體商標、或其他商標類別，均無關緊要；況且，圖形商標實際上可能就是位置商標。
2. 系爭商標並不因在註冊時勾選「圖形商標」選項而不被視為位置商標。就系爭商標圖樣觀察，其以實線清楚標示圖形相關元素（由兩條黑線交叉組成的十字，也是受商標法保護之範圍），並以虛線標示所應用產品之輪廓（即運動鞋及其鞋帶），再將圖形元素置於其上，因此，可理解該虛線係用以指定十字的位置，系爭商標可視為位置商標，當然，同時也屬於圖形商標。
3. 當事人向無效部門提出的證據足以證明真正使用，BoA認定並無違誤。

歐洲法院見解

歐洲法院（CJUE）首先澄清，就本案爭訟時點而言[2]，相關法律並未定義何謂位置商標，因此，普通法院並無必要判斷系爭商標歸類為圖形商標或位置商標是否具相關性。再者，即使在這脈絡底下，普通法院對於圖形商標與位置商標的看法也並無矛盾或違誤。

位置商標之歸類與「識別性」或「真正使用」認定無關

普通法院正確地認識到系爭商標雖視為位置商標，但同時也是圖形商標，此外，本案保護範圍僅涉及由兩條黑線交叉組成的十字（以實線表示），虛線輪廓只是為方便界定標誌施用在運動鞋側面的位置而已。

誠如普通法院所言，位置商標確實類似於圖形及立體商標，但究竟將位置商標歸類為圖形或立體商標、或其他商標類別，不僅與商標識別性評估無關，也與真正使用與否無關。而歐洲法院先前曾表示過，判斷商標是否真正使用所需考量的要求，與標誌透過使用獲得識別性所適用的要求類似。

商標圖樣中之虛線是用以確認標誌位置

依據判例法，為確定商標範圍，其標誌圖樣呈現必須是清晰、準確、完備（self-contained）、易於理解（easily accessible）、明瞭、恆久且客觀。以系爭商標而言，同時利用虛線與實線表現「施用系爭商標的產品外觀」與「主張保護的圖形標誌」，可據此推斷，虛線是用以顯示該標誌在產品上的精準位置，實際註冊的標誌並不包含產品輪廓，換言之，Munich尋求保護的僅是呈十字形的兩條黑線而已。

註冊為圖形商標並不影響保護範圍認定

歐洲法院認為，系爭商標註冊為圖形商標此一事實與申請案保護範圍之認定無關，因為在評估標誌特徵時，本即不侷限於所提交的圖樣及說明，得另外斟酌可適當識別標誌重要特徵的其他相關資料。

關於Deichmann之主張，「包含虛線的標誌未說明為位置商標或非以虛線聲明不專用，應推論虛線屬於標誌之一部分」，歐洲法院指出，申請人確實可自行增添說明，以指定尋求保護的範圍。儘管使用虛線作為保護範圍說明或聲明不專用，但此類作法並非相關屬時立法（legislation applicable ratione temporis）或判例法的要求，而且EUIPO商標審查基準要求以虛線作為位置商標之相關說明，在歐盟法律解釋上也不具拘束力。

最後，雖然系爭商標與Munich實際銷售的運動鞋有些微不同，但歐洲法院贊同普通法院的看法，認為該差異在判斷是否真正使用上可予以忽略。

歐盟有關位置商標識別性認定之指引

EUIPO商標審查基準指出[3]，歐盟商標施行細則第3(3)(d)條所稱之「位置商標」，係指以特定方式施用或貼附於產品的標誌而言，申請人可利用此類商標，將保護範圍擴及圖形、顏色等元素施用或貼附產品之特定方式。

審查圖形商標時的考量因素也適用於位置商標，尤其是，審查員必須考量相關消費者是否能將標誌識別為獨立於產品一般外觀以外的元素，以及標誌的放置方式是否可被理解為具有商標作用。即使相關公眾受到產品上的美學細節所吸引，但並不表示會將之視為商標。在考量到特定產業規範及習慣之情況下，位置商標必須是可與產品本身相區別的獨立特徵，並且傳達出作為商標之訊息。

無法與產品本身形式或設計相區別的事例包括：錶盤上之圓形及矩形區域配置，因為所施用元素與市場上其他錶盤設計並無明顯差異（T-152/07）；覆蓋襪子腳趾部位之橘色區塊，因為該設計可能被視為此類產品的常見裝飾特徵（T-547/08）；絨毛玩具之鈕扣眼睛與耳朵上織物標籤，因為鈕扣與附隨的徽章、戒指、絲帶、環繩、刺繡等皆是常見裝飾元素，非屬於商業來源指示的標誌（T-433/12）。

結語

目前非傳統商標審查基準[4]也已納入位置商標之相關說明，除要求以虛線表現使用位置（並於商標描述中說明）外，也表明特定位置若是商標識別上的「重要特徵」，如未於該位置施用標誌之文圖、顏色或立體形狀，便可能喪失其指示來源功能。也因此，申請人務必審慎考慮標誌元素與施用位置之關聯強度，位置商標雖有機會提升標誌的吸睛程度，但標誌元素必須與產品或服務設計有所區別（俾消費者識別為商標），並且應避免對產品或服務之實際提供造成妨礙。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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