299期
2021 年 12 月 22 日
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主張商標優先權的範圍:
2021年歐盟普通法院Škoda汽車商標案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

知名的捷克汽車製造商Skoda汽車,2018年時想將其代表的圖案商標申請歐盟商標,指定使用於導航、自動駕駛相關產品或服務上。但同名的Skoda投資公司在更早的三個月前,就已經提前註冊歐盟商標在這些產品類別上。但Skoda汽車主張自己的商標申請案可主張優先權,亦即援引更早幾個月在黎巴嫩所提出的商標申請案。歐盟普通法院判決指出,若要主張商標優先權,必須兩個申請案所指定的商品或服務的項目全部相同或部分相同。


圖片來源:Skoda汽車

商標優先權

申請商標可以主張「優先權」(Right of priority),亦即,可以主張在另一個國家六個月內的申請案,作為自己的優先權案,將自己申請案的申請日,提早到優先權日。

歐盟共同體商標規章第34條(1)規定:「向巴黎公約或建立世界貿易組織條約的任何締約國或其權利繼受國正式提出商標申請的人,為了就相同商標申請歐盟商標,且指定使用之商品或服務乃相同(identical with)或包含在(contained within)在先申請之商標之商品或服務範圍內,可自第一個申請案之日起六個月內享有優先權。[1]

Skoda汽車商標案之事實

知名的捷克汽車製造商Skoda汽車,設立於捷克的姆拉達·博雷斯拉夫市[2],在2018年11月26日,向歐盟智慧財產局註冊其慣用的圖形商標,指定使用於商品類別第9、12、36、37、38、39類。

圖一、Skoda汽車申請註冊之圖形商標

圖片來源:T-712/20 - Škoda Investment v EUIPO - Škoda Auto, ECLI:EU:T:2021:700.

其在申請時所主張的優先權案,乃是2018年5月20日在黎巴嫩註冊的相同圖案的商標(以下簡稱黎巴嫩商標申請案,申請案號No 88468),且同樣指定使用於第9、12、36至39類[3]

但另一家設立於捷克、比爾森市的Skoda投資公司(Škoda Investment),主張自己早在2018年8月27日,就已經先向歐盟智財局註冊幾乎一樣的商標,且同樣指定使用於第9、第12、36、37、38、39類。商標圖案如下:

圖二、Skoda投資公司申請註冊之圖形商標

圖片來源:T-712/20 - Škoda Investment v EUIPO - Škoda Auto, ECLI:EU:T:2021:700.

Skoda投資公司提出異議

2019年5月,Skoda投資公司對Skoda汽車所申請的系爭商標,向歐盟智財局提出異議,認為自己申請註冊的商標的時間(2018年8月),早於Skoda汽車註冊的時間(2018年11月)[4]。而且,其認為二公司所註冊的商標圖案,幾乎一模一樣,差別僅在於有無一個外圓圈。

歐盟智財局的異議部門(Opposition Division),在2019年12月做成決議,駁回Skoda投資公司所提出的異議。其理由認為,既然Skoda汽車申請註冊商標,有主張商標優先權,乃主張2018年5月的黎巴嫩商標申請案,則優先權日早於Skoda投資公司的商標申請註冊日,故Skoda汽車的系爭商標沒有問題[5]

與優先權商品服務項目不同

Skoda投資公司對異議部門之決定不服,2020年2月決定上訴到智慧財產局的救濟委員會(The Board of Appeal of the EUIPO)[6]。其認為,雖然Skoda汽車在黎巴嫩申請案中,只指定這幾個大類。但若實際看大類項下的小類別,則並沒有註冊每一個小類別。其與Skoda汽車在歐盟申請註冊的小類別並不相同[7]

根據歐盟共同體商標規章第34條(1)的要求,主張優先權時,必須所申請商標指定的商品服務範圍,要完全相同於(identical with)優先權案的範圍,或者被優先權商標案的範圍所涵蓋(contained within)[8]

例如,其認為系爭商標所涵蓋的第 9、38 和 39 類中的某些商品和服務,包括第9類中的「資訊設備;導航、控制、監測、引導和製圖設備;導航軟體」,第38類中的「電子資料傳輸、公開提供電子資訊服務」,和第39類中的「規劃旅行、運輸服務的規劃」,與黎巴嫩商標申請案所涵蓋的商品和服務不相同,也不包含在其中[9]

救濟委員會部分廢棄原異議決定

因此,Skoda投資公司認為,Skoda汽車不能針對這些不同的項目主張優先權。因此,它主張應該部分撤銷異議部門的系爭決定[10]

歐盟智財局的第四救濟委員會,在2020年10月6日做出決定,同意Skoda投資公司的看法,故部分撤銷廢棄了異議部門的決定。所謂部分撤銷廢棄,就是針對系爭申請案與黎巴嫩申請案中有所不同的部分,包括第9、38和39大類項下的某些小項目。救濟委員會並將案件退回異議部門,要求異議部門繼續審查,系爭商標就這些新增加的商品和服務,是否應予撤銷[11]

發回後,異議部門重新檢視,認為Skoda投資公司所提出之異議,滿足了第 2018/625 號執委會授權規章(Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625)第2條規定的所以異議可受理性要求,因此異議是可以受理的[12]

又上訴到歐盟普通法院

Skoda投資公司其實應該已經獲得想要的結果,至少有部分項目異議被受理。但是,Skoda投資公司卻主張,救濟委員會不該只部分撤銷廢棄異議部門之決定,應該將異議部門最初的決定全部撤銷廢棄,並重新檢視每一個系爭商標註冊指定使用項目[13]

本案由歐盟普通法院於2021年10月13日做出判決,認為商標救濟委員會的決定並沒有錯誤。

法院支持救濟委員會決定之主要理由在於,當初Skoda投資公司對異議決定不服所提出的上訴理由,一開始就只有主張「黎巴嫩申請案的指定使用項目,與系爭申請案指定使用項目部相同」,故一開始只有主張要部分撤銷廢棄原異議決定。而救濟委員會就根據這個上訴理由,做成部分廢棄原異議決定,是在Skoda投資公司的上訴範圍內,並沒有問題[14]

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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