301期
2022 年 01 月 19 日
  北美智權官網 歷期智權報   訂閱北美智權報  
 
網路印製平台是否構成商標侵權?
美國2021年Ohio State University v. Redbubble案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

Redbubble網站是一個新興的網路印製平台,其讓獨立藝術家上傳設計的圖像,消費者可以選擇喜歡的圖像,印製在衣服帽子等產品上。Redbubble平台會協助媒合製造公司、運輸公司等,製造好訂購產品並寄送到消費者手上。但當某些獨立藝術家上傳的圖像侵害他人商標時,Redbubble平台可否宣稱自己是被動的平台,不是製造銷售者而不負侵權責任?美國第六巡迴法院2021年的Ohio state university v. Redbubble案認為,要看平台參與交易的程度,認定其是否屬於直接侵權。


圖片來源:Redbubble網站

當有商家在大型電子市集(例如拍賣網站上)上販售侵害商標的產品,不論國內外均認為,電子市集原則上不負侵害商標責任,因為其只是提供平台,且不可能知道其上商家所銷售的每個商品。這些大型平台大多會採取「通知取下」機制,若商標權人認為其上販售的商品侵害其商標,可通知平台取下,平台若儘速取下,一般而言不會認為平台要負侵權責任。

但是,新的網路平台提供的支援服務越來越多,除了金流服務外,也可以協助寄送服務,甚至含包括訂購商品後的代製服務。此時,網路平台是否還可宣稱自己不負侵害商標之責?美國第六巡迴法院2021年的Ohio state university v. Redbubble案[1],涉及此種新型網路印製平台的商標侵權責任問題。

Redbubble網站印製平台

本案被告Redbubble是一家全球營運的線上市集網站,超過60萬名藝術家使用該網站的服務,將自己設計好的圖形上傳該網站。消費者則可上該網站,挑選這些設計圖形,選擇要印製到衣服、壁畫或其他配件上。消費者下訂單後,Redbubble網站就會聯絡藝術家,並負責尋找第三方公司,協助製造產品並寄送到消費者手上;而上傳圖形的藝術家可以分到產品利潤[2]。據統計,Redbubble網站每年的銷售營業額超過一億美元[3]。 

在這個過程中,Redbubble網站自己不負責設計、製造和寄送服務,所以對這些商品並不擁有所有權。不過,Redbubble網站對所銷售的商品,仍扮演監督和執行的角色。例如,Redbubble會協助行銷列在其網站上的商品,有時候,也會提供說明如何保養「Redbubble服飾」,讓人以為這些商品就是「Redbubble的商品」。最重要的是,其在寄送的包裝上和標籤上,印有Redbubble的logo,且Redbubble會協助處理金流和退貨問題[4]

某程度來說,Redbubble稱自己是一個平台,獨立藝術家可以透過這個平台,將印有他們作品的產品被製造、銷售[5]

原告俄亥俄州大曾通知取下

本案的原告是俄亥俄州立大學(Ohio State University)。其主張,某些藝術家在Redbubble網站上傳的圖像,侵害了該大學的商標;某些消費者訂購的產品,使用了這些侵害商標的圖像。俄亥俄州大發現後,寄發了警告信給Redbubble網站[6]

但Redbubble網站則是回覆俄亥俄州大,要求其明確指出哪些圖案侵害其商標,他們會將其下架。俄亥俄州大再次回覆,信中列出了九張圖,認為侵害了其商標。但Redbubble網站卻回覆,必須提供具體的網址,否則無法辨識哪些圖形,也不肯下架任何圖案。至此,雙方就不再聯繫。2017年12月,俄亥俄州大直接對Redbubble網站提起商標侵權訴訟[7]

一審判決Redbubble沒有使用商標

提起訴訟後,Redbubble向法院請求即決判決,認為自己只是一個交易的中介者,替買方、賣方、製造商、運送商間仲介交易,自己並沒有「使用」俄亥俄州大的商標。

俄亥俄州南區聯邦地區法院做成即決判決,同意Redbubble的主張,認為其沒有使用系爭商標[8]。法院認為,Redbubble在製造、銷售系爭產品的參與程度很低,接近Amazon網站或其他拍賣網站,而非設計、製造、銷售自己擁有的產品,所以沒有直接侵權責任[9]

俄亥俄州大不服,向第六巡迴上訴法院提起上訴。第六巡迴法院於2021年2月作出判決,推翻一審判決。

聯邦商標法之商業上使用

本案在美國商標法的關鍵在於,Redbubble網站的角色,是否構成聯邦商標法第1114條(1)的「商標使用」。

美國商標法第1114條(1)規定:「(1)任何人未經註冊人同意——

(a) 將註冊商標的任何復製品、偽造品、複製品或有色模仿品,在「商業上使用」(use in commerce)於該商標註冊之或相關的商品或服務,為銷售、提供銷售、分銷或廣告,該使用可能會導致混淆、錯誤或欺騙;或者

(b) 複製、偽造、複製或以彩色方式模仿註冊商標,並將此類複製、偽造、複製或彩色模仿應用標籤、標誌、印刷品、包裝、包裝材料、容器或廣告,意圖在「商業上使用」(use in commerce)於該商標註冊之或相關的商品或服務,為銷售、要約銷售、分銷或廣告,該使用可能會導致混淆、錯誤或欺騙。[10]

俄亥俄州大主張,Redbubble網站構成直接侵權,因為其經營線上市集之行為,符合了法條上所謂的「商業上使用」[11]

是否構成代位侵權責任

除了直接侵權,Redbubble網站也可能構成「代位侵權責任」(vicarious liability)[12]。第六巡迴法院過去承認,如果被告和真正侵權人具有真正或表面的合作關係 ,且有權在交易上約束另一方,或對侵權產品行使共有權或控制侵權產品,被告就可能構成代位侵權[13]

不過,由於俄亥俄州大在一審申請即決判決時,沒有提出代位責任的主張,在上訴時才提出,第六巡迴法院認為,在上訴時不可提出新主張,因而不討論Redbubble網站是否有代位侵權責任[14]

類似eBay和Amazon等被動平台?

回到直接侵權。俄亥俄州大認為,Redbubble網站在其網站上行銷和銷售侵害商標的產品,構成了商業上使用其商標,而構成直接侵權[15]

Redbubble則主張,在解釋聯邦商標法時,應該限縮解釋,必須限於製造者、銷售者,以及那些「在銷售展示或其他廣告素材中使用商標」者,才會有商標侵害責任。亦即,其認為只有直接製造者、積極銷售者,才會有直接侵權責任[16]。Redbubble主張自己只是促成銷售,和Amazon網站一樣,沒有生產、處理商品,所以不構成直接侵權[17]

美國2010年第二巡迴法院在Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.案[18]曾判決,eBay和Amazon此種線上市集,只是促成獨立商店的銷售,一般而言可以豁免於商標侵權責任。相對地,如果是一般的實體商店,銷售侵害商標品就會有侵權責任[19]。那麼,本案的Redbubble主張到底比較接近哪一端?

第六巡迴法院認為需視參與程度而定

第六巡迴法院認為,重點在於,到底在何種情況下,當事人可以主張自己只是「被動促進者」(passive facilitator),而免於侵權責任?[20]

Redbubble網站和eBay/Amazon網站不同之處在於,Redbubble會指示其他人製造、展示侵害商標之產品,且使用Redbubble的標籤,並說明如何維護「Redbubble的商品」。相對地,Amazon網站並沒有提供銷售製造「Amazon的產品」[21]

第六巡迴法院認為,關鍵在於是否表示自己在銷售,還是只是促進他人銷售的「促進者」(facilitator)。例如eBay和Amazon網站在銷售時,都表示是在替其他零售商銷售產品;但本案的Redbubble網站在銷售時,商品根本還不存在,是消費者下訂單後才開始製造,且是以Redbubble的包裝、Redbubble的標籤寄送商品,因而不能認為Redbubble只是被動的促進交易者[22]

雖然Redbubble是使用第三方公司製造商品,但是Redbubble對製造、品質控制和運送服務的參與和控制程度,在評估其是否為直接侵權上很重要[23]

不過,由於本案一審時採用即決判決,沒有進入事實調查,故這些問題需要發回給一審法院進行調查後認定。例如,雖然包裝上和標籤上有Redbubble的商標,但這到底意味著什麼?仍須在事實調查後才能判斷[24]

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們       

 





感謝您閱讀「北美智權報」,歡迎分享智權報連結。如果您對北美智權電子報內容有任何建議或欲獲得授權,請洽:Editorial@naipo.com
本電子報所登載之文章皆受著作權保護,未經本公司授權, 請勿轉載!
© 北美智權股份有限公司 & 北美聯合專利商標事務所 版權所有     234新北市永和區福和路389號五樓 TEL:+886-2-8923-7350