303期
2022 年 02 月 23 日
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美國商標法之先註冊與先使用的衝突:
第11巡迴法院Zazu Designs v. L'Oreal, S.A.案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國商標法在某些條文展現了使用保護主義,若已有人先使用某商標(但未註冊),他人無法註冊取得該商標。1992年第11巡迴法院Zazu Designs v. L'Oreal, S.A.案判決,大型化妝品公司在聯邦註冊並使用商標,小美髮店主張其已在某一州先使用該商標於相同產品上。究竟州的先使用事實,能否勝過在聯邦的註冊保護?此必須看在州的先使用是否「足夠」。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

美國商標法在某些條文展現了使用保護主義,若已有人先使用某商標(但未註冊),就取得了申請註冊聯邦商標之權利,他人無法註冊取得該商標。此外,就算沒有申請註冊聯邦商標,只要具有後天識別性,仍可以援引商標法第1125條(a)主張侵權。

未註冊商標仍可根據商標法行使權利

聯邦商標法第1125條(a)是為了避免欺騙(仿冒、不實廣告等行為)所設計之條文。雖然沒有明確寫到,但也間接地允許「未註冊商標」行使商標權。例如,第二巡迴法院於1985年之案件曾經提到,第1125條(a)要想避免公眾對產品來源之混淆。如果一標誌具有第二意義,購買者會將聯想到特定製造者,若一個相同或近似商標使用於另一製造者之產品,很可能也會產生相同的聯想[1]。因此,只要具有第二意義,未註冊商標就可以援引第1125條(a)行使救濟。

但在1988年之前,聯邦商標法並沒有明確寫出,在沒有註冊商標的前提下,要符合哪種情況,才能取得「可以註冊商標」及「可以行使商標權」之權利。因而,這個問題就由州法決定,加上聯邦普通法對於第1125條(a)中「使用」(use)這個字的闡述。在普通法中,所謂「使用」,指的是向公眾銷售該帶有該標誌(mark)的產品[2]

而在聯邦商標法中,「使用」這個字是有意義的。其堅持公司必須有使用該標誌,才能夠獲得註冊之權利,此可以避免某些人註冊沒有使用的商標,只想讓其他競爭對手無法使用該商標。而「公開銷售」(Public sales)可以讓他人知道,他們不應投資資源開發類似於已被他人使用於交易中的商標。只有積極之使用,才能讓消費者將一標誌聯想到一特定產品,並告知其他公司該標示已經被如此聯想[3]

Zazu Designs v. L'Oreal, S.A.案事實

法國歐萊雅(L'Oréal, S.A.)公司在美國的被授權人為Cosmair公司(以下將二者統稱為L'Oréal公司)。L'Oréal公司聘請了一家諮詢公司Wordmark,協助尋找頭髮化妝品新系列的名稱。Wordmark公司在查詢了美國商標註冊資料庫後,建議了250個商標名稱。最後,L'Oréal公司挑出了其中三個商標,包括系爭的「Zazu」這個詞,並進一步調查這個詞在美國是否還可以註冊為商標。

調查結果發現,在聯邦層級,有人註冊Zazu為衣服商標;另外在州層級有二個商標,其中一個是美髮店「Zazú Hair Designs」註冊的商標,另一個商標則已經沒有使用[4]

Zazú Hair Designs 是位於伊利諾州芝加哥郊區的一家美髮店(以下稱為ZHD美髮店)。ZHD在1980年於伊利諾州註冊了「Zazú」商標,指定使用於美髮店。L'Oréal公司打電話詢問ZHD美髮店,是否有販售自家產品,員工回答目前沒有,但「正在研究中」。L'Oréal公司再打了第二次電話詢問,這次ZHD美髮店回答,目前沒有推出使用Zazú為名的產品[5]

因而,L'Oréal公司認為只需要解決在聯邦層級於衣服註冊Zazu商標的商標權人Riviera Slacks公司。後來二公司達成協議, L'Oréal公司支付12萬5000美元給Riviera公司,Riviera公司就不會阻止L'Oréal公司註冊及使用Zazu商標[6]

由於美國聯邦商標法雖然要註冊,但仍然要先有使用,故1986年,L'Oréal公司刻意將Zazu用於其染髮產品上,再跨州進行了小量的貨運,並用這個貨運為基礎,於1986年6月12日向聯邦註冊商標。進而,L'Oréal公司8月就在全美國範圍廣告和銷售該款Zazu染髮產品[7]

ZHD美髮店自稱打算推出同名美髮產品

但L'Oréal公司不知道,ZHD美髮店於1985年起,就想要以自家美髮店品牌,推出自有品牌的洗髮潤髮產品,並開始接觸幾家化學公司。ZHD美髮店最後對Gift化妝品公司提供的樣品較為滿意,並將一些樣品賣給來店客人。該樣品是用透明瓶子裝著,瓶身上貼個ZHD美髮店的名片。在1985年11月到1986年2月間,ZHD美髮店做過另外二筆跨州小生意,一是將2瓶賣給德州的朋友,收費13美元;二是賣了40瓶賣給佛羅里達州的美髮朋友,收費78.58美元,據說這是想要吸引佛羅里達州的消費者。不過這些產品因為沒有標示成分和重量,依法無法賣給一般消費者[8]

在L'Oréal公司開始進行全國行銷後,其人員三次前往ZHD美髮店,發現該店仍沒有以Zazú為名販售任何產品。但是ZHD美髮店在1985年底訂購了25000個瓶子,上面印有Zazú。後來其也向廠商訂購標示成分、可黏貼於瓶身的標籤。1986年9月,ZHD美髮店在其店內開始銷售少量貼上標籤的手工瓶裝洗髮精。1987年開始後,ZHD美髮店直接指示由洗髮精供應商將洗髮精裝入瓶中,但沒有紀錄顯示裝了多少瓶[9]

ZHD美髮店提起訴訟並一審獲勝

ZHD美髮店在L'Oréal公司開始全球行銷新產品後,向聯邦專利商標局申請註冊聯邦商標,並主張自己具有優先權;且決定在伊利諾州北區法院向對L'Oréal公司提起商標侵權訴訟。

在經過法官自己審判(bench trial)後,法官於1988年判決,ZHD美髮店的銷售屬於先使用,故有權在全國範圍內使用Zazú於頭髮產品[10]。其禁止L'Oréal公司繼續使用該商標,並判決其應賠償ZHD公司10萬美元作為所失利益賠償,以及賠償100萬美元,作為更正廣告,以恢復Zazú商標之名聲。甚至,地區法院認為,L'Oréal公司屬於故意侵權,且在訴訟中使用壓迫和欺騙手段,故地區法院另判賠100萬美元懲罰性賠償金,以及7萬6000元訴訟花費[11]

L'Oréal公司提起上訴,本案進入第七巡迴法院,於1992年做出判決,推翻了一審判決,由Easterbrook法官撰寫判決書。

上訴法院認為ZHD之使用並不足夠

Easterbrook法官認為,ZHD之銷售並不構成足夠之使用,而取得優先於L'Oréal公司之權利。因為ZHD美髮店只有在自家店內銷售幾瓶,以及寄送一些給在德州和佛州的朋友,這並不會讓消費者對Zazú商標與 ZHD洗髮產品間建立連結,也不足以對其他製造者提供公示(notice)。實際上,直到L'Oréal公司開始廣告銷售其產品的幾個月後,ZHD美髮店才開始推出其產品[12]

ZHD美髮店也向聯邦申請了Zazú商標主張,其主張L'Oréal公司已經知道ZHD打算使用Zazú為名進軍美髮產品市場,故ZHD應該有對該商標權利較優先。但Easterbrook法官認為,其申請聯邦註冊晚於L'Oréal公司的申請與行銷活動。而且,意圖使用商標卻沒去註冊,並不會取得任何權利。就算1988年聯邦商標法新增加第1051條(b),雖未真的使用但真正意圖使用也可註冊,但必須真的有去申請註冊才行[13]

雖然ZHD在伊利諾州先使用Zazú標誌於美髮「服務」上,但並沒有在全國取得美髮「產品」上的權利。一審法院原認為,因為L'Oréal公司知道ZHD美髮店經營美髮服務,所以就認定ZHD美髮店對該標誌的權利較為優先。但是,Easterbrook法官認為,ZHD並沒有將該標誌先使用於美髮產品上,也沒有先去聯邦申請註冊,並不會因此就取得優先權[14]

而且,如果ZHD美髮店真的有先使用Zazú於美髮產品上,或真的有先去註冊,那麼L'Oréal公司在事前調查時,就會發現此點,就會選擇其他標誌,而不會投入這麼多行銷資源。因此,知道ZHD美髮店打算使用Zazú標誌,並不會讓L'Oréal無法註冊[15]

Easterbrook法官並指出,一審法院搞錯了一點。1988年之前申請聯邦商標,需要先有使用才能註冊,但是該使用只需要「微少使用」;但若沒有申請註冊聯邦商標,則該使用必須要達到足以產生全國性權利的使用,才能主張商標權利較優先(priority)。這兩種使用的程度不相同,但一審法院卻認為前者等於後者[16]

最後補充說明,在1988年美國商標法修法後,就算還未使用的商標,也可以向聯邦申請註冊,但需要具有「真正使用意圖」。那屬於另一個議題了。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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