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美國商標法在某些條文展現了使用保護主義，若已有人先使用某商標（但未註冊），就取得了申請註冊聯邦商標之權利，他人無法註冊取得該商標。此外，就算沒有申請註冊聯邦商標，只要具有後天識別性，仍可以援引商標法第1125條(a)主張侵權。

聯邦商標法第1125條(a)是為了避免欺騙（仿冒、不實廣告等行為）所設計之條文。雖然沒有明確寫到，但也間接地允許「未註冊商標」行使商標權。例如，第二巡迴法院於1985年之案件曾經提到，第1125條(a)要想避免公眾對產品來源之混淆。如果一標誌具有第二意義，購買者會將聯想到特定製造者，若一個相同或近似商標使用於另一製造者之產品，很可能也會產生相同的聯想[1]。因此，只要具有第二意義，未註冊商標就可以援引第1125條(a)行使救濟。

但在1988年之前，聯邦商標法並沒有明確寫出，在沒有註冊商標的前提下，要符合哪種情況，才能取得「可以註冊商標」及「可以行使商標權」之權利。因而，這個問題就由州法決定，加上聯邦普通法對於第1125條(a)中「使用」（use）這個字的闡述。在普通法中，所謂「使用」，指的是向公眾銷售該帶有該標誌（mark）的產品[2]。

而在聯邦商標法中，「使用」這個字是有意義的。其堅持公司必須有使用該標誌，才能夠獲得註冊之權利，此可以避免某些人註冊沒有使用的商標，只想讓其他競爭對手無法使用該商標。而「公開銷售」（Public sales）可以讓他人知道，他們不應投資資源開發類似於已被他人使用於交易中的商標。只有積極之使用，才能讓消費者將一標誌聯想到一特定產品，並告知其他公司該標示已經被如此聯想[3]。

法國歐萊雅（L'Oréal, S.A.）公司在美國的被授權人為Cosmair公司（以下將二者統稱為L'Oréal公司）。L'Oréal公司聘請了一家諮詢公司Wordmark，協助尋找頭髮化妝品新系列的名稱。Wordmark公司在查詢了美國商標註冊資料庫後，建議了250個商標名稱。最後，L'Oréal公司挑出了其中三個商標，包括系爭的「Zazu」這個詞，並進一步調查這個詞在美國是否還可以註冊為商標。

調查結果發現，在聯邦層級，有人註冊Zazu為衣服商標；另外在州層級有二個商標，其中一個是美髮店「Zazú Hair Designs」註冊的商標，另一個商標則已經沒有使用[4]。

Zazú Hair Designs 是位於伊利諾州芝加哥郊區的一家美髮店（以下稱為ZHD美髮店）。ZHD在1980年於伊利諾州註冊了「Zazú」商標，指定使用於美髮店。L'Oréal公司打電話詢問ZHD美髮店，是否有販售自家產品，員工回答目前沒有，但「正在研究中」。L'Oréal公司再打了第二次電話詢問，這次ZHD美髮店回答，目前沒有推出使用Zazú為名的產品[5]。

因而，L'Oréal公司認為只需要解決在聯邦層級於衣服註冊Zazu商標的商標權人Riviera Slacks公司。後來二公司達成協議， L'Oréal公司支付12萬5000美元給Riviera公司，Riviera公司就不會阻止L'Oréal公司註冊及使用Zazu商標[6]。

由於美國聯邦商標法雖然要註冊，但仍然要先有使用，故1986年，L'Oréal公司刻意將Zazu用於其染髮產品上，再跨州進行了小量的貨運，並用這個貨運為基礎，於1986年6月12日向聯邦註冊商標。進而，L'Oréal公司8月就在全美國範圍廣告和銷售該款Zazu染髮產品[7]。

但L'Oréal公司不知道，ZHD美髮店於1985年起，就想要以自家美髮店品牌，推出自有品牌的洗髮潤髮產品，並開始接觸幾家化學公司。ZHD美髮店最後對Gift化妝品公司提供的樣品較為滿意，並將一些樣品賣給來店客人。該樣品是用透明瓶子裝著，瓶身上貼個ZHD美髮店的名片。在1985年11月到1986年2月間，ZHD美髮店做過另外二筆跨州小生意，一是將2瓶賣給德州的朋友，收費13美元；二是賣了40瓶賣給佛羅里達州的美髮朋友，收費78.58美元，據說這是想要吸引佛羅里達州的消費者。不過這些產品因為沒有標示成分和重量，依法無法賣給一般消費者[8]。

在L'Oréal公司開始進行全國行銷後，其人員三次前往ZHD美髮店，發現該店仍沒有以Zazú為名販售任何產品。但是ZHD美髮店在1985年底訂購了25000個瓶子，上面印有Zazú。後來其也向廠商訂購標示成分、可黏貼於瓶身的標籤。1986年9月，ZHD美髮店在其店內開始銷售少量貼上標籤的手工瓶裝洗髮精。1987年開始後，ZHD美髮店直接指示由洗髮精供應商將洗髮精裝入瓶中，但沒有紀錄顯示裝了多少瓶[9]。

ZHD美髮店在L'Oréal公司開始全球行銷新產品後，向聯邦專利商標局申請註冊聯邦商標，並主張自己具有優先權；且決定在伊利諾州北區法院向對L'Oréal公司提起商標侵權訴訟。

在經過法官自己審判（bench trial）後，法官於1988年判決，ZHD美髮店的銷售屬於先使用，故有權在全國範圍內使用Zazú於頭髮產品[10]。其禁止L'Oréal公司繼續使用該商標，並判決其應賠償ZHD公司10萬美元作為所失利益賠償，以及賠償100萬美元，作為更正廣告，以恢復Zazú商標之名聲。甚至，地區法院認為，L'Oréal公司屬於故意侵權，且在訴訟中使用壓迫和欺騙手段，故地區法院另判賠100萬美元懲罰性賠償金，以及7萬6000元訴訟花費[11]。

L'Oréal公司提起上訴，本案進入第七巡迴法院，於1992年做出判決，推翻了一審判決，由Easterbrook法官撰寫判決書。

Easterbrook法官認為，ZHD之銷售並不構成足夠之使用，而取得優先於L'Oréal公司之權利。因為ZHD美髮店只有在自家店內銷售幾瓶，以及寄送一些給在德州和佛州的朋友，這並不會讓消費者對Zazú商標與 ZHD洗髮產品間建立連結，也不足以對其他製造者提供公示（notice）。實際上，直到L'Oréal公司開始廣告銷售其產品的幾個月後，ZHD美髮店才開始推出其產品[12]。

ZHD美髮店也向聯邦申請了Zazú商標主張，其主張L'Oréal公司已經知道ZHD打算使用Zazú為名進軍美髮產品市場，故ZHD應該有對該商標權利較優先。但Easterbrook法官認為，其申請聯邦註冊晚於L'Oréal公司的申請與行銷活動。而且，意圖使用商標卻沒去註冊，並不會取得任何權利。就算1988年聯邦商標法新增加第1051條(b)，雖未真的使用但真正意圖使用也可註冊，但必須真的有去申請註冊才行[13]。

雖然ZHD在伊利諾州先使用Zazú標誌於美髮「服務」上，但並沒有在全國取得美髮「產品」上的權利。一審法院原認為，因為L'Oréal公司知道ZHD美髮店經營美髮服務，所以就認定ZHD美髮店對該標誌的權利較為優先。但是，Easterbrook法官認為，ZHD並沒有將該標誌先使用於美髮產品上，也沒有先去聯邦申請註冊，並不會因此就取得優先權[14]。

而且，如果ZHD美髮店真的有先使用Zazú於美髮產品上，或真的有先去註冊，那麼L'Oréal公司在事前調查時，就會發現此點，就會選擇其他標誌，而不會投入這麼多行銷資源。因此，知道ZHD美髮店打算使用Zazú標誌，並不會讓L'Oréal無法註冊[15]。

Easterbrook法官並指出，一審法院搞錯了一點。1988年之前申請聯邦商標，需要先有使用才能註冊，但是該使用只需要「微少使用」；但若沒有申請註冊聯邦商標，則該使用必須要達到足以產生全國性權利的使用，才能主張商標權利較優先（priority）。這兩種使用的程度不相同，但一審法院卻認為前者等於後者[16]。

最後補充說明，在1988年美國商標法修法後，就算還未使用的商標，也可以向聯邦申請註冊，但需要具有「真正使用意圖」。那屬於另一個議題了。

Thompson Medical Co. v. Pfizer Inc., 753 F.2d 208, 215–216 (CA2 1985).
Zazu Designs v. L'Oreal, S.A., 979 F.2d 499, 502-503(1992).
Id. at 503.
Id. at 501.
Id, at 501.
Id. at 501.
Id. at 501.
Id. at 501-502.
Id. at 502.
9 U.S.P.Q.2d 1972 (N.D.Ill.1988).
Zazu Designs v. L'Oreal, S.A., 979 F.2d at 502.
Id. at 503.
Id. at 504.
Id. at 504.
Id. at 504.
Id. at 505.