北美智權股份有限公司

2018年，Steve Elster向美國專利商標局註冊「TRUMP TOO SMALL」（川普太小）文字商標，指定使用於第25類商品。第25類商標包括：「襯衫；襯衫和短袖襯衫；圖案T恤；長袖襯衫；短袖襯衫；短袖襯衫；短袖或長袖T恤；運動衫；T恤衫；T恤;可穿戴的服裝和服裝，即襯衫......」[1]。

根據Steve Elster的註冊申請書的說明，這個短詞，是希望喚起川普總統和參議員馬可盧比奧（Marco Rubio）在 2016 年總統初選辯論中令人難忘的交流，希望「傳達川普總統及其政策的某些特徵是微不足道的」[2]。

美國專利商標局審查官拒絕了此申請案。其主要依據兩項理由。

第一項，援引美國商標法第1052條(c)，認為此商標包含了尚在世的川普前總統的姓名，且沒有得到他的書面同意[3]。

申請人Elster先生主張，此標誌希望作為「政治評論」（political commentary），但審查官認為，只要含有他人姓名就不得註冊，因為在法條上和過去的判例法中，並沒有寫「政治評論」屬於例外[4]。

第二項，審查官認為，根據美國商標法第1052條(a)，此商標乃錯誤暗示與特定人有關聯[5]。

Elster先生對專利商標局決定不服，向商標審理救濟委員會提出上訴。上訴的主要理由認為，第1052條(c)和(a)，都屬於對言論自由之限制，且屬於「基於內容之限制」（content-based restrictions），違反美國憲法第一增補條文言論自由之保障。

但委員會維持了駁回決定，且認為本案只需要依據第1052條(c)，而不需要依據第1052條(a)[6]。

Elster不服，將此案上訴到聯邦巡迴上訴法院。2022年2月底，由Dyk法官做出判決，認為第1052條(c)禁止註冊含有他人姓名之商標，違反了言論自由，構成違憲[7]。

美國聯邦商標法中第1052條(a)的前半段規定：「能夠將申請人的商品與其他人的商品區別開來的商標，不論其性質，均能在主註冊簿上註冊，除非該商標：(a)包含不道德、欺騙性、可恥的（immoral, deceptive, or scandalous）事物或由其所構成；或包含貶損（disparage）生存或死亡的自然人、機構、信仰、國家象徵的事物或由其構成，或錯誤暗示（falsely suggest）與生存或死亡的自然人、機構、信仰、國家象徵有某種聯繫，或使其受辱、名譽受損；…[8]」

上述條文第一句為「可恥的」（scandalous）條款，第二句中又分為貶損（disparage）條款和「錯誤暗示連結」（falsely suggest a connection）。由於美國法院非常重視言論自由保障，認為商標申請之限制，也是一種言論自由限制。故美國最高法院在2017年的Matal v. Tam案[9]，宣告「貶損」條款違憲；又在2019年的Iancu v. Brunetti案[10]，宣告「可恥」條款違憲。

最高法院在這兩個案件中，認為「貶損條款」和「可恥條款」，有觀點歧視（viewpoint discrimination）問題。

美國商標法第1052條(c)，則規定：「包含可辨識在世特定自然人的名字、肖像或簽名或尤其構成，除非獲得其書面同意；或者已故總統之姓名、簽名、肖像且其遺孀仍在世者，除非獲得該遺孀之書面同意。[11]」

我們姑且稱第1052條(c)為「包含他人姓名」條款。「包含他人姓名」條款與前面的「貶損條款」和「可恥條款」不同，並不涉及觀點歧視，但屬於「基於內容之限制」（content-based discrimination）[12]。

Dyk法官認為，由於此案與過去最高法院的2017年的Matal v. Tam 案，和2019年的Iancu v. Brunetti案不同，並非屬於觀點歧視，而純粹屬於「基於內容之限制」，因此，必須先確定，到底要採取嚴格審查，還是中度審查。

若採取嚴格審查，必需要追求急迫重大政府利益，且必須量身定做；若採取對商業性言論之中度偏嚴格審查，則必須追求實質政府利益，且該限制可以「直接促進」該實質政府利益（directly advance a substantial government interest）。Dyk法官認為，要在商標上做限制，至少要有實質政府利益[13]。

政府有無實質利益呢？「禁止使用他人姓名」條款，想保護的利益是「名人形象權」？

Dyk法官認為，縱使保護名人形象權，但若一標誌之使用是要限制對政府官員之批評，名人形象權無法支持這樣的限制[14]。

Dyk法官引述了第十巡迴上訴法院的Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n案[15]。該案中，有人出了一系列詼諧訪作的棒球交易卡，只用了政治人物和運動球星的漫畫人物和相幽默評論，被認為不構成侵害名人形象權，受到言論自由保障[16]。另外，加州法院、紐約州法院，均認為，縱使有名人形象權，也不能用以阻止詼諧訪作和批評性言論[17]。

因此，Dyk法官認為，政府不能主張要保護名人形象權，而用來限制Elster標誌中包含的對政治人務的批評。由於川普總統是公共人物，且Elster的標誌傳達了他對總統政策的不同意和批評，因此，Dyk法官認為，政府沒有正當利益可以阻止Elster的言論[18]。

Dyk法官認為，不論採取嚴格審查，還是商業性言論的中度偏嚴格審查，結論都一樣，亦即，政府無法用隱私權或名人形象權作為政府利益，讓專利商標局拒絕Elster註冊商標 [19]。

最後，Dyk法官附帶提到，由於美國言論自由保護，要求限制言論自由之法規，不能有「過度廣泛」（overbreadth）問題。Dyk法官認為，第1052條(c)禁止商標包含他人姓名，應該要限縮。其認為，如果商標是要「具有公共重要性議題的詼諧訪作、批評、評論、藝術轉化或其他任何言論自由利益」，應該作為第1052條(c)禁止使用他人姓名的例外[20]。

本案中Dyk法官認為，縱使名人對自己的姓名可能有名人形象權，但不能用名人形象權阻止對名人之批評。但實際上，川普並沒有用名人形象權阻止Elster宣傳「川普太小」，而是政府對「川普太小」商標不給予註冊。在Dyk法官的討論中，似乎混淆了二者，不能用某種權利阻止你使用某標語，不代表某標語就有權註冊商標。美國專利商標局應該會對此判決提出上訴，我們可以繼續追蹤這個案例後續的發展。

In re Elster, 2022 WL 552146, at 1(CAFC, 2022).
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
Id. at 1.
15 U.S.C. § 1052 (a)(“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—(a)Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute;...”).
Matal v. Tam, 137 S.Ct. 1744(2017).
Iancu v. Brunetti, 139 S.Ct. 2294(2019).
15 U.S.C. § 1052 (c)(“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—
(c) consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.”).
In re Elster, at 2.
Id. at 4.
Id. at 7.
Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n, 95 F.3d 959, 970 (10th Cir. 1996)
In re Elster, at 7.
Id. at 7.
Id. at 8.
Id. at 8.
Id. at 9.