309期
2022 年 05 月 25 日
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商標檢索也可以超前部署
李翊群/北美智權 商標服務團隊

「商標檢索」泛指利用各國官方商標資料庫或民間商標資料庫,查詢各國已申請、註冊商標現況的方法。是當前商標實務中,在各層面皆被廣泛使用的好工具。對於商標申請人來說,在申請前進行「商標檢索」,可以了解是否有相近似且申請/註冊在先的商標前案,以及其近似的程度,來判斷是否要直接提出申請,或是再重新設計商標;對於各國商標審查官來說,審查商標申請案時也會進行「商標檢索」,以評估當前審查中的商標案是否有近似前案,並作為是否要核准此件商標案的重要判斷依據。筆者在「活用商標監視鞏固您的商標立於不敗之地」文章中曾介紹過商標監視也是透過定期至各國商標資料庫進行「商標檢索」,來達到所謂「監視」的目的。

那麼,什麼是商標檢索的「超前部署」,而本文又為何要如此強調呢?原因在於筆者從事商標工作多年,時常遇到有不少申請人已花費一筆設計費請他人設計完成的「商標圖樣」,常常是到了委託商標事務所進行申請前的「商標檢索」時,才發現存在近似前案,因此可能導致將來被商標審查官以「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤之虞」為理由來核駁商標申請。

由於一個「商標圖樣」從構思到成型,所耗費的絕對不僅僅是「設計費」,商標圖樣的創意發想是集眾人將申請人的商業理念、企業精神融入圖樣設計中的共同創作結果,可以說每一個「商標圖樣」都是申請人心目中的寶,都是他們的從零到有的作品。像這樣好不容易才定案的「商標圖樣」,如果在檢索後才發現將來有可能無法順利取得註冊,申請人受打擊的心情可想而知,要馬上放棄重新來過?,還是要硬著頭皮提出申請?後者除了申請費可能打水漂,於日後收到核駁通知,還是需要重新設計商標,豈不浪費大把光陰,更加延後取得商標註冊的時間,甚至影響到原本產品上市的計劃。

所以本文提倡將商標檢索「超前部署」在商標構思、設計的階段,以避免申請人辛苦構思、設計的商標,因為上述「近似前案」的問題,而導致無法順利註冊。具體的作法有三點:

一、如果您要申請「純文字商標

這種情形最為單純。建議申請人可以在構思階段羅列出多個「候選商標」,並以「文字檢索」的方式比對,刪除其中取得註冊機率較低的項目。如果申請人沒有把握自己判斷檢索的結果,建議可以請教商標事務所等專業人士。這個做法可以讓申請人及早意識到較為可行的構思方向,並以相對有效率的方式決定出一個「高勝率」的商標設計。

二、如果您要申請「圖+文商標」或「圖形設計商標」

如果是包含圖形設計的商標,則必須進行「圖形檢索」。相較於文字的近似度,由於不同審查官會有各自主觀的審美標準、辨識能力,對於圖形近似與否的判斷更是因人而異。但透過仔細進行的「圖形檢索」,您可以了解欲申請商品、服務類別中有哪些既存的圖形商標前案,甚至您可以將檢索出來的圖形商標列表提供給設計師參考,讓設計師在構圖時可以儘量避開過於雷同的設計元素。當然,如果是「圖+文商標」,建議您同時也要進行「文字檢索」。

三、計劃在多國申請商標:

如果申請人的商標布局包括多個不同的國家或國際組識,那您更應該向商標事務所尋求協助,因為不同國家的審查實務對於文字或圖形近似與否的標準不盡相同,尤其是商標中的圖形元素。例如中國的商標審查對於圖形的比對就明顯比台灣官方嚴格許多,一個類似的幾何圖形或類似的線條就可能導致商標申請的核駁。因此,如果您計劃申請多個不同國家的商標,建議您儘量透過商標檢索來確認當前設計的商標是否在欲申請的所有國家都能夠有相對高的通過機率。畢竟申請人大都希望能夠在每個國家都使用相同的商標來行銷商品、服務,而不樂見在部分國家因為無法取得註冊而不得不使用不同的商標。

在商標申請越來越盛行的當代,許多業界常使用的詞語、字串,有的早已被前案商標直接使用,有的則是略為修改後,以相同或近似發音的文字使用於前案商標。往往新案申請人想提出申請的商標名稱,檢索時會發現許多同業也英雄所見略同,早就將相同或類似的元素使用於商標並完成申請及註冊。於是乎,商標檢索的角色就越發顯得重要,尤其是想要在多國佈局商標的申請人,千萬不要只把商標檢索當做一個參考;而且,我們不只是建議申請人慎重看待商標檢索的重要性,本文更是強烈建議廣大的商標申請人或未來有可能申請商標的讀者,在心中建立一個超前部署的商標檢索概念,如此方能步步為營,逐步建立自身的商標保護網。

 

 

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