藍芽技術聯盟（Bluetooth SIG）註冊了相關藍芽商標，包括大家常看到的藍芽符號。要使用這些藍芽商標，必須加入該協會獲得授權，且產品經過認證並繳交費用。美國生產飛雅特、克萊斯勒、道奇汽車的FCA集團認為，其乃是購買自第三方供應商的產品，可以主張商標權利耗盡原則，故不需要加入藍芽技術聯盟繳費。2022年4月美國第九巡迴法院判決Bluetooth SIG Inc. v. FCA US LLC案，認為車商只要有充分說明，有機會主張權利耗盡。

圖片來源：Pixabay

藍芽技術聯盟（Bluetooth SIG）與商標

本案的原告是藍芽技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group，縮寫為SIG）。SIG是一個非營利組織，管理短距無線科技之標準。SIG擁有「Bluetooth」此文字商標，和以下兩個圖文商標。

表一、SIG擁有之圖文商標

資料來源：美國專利商標局

產品製造商想使用這幾個商標，必須加入SIG簽署授權協議，提交遵守相關規定的宣誓，並且支付費用。科技零件的製造商，必須遵守檢測要求，產品符合「藍芽合格程序」（Bluetooth Qualification Process，簡稱BQP）。檢測合格後，可以得到一個「合格設計ID序號」（Qualified Design ID number）以及一「宣布ID序號（Declaration ID number）。在此過程中，供應商需繳交行政費用[1]。

FCA集團向第三方供應商購買藍芽產品

FCA集團全名為Fiat Chrysler Automobiles，就是製造飛雅特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）汽車的公司，旗下還有道奇（Dodge）、吉普（Jeep）、Ram等品牌，是美國除了通用汽車、福特汽車以外的第三大汽車製造集團。

FCA集團的車都內裝了配備藍芽（Bluetooth-equipped）的主機。這些主機由第三方供應商製造，且都通過SIG的認證。但FCA集團沒有採取SIG要求的進一步步驟，以認證車輛的藍芽功能。FCA集團使用SIG的上述三個商標在其車內裝置上，以及產品說明出版物上[2]。 

SIG對FCA集團提起商標侵權訴訟  

SIG對FCA集團提起商標侵權訴訟。SIG認為，要使用藍芽相關商標，必須加入SIG協會，且也必須認證和列出他們的終端商品。但FCA集團沒有加入SIG協會，也從沒有提出認證申請。因而認為FCA集團是對藍芽商標的價值搭便車[3]。FCA則主張，第三方供應商的產品已經經過認證，且已經支付過行政費用。如果還要FCA集團在經過認證、再繳一次費用，則SIG是對同一個元件收了多次費用[4]。

權利耗盡抗辯？

FCA集團提出幾項抗辯，其中包括權利耗盡原則抗辯，在美國商標法上稱為第一次銷售原則（first sale doctrine）。以下為忠於原文，使用第一次銷售原則，指稱台灣一般講的權利耗盡原則。

一審法院做出即決判決，對第一次銷售原則的爭議，判決SIG勝訴。地方法院認為，本案不適用權利耗盡原則，因為FCA集團的行為，超出了「儲存、展示和轉售生產商的產品」（stocking, displaying, and reselling a producer's product）的範圍[5]。

但對於這一個爭點，FCA集團提出中間上訴（interlocutory appeal），FCA認為，「當一商標保護產品被整合進一新產品」，是否有第一次銷售原則之適用？第九巡迴法院的一個庭核准了這個中間上訴[6]，並於2022年4月做出判決。

最高法院和第九巡迴法院曾判決，只要有充分說明就可以

地區法院之前採取的見解，乃是根據第九巡迴法院1995年Sebastian案的一段見解：「『第一次銷售』原則的本質是，購買者僅以生產者的商標儲存、展示和轉售生產者的產品，即不會違反《蘭姆法案》賦予生產者的任何權利。[7]」

但第九巡迴法院認為，Sebastian案的這段話，並不是闡述第一次銷售原則的準確範圍，只是簡單描述下游買家未經授權轉售真品的行為，說明受第一次銷售原則保護[8]。 

最高法院的其他案件承認第一次銷售原則的範圍，就超過了Sebastian案所謂的本質範圍。 在最高法院1924年的Prestonettes案，被告是一化妝品製造商，向商標權人購買了真品的化妝粉，然後經過加壓、添加黏合劑，使其變成粉餅，放在粉餅鐵盒中銷售。最高法院認為，商標法沒有禁止被告「附帶」使用原告的商標，該使用並非指稱該產品，而是說明該商標產品是新產品的組成元素。只要一般公眾被充分告知，誰修改了該粉末，如果被告之製程降低了原告粉末品質，公眾有機會發現誰該負責，這就夠了[9]。

在第九巡迴法院1998年的Enesco案，被告Price/Costco是一零售商，從商標權人那購買了瓷娃娃，並重新包裝；但在重新包裝時，不小心壓碎了瓷娃娃。法院認為，仍然有第一次銷售原則之適用，只要公眾可以被適當告知，被告Price/Costco有經過重新包裝，如此對於碎裂的原因是誰造成的，就不會產生混淆誤認[10]。

將零組件整合一新產品是否可主張商標權利耗盡？

上述最高法院Prestonettes案和第九巡迴法院Enesco案，被告都是將一個組件成分整合進一新的終端產品中，且判決均認為有第一次銷售原則之適用。二判決都強調，銷售者在銷售時，有無揭露該商標產品如何被整合；只要有適當的揭露，被告就可以主張第一次銷售原則[11]。

第九巡迴法院認為，在一審時，對於FCA集團是否有適當揭露，其與藍芽科技的關係，或者其產品乃使用符合藍芽科技之測試規格，地區法院並沒有詳細審理。因此，第九巡迴法院撤銷地區法院判決，將此爭點發回地區法院重新審理[12]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們