在第311期（單一顏色商標：智慧財產法院判決偉嘉紫色案），曾提及台灣與澳洲法院對於相同之單一顏色商標「偉嘉的紫色」是否具識別性，各有不同看法。本期及次一期則繼續介紹紐西蘭與澳洲法院就同一綠色商標（Pantone 376C）是否清楚界定，所採取的立場差異。

本案[1]主要涉及EBL與Frucor針對能量飲料上使用特定綠色之兩項上訴爭議。Frucor於2008年以單一綠色（Pantone 376C，如下圖所示，後稱系爭商標）向紐西蘭智慧財產局（IPONZ）註冊商標，並指定使用於第32類商品「能量飲料，非可可飲料」獲准（實際使用之商品名稱為「V能量飲料」）。Frucor在商標說明（explanation）中提及，系爭商標係「由綠色（Pantone 376C）組成，如申請所附之圖樣（representation）表示，以作為商品、包裝或標籤之主要顏色」。

由於EBL亦於自家能量飲料商品上使用暗綠色調（shade of green），為避免往後可能產生之侵權訴訟，遂向IPONZ主張系爭商標註冊無效以及未實際使用，惟均遭到駁回，EBL因而向紐西蘭高等法院提起訴訟。

本案系爭商標

現行商標說明之實務作法即足以界定系爭商標

「主要使用」措辭並未不當擴大保護範圍

在註冊無效之爭議方面，首先，法院認為英國上訴法院判決Glaxo案[2]就商標界定所為之嚴格要求不宜適用於本案：該案要求商標界定必須精準且無任何模糊之處，而申請人Glaxo描述商標之措辭——「標識係由吸入器大部分使用之深紫色（Pantone 2587C）以及其餘部分使用之淺紫色（Pantone 2567C）所組成」——可能導致其他吸入器廠商無法以各種組合方式使用Glaxo所提及之兩種紫色調。其次，法院亦拒絕斟酌英國上訴法院判決Cadbury案[3]針對吉百利暗紫色商標提出之憂慮：該案認為，若是特定顏色使用被描述為「主要」（predominant）時，將可能不當擴大商標之保護範圍，等同承認非主要使用獨特顏色之其他特徵亦屬於識別性特徵（distinctive character）。

法院認為，前述判決的分析都反映出某種觀點，亦即標識之書面說明措辭必須能使其整體外觀具識別性，因而不應該接受未詳盡描述細節的標識——至少有部分原因是此類標識得以多種形式呈現非重要細節——換言之，標識的各項細節不得有所變動，且皆能使商標在使用上具識別性。

法院表示，即使界定註冊所授予之保護範圍存在若干困難，亦不得以此為由拒絕申請人採用包含「主要使用客觀可辨之暗色調」等措辭的陳述模式（formula of words）。法院不否認，界定顏色商標之本影範圍（umbra）與半影範圍（penumbra）[4]可能較立體標識更為困難，但這僅是反映出商標性質不同罷了。儘管商標說明的措辭必須充分準確地指出「形成識別性特徵之實際使用方式」，但並不表示申請商標時僅能採用「只使用特定單一顏色而無其他」等類措辭。

再者，法院亦不認同本案所採用之商標說明措辭必然會導致「以單一申請案取得多種標識之商標權」如此結果，前述陳述模式其實旨在排除他人於類似商品上主要使用特定之暗綠色而已。理論上，採用該陳述模式之措辭可能縮減本影範圍（umbra），而在半影範圍（penumbra）則需證明商標之相似性係出自欺瞞（deceptive similarity），惟無論如何，這些論述都無法作為禁止以此類措辭說明商標之理由。

識別性特徵為「系爭商標之主要使用」

法院強調，本案中商標描述之實務作法即足以充分明確地界定顏色商標，而申請人的主要責任在於證明特定顏色具備識別性。尤其是，本案並無必要採納Cadbury案那般嚴格的解釋，只要解釋為註冊僅賦予特定「獨特顏色之主要使用」（predominant use of the distinctive colour）商標保護即可，至於包裝其餘部分則屬無關緊要，不致於增減商標之保護範圍。總言之，本案僅有單一識別性特徵，亦即系爭商標Pantone 376C在包裝上之主要使用，縱使實際上可能需確認競爭對手是否於容器或包裝主要使用該顏色，惟並不因此產生系爭商標界定明確與否之疑慮。

至於澳洲聯邦法院判決Frucor案[5]，法院認為其客觀情況與本案不同而不宜援引：在該案，Frucor雖主張使用的獨特顏色為Pantone 376C，但所提交之顏色樣本卻非該顏色，由此產生的歧異當然必須由Frucor負責而不應准予註冊。相對地，Frucor在本案申請商標時之書面描述為Pantone 376C，且所提交樣本也確實為該顏色，並無不一致之情事發生。

「更正」才是解決色卡與系爭商標不一致之最佳作法

關於EBL主張撤銷系爭商標的上訴請求，主要是源自登記簿上色卡顏色與Frucor實際使用之顏色存在歧異[6]。根據IPONZ實務指南第4.3.1節，申請顏色商標時必須：

1. 提交顏色圖樣，或
2. 使用廣為人知且易於取得之顏色標準描述顏色，例如Pantone色彩系統。

而商標描述亦應包括商品或服務（將）如何使用顏色之資訊，例如「商標為藍色（Pantone xxx），如申請所附之圖樣表示，係應用於商品外部表面」。

法院表示，在其他條件不變之情況下，應以色號（code of colour）與顏色之書面描述為準；儘管普羅大眾可能受到登記簿上錯誤的顏色樣本所誤導，但競爭對手若想確認Frucor使用何種綠色，仍必須檢視登記在案的Pantone色號。因此，即使Frucor未能及時更正顏色不一致之錯誤——在2009-2011年IPONZ向Frucor提供的法規遵循報告中，即顯示與原始樣本不同的較暗綠色，而Frucor至判決時前不久方提出更正申請——然為解決此類顏色替換（transposition）的系統性問題，最佳方案應是「更正註冊內容」，而非剝奪系爭商標所有人之商標權，更不該認為Frucor僅能就（其曾有意使用之）較暗綠色主張保護。總言之，法院認定Frucor於相關期間內確實持續使用Pantone 376C作為商品的主要顏色（predominant colour），並無未實際使用之問題。

結語

在大英國協成員國的判決中，參照其他成員國法院見解往往是裁決爭議的重要論據之一，但如本案拒絕援引也並非罕見——縱使法制相近，客觀條件雷同，各法院所抱持的觀點與價值也可能大相逕庭——相較於英澳，紐西蘭高等法院顯然採取寬鬆的態度判斷商標界定問題。

根據台灣現行審查基準，為避免因掃描、轉檔等程序作業後產生色差（尤其是單一顏色商標），申請人得在商標描述中以國際通用的顏色辨識系統界定所欲註冊保護之顏色，不過已刪除1994年審查基準中解決歧異之原則，亦即「商標及其描述應共同清楚界定構成商標所有細節的部分且彼此一致，若描述內容之顏色與申請書所示者不同，應以申請書為準」，故如遇本案情形將作何處理，恐有疑義。

在第311期，法院亦就色差問題質疑涉訟標識之獨特性或識別性，而根據檢索資料庫，Mars Inc在提交「偉嘉的紫色」與「寶路的黃色」申請案時似未提供Pantone色號或其他色彩表示式，以結果而論，色差之責任顯然是由Mars Inc承擔。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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