名人同意他人用自己姓名註冊商標後，可否事後終止，並要求撤銷商標？NBA獨行俠隊的球星唐西奇（Luka Dončić ），於2022年9月6日透過其成立的Luka99公司，向美國專利商標局請求撤銷自己媽媽註冊的美國商標「LUKA DONCIC 7」。本案的關鍵在於，唐西奇在19歲時曾經同意媽媽用自己的名字申請美國商標，但22歲用書面向媽媽表示終止該同意……
唐西奇老媽註冊的「LUKA DONCIC 7」商標
唐西奇是美國NBA達拉斯獨行俠隊的年輕球星，現年才23歲。而Mirjam Poterbin女士，也就是唐西奇的老媽，住在斯洛維尼亞首都。她於2018年、唐西奇19歲時，向美國專利商標局USPTO申請註冊「LUKA DONCIC 7」這個商標。兩年後，USPTO核准該商標註冊 ，理由是其已經先在歐盟有相同商標之註冊[1] 。
圖一、唐西奇媽媽註冊之美國商標，註冊號5953034
上圖是唐西奇媽媽所註冊的美國商標 ，是字體經過設計的「LUKA DONCIC 7 」。之所以後面加個7，是因為唐西奇以前在歐洲皇家馬德里隊打球時，穿的球衣背號為7號。但後來到美國NBA打球時，背號則改為77號。該商標指定使用之商標和服務，包括化妝品、肥皂、服裝、遊戲、玩具和籃球訓練營[2] 。
唐西奇撤回對老媽使用和註冊商標的同意
從唐西奇16歲在歐洲打職業球賽起，媽媽就替其打理周邊事業。當初唐媽在美國申請這個「LUKA DONCIC 7」商標時，有得到19歲的唐西奇的同意，但當時唐西奇還未滿20歲[3] 。
到了2021年，唐西奇已經22歲，決定管理自己的周邊事業，故寫了一個正式的書面通知給老媽，說明他「終止」他過去所做過的同意，亦即不再同意使用和註冊任何含有指涉他或關連他的商標，包括本案的「LUKA DONCIC 7」商標[4] 。
唐西奇自己設立了一家Luka99公司，致力於宣傳唐西奇的姓名、形象和肖像權（Name，Image and Likeness, 簡稱NIL）。其於2022年9月6日向USPTO的商標審理救濟委員會（TTAB）請求撤銷「LUKA DONCIC 7」這個美國註冊商標[5] 。
唐西奇自己申請商標被USPTO拒絕
Luka99公司想請求撤銷唐西奇媽媽註冊的商標，是因為該公司於2021年在美國申請註冊「LUKA DONCIC」和「ORIGINAL HOOPS OF LUKA DONCIC」商標時，USPTO「初步拒絕」這些申請案。USPTO所持的理由為，這些商標與唐媽先註冊的「LUKA DONCIC 7」過於近似，可能會讓消費者產生混淆誤認之虞[6] 。至於Luka99公司所申請的第三個申請案，乃將「LUKA DONCIC」標誌使用於慈善籌款服務，該案目前尚沒有分案進行審查[7] 。
理由一：錯誤暗示與唐西奇有連結
Luka99公司所提出的第一項撤銷理由是，系爭商標「LUKA DONCIC 7」的內容就是使用唐西奇的名字。當這個商標使用在某些產品或服務上，一般大眾會立刻認為是唐西奇的產品或與唐西奇有關聯，誤以為唐西奇同意或推薦該商標的使用。但是，Luka99公司主張，唐西奇與該商標權人（唐媽）所賣的產品或服務一點都沒有關係，也不「同意」或「推薦」唐媽賣的產品或服務[8] 。
其根據的條文是美國商標法第1052條(a)條：「......或錯誤暗示（falsely suggest）與生存或死亡的自然人、機構、信仰、國家象徵有某種聯繫」，可簡稱為一種「錯誤暗示連結」（falsely suggest a connection）條款。該條款的意旨在於，避免名人的姓名被他人拿去當作商標，使用在某些產品或服務上，會讓人錯誤地以為該名人支持、推薦該特定商品或服務。
理由二：使用人名作商標且唐西奇已終止同意
唐西奇是在19歲的時候（2018年），同意媽媽在美國申請系爭商標。但在2021年唐西奇22歲時，他明確的表示要立刻「終止」該同意。由於商標使用到他人姓名時要得到他人同意，Luka99公司主張，既然已經終止該同意，故唐媽的註冊應該被撤銷[9] 。
其根據的條文是美國商標法第1052條(c)規定：「含有可辨識在世特定自然人的名字、肖像或簽名或由其構成，除非獲得其書面同意...」。
理由三：未使用而放棄
Luka99公司主張，商標權人（唐媽）在2020年獲得註冊後，目前唐媽或任何授權人，都沒有在美國商業中將系爭的「LUKA DONCIC 7」商標使用於產品或服務上[10] 。
Luka99公司主張，根據相關資訊顯示，唐媽也沒有意圖想要恢復使用這個商標，故可認為已「拋棄」了這個商標的權利[11] 。因為「拋棄」也構成商標「廢止事由」。
可否同意他人註冊姓名後又終止？
這個案子才剛請求撤銷商標，還不知道TTAB最後會採取什麼決定。但本案最有爭議的地方就在於，當事人曾經同意他人以自己名字申請商標，可否在數年之後終止該同意，並要求撤銷該商標？此種情形非常罕見，在過去似乎沒有這種案例[12] 。
過去曾經發生過，名人同意他人註冊商標，但所為的同意沒有用書面記錄下來，因而該名人撤銷成功。也曾有案例，名人乃「授權一段具體的時間」讓他人註冊及使用商標，當授權期間屆滿且不再授權，該名人也成功撤銷該商標。但唐西奇這個案例中，曾先有明確的書面同意，但又主張事後終止並要求撤銷商標，故這個案例的後續決定值得我們追蹤。
Michael McCann, Luka Doncic Embroiled in Unusual Trademark Dispute With His Mother, September 13, 2022, https://sports.yahoo.com/luka-don-embroiled-unusual-trademark-130000080.html .
Id.
LUKA99, INC., v. MIRJAM POTERBIN, Petition to Cancel（請求撤銷書）, at 2。
Id. at 2.
LUKA99, INC., v. MIRJAM POTERBIN, Petition to Cancel（請求撤銷書）
Id. at 6-7。
Id. at 7.
Id. at 7-8.
Id. at 8.
Id. at 9.
Id. at 9.
Michael McCann, supra note 1.
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
作者： 楊智傑
現任： 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷： 真理大學法律系助理教授
學歷： 台灣大學法律系
專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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