320期
2022 年 11 月 09 日
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未註冊商標之產品外觀是否取得後天識別性?2022年第九巡迴法院P&P Imports v. Johnson Enterprises案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國的P&P公司於2016年底推出一款大型庭院式四子棋產品,在Amazon上成為最暢銷玩具。不久後,另一家公司推出大小、配色都一樣的產品。P&P公司主張自家的產品大小配色之產品外觀,屬於受保護的未註冊商標,而控告對方侵害商標權。雙方在法院爭執,此種大小配色之產品外觀,是否取得次要意義(後天識別性),而可主張商標保護。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

庭院大型屏風式四子棋產品

P and P Imports公司(以下簡稱P&P公司),以GoSports這個品牌銷售戶外玩具產品。其在2016年12月起推出「大型四子棋」(Giant 4 in a Row Game)這款玩具品,該產品將一般桌遊的屏風式四子棋版本,改為較大型的庭院遊戲產品。P&P公司透過Amazon和eBay銷售這款產品,並在Amazon上成為戶外遊戲產品的銷售冠軍[1]

2017年間,Johnson Enterprises公司(以下簡稱Johnson公司)想拓展其戶外遊戲產品項目。其先做市場調查,發現P&P公司是Amazon上這類商品的最熱銷產品,故將P&P公司樣品,寄給中國製造商,請其生產類似產品,並於2017年10月開始銷售與P&P公司產品幾乎一樣的產品。Johnson公司的產品與P&P公司的產品,在顏色、風格、大小,幾乎都一樣,只有產品上方印的品牌不同。請見下圖一。

圖一、P&P公司與Johnson Enterprises公司的大型四子棋產品

圖片來源:P and P Imports LLC v. Johnson Enterprises, LLC,46 F.4th 953, 957(4th Cir. 2022).

P&P公司主張大小配色受到產品外觀保護並控告侵權

2019年3月,P&P公司控告Johnson公司侵害其「產品外觀」(trade dress),亦即未註冊商標,而違反聯邦商標法第1125條(a),另外也違反加州不公平競爭法。

P&P公司主張,其產品外觀的內涵主要為「純白色遊戲板,帶有圓形切口,和扁平的圓形紅色和藍色圓幣。」[2] P&P公司主張,此款特別的產品外觀,已經廣為消費者認識與辨別,而取得「次要意義」,亦即具有後天識別性。其主張,Johnson公司乃意圖欺騙公眾關於其遊戲產品之來源,想從P&P公司的四子棋產品的商譽中獲利[3]

地區法院認為不具次要意義

地區法院一審時,Johnson公司請求即決判決,駁回P&P的主張。

關於未註冊的產品外觀之侵權,原告必須證明:(1)該產品外觀不具功能性;(2)該產品外觀取得次要意義(後天識別性);(3)原告和被告產品有混淆誤認之虞[4]

地區法院關心的重點,主要是該產品外觀是否取得次要意義(後天識別性)。地區法院認為,P&P沒有提出取得「次要意義」的證據,因為在其所提證據中無法證明,消費者會將該產品外觀,特別連結到P&P公司(地區法院引用了第九巡迴法院2011年判的Fleischer案[5]的見解),故駁回P&P之請求[6]

P&P公司不服,上訴到第九巡迴上訴法院。第九巡迴法院於2022年8月24日做出判決,推翻一審判決。

次要意義不需要連結到具體的公司名稱

第九巡迴法院首先指出,一個產品的設計,包括獨特的名稱、品牌、包裝、標示,都可能發展出「來源辨識之外觀」。只要發展出識別性、具備「來源辨識」能力,該產品就可以獲得產品外觀保護,製造商就可以根據聯邦商標法第1125條(a)的未註冊商標,提起侵權訴訟[7]

當「在公眾心目中,商業外觀的重要性是識別產品的來源,而不是產品本身」時,就存在「次要意義」。地區法院引述第九巡迴法院Fleischer案,認為消費者必須將P&P產品外觀特別連結到P&P這家公司名稱,而非其他任何一個不知名公司,才具有次要意義[8]

但第九巡迴法院指出,Fleischer案不能推翻第九巡迴法院長期以來對於次要意義的定義。過去判決認為,次要意義乃指消費者可連結到一個來源,即使是不知名的來源。也就是說,消費者不用知道所連結到之來源的具體名稱,只要知道其來自某一個公司好了[9]

推定存在次要意義的證據是否充分

在判斷是否取得次要意義時,法院應考慮多個因素,包括:「直接消費者證詞;問卷調查證據;商標的專屬使用情形、方式和使用期限;廣告的數量和方式;銷售額和客戶數量;在市場上所建立地位;以及被告故意複製的證據。」[10]

由於地區法院是採取即決判決(尚未證據開示、未召開陪審團),故所能獲得的這些事實證據有限。本案中,原告至少證明了其中二項證據,包括(1) Johnson公司故意模仿;以及(2)消費者問卷調查。第九巡迴法院認為,在即決判決程序中掌握的事實資訊有限下,能提出這二個證據,就已經夠充分了[11]

意圖複製

第九巡迴法院認為,若能證明「意圖複製」這項證據,可強烈推定,對方產品已取得次要意義。亦即,若有公司故意複製競爭對手產品,很可能就是想要利用已經存在的次要意義。本案中,Johnson公司在市場調查時先研究了P&P的產品,並訂購一個寄給中國製造商,幾個月後開始銷售幾乎一模一樣的產品。這項證據,強烈地推定,Johnson公司乃故意複製 P&P的遊戲產品[12]

Johnson公司則主張,這些產品特徵全都是功能性的,同業間彼此模仿,並不當然就可認定對手產品具有次要意義。只有證明被告意圖模仿原告產品,乃是「意圖混淆消費者、讓消費者以為其產品來自於原告」,才能認為對手產品具有次要意義[13]

第九巡迴法院認為,是否有「意圖混淆消費者」,是在混淆誤認判斷時才要考慮的。至少在第九巡迴法院管轄區,有意圖模仿,就可推定對方產品有次要意義[14]

就算真的要求「意圖混淆」,從其他證據來看,也可認為被告有意圖混淆。本案中,被告除了複製產品設計,還複製行銷方式。Johnson公司在其產品描述上,複製了許多P&P公司的產品描述,例如「遊戲板是由『優質木材』製成的、代幣由『永不破裂』的『耐用塑料』製成」等。此外,其一樣透過Amazon銷售產品,消費者會在同一銷售管道上看到二個幾乎一樣的產品。因而,除了產品上印的品牌不同外,其餘都太過接近,均可推定被告乃意圖混淆消費者[15]

消費者問卷調查

P&P公司委託專家所進行的消費者問卷調查顯示,63%的受訪者回答,此款大型四子棋遊戲產品來自於單一來源/公司。該專家認為,此強烈推定,P&P的這種產品外觀已經取得次要意義[16]

Johnson公司認為此問卷有問題。因為這個問卷是在Johnson產品上市2年半後才做的問卷。因此,此問卷無法反應,Johnson產品於2017年10月推出時,消費者對該產品外觀的認知[17]

但第九巡迴法院認為,P&P 公司不需要在還沒有訴訟產生前,就提早做消費者問卷。而且,法院過去也都允許,在侵權使用已經發生之後多年才進行的問卷[18]

當然,消費者雖然回答該產品外觀來自單一來源,是否來自於原告公司還是其他公司,則要在正式審判時進一步探究,但至少在即決判決階段,就現有問卷結果已經足以推定,原告產品具有次要意義[19]

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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