外國申請人在美國申請商標，一般透過美國事務所代為申請，在法律上需指定一代收送達人，負責代收美國專利商標局（USPTO）往來的文件。但是，將來若發生法律訴訟（在法院主張該商標應撤銷），法院文件該如何送達給外國申請人？第九巡迴法院在2022年San Antonio Wineryv. Jiaxing Micarose案認為，法院程序一樣可向最初指定的代收送達人為送達；但若沒有指定，就直接向專利商標局長為訴訟送達。

外國人在美國申請商標需指定送達人

美國聯邦商標法規定，外國申請人若在美國沒有住所，需指定一個美國居民為文件的送達代收人。第1051條(e)規定：「如果申請人的住所不在美國，其可向專利商標局提交文件，指定影響商標之程序（proceedings affecting the mark）之通知送達或程序送達（served notices or process）之美國居民的姓名和地址。此類通知或程序送達可向指定之人當面送達，或者寄到最後指定文件中記載之被指定人的地址以為送達。如果在最後指定文件中的地址找不到被指定人，或者註冊人沒有向專利商標局提交文件指定應送達的美國居民的姓名和地址，此類通知或程序可以送達給專利商標局（PTO）局長。[1]」

一般來說，這一條適用於專利商標局行政程序上的通知。但是，若該商標後來引發法院訴訟程序，即他人在法院主張該商標應撤銷或不得註冊，法院程序上是否也適用？第九巡迴法院在2022年San Antonio Wineryv. Jiaxing Micarose案，判決認為適用[2]。

中國貿易公司註冊同名商標

聖安東尼奧酒莊（San Antonio，以下簡稱「聖安東尼奧」）是一家歷史悠久的洛杉磯酒莊，以其Stella Rosa品牌的葡萄酒而聞名。該酒莊是由Riboli家族經營。聖安東尼奧註冊了「RIBOLI」和「RIBOLI FAMILY」二商標，從1998年開始就使用於葡萄酒產品[3]。

圖一：聖安東尼奧酒莊的RIBOLI FAMILY商標及其出產之葡萄酒

資料來源：RIBOLI FAMILY WINES官方網站

嘉興米卡羅斯貿易有限公司（以下簡稱「嘉興」）是一家使用Riboli名稱銷售產品的中國公司。 2018年，嘉興註冊了Riboli商標，用於服裝鞋帽。2020年，嘉興申請註冊Riboli商標，用於其他類產品，包括倒酒器、瓶架、容器、雞尾酒調酒器、餐具以及其他各種廚房和家居用品。嘉興所註冊之商品與聖安東尼奧在其酒廠和餐廳銷售的產品有相當大的重疊[4]。

在得知嘉興使用Riboli名稱在美國銷售產品後，聖安東尼奧在加州地區法院對該嘉興提起訴訟，主張嘉興侵害其商標。該投訴根據聯邦商標法就商標侵權、商標淡化和虛假原產地名稱以及相關州法向嘉興提出索賠。另外，聖安東尼奧請求法院禁止嘉興在其產品上使用Riboli商標，撤銷嘉興2018年所註冊的Riboli商標，並命令嘉興放棄其2020年Riboli商標的申請案，或禁止PTO核准該申請案[5]。

原告主張用聯邦商標法規定，透過專利商標局長為送達

由於嘉興是一家中國公司，所以聖安東尼奧的送達流程，照理說需按照國外送達的規則進行。在美國，此類規則的來源之一是《聯邦民事訴訟規則》第 4條(f)。根據規則第4條(f)，除其他方式外，可透過「任何國際商定的送達方式合理地發出通知」送達海外之被告，包括《關於向國外送達司法和非司法文件的海牙公約》的程序[6]。

根據《海牙送達公約》，原則上，聖安東尼奧應將傳票和訴狀交給中國政府指定的「中央機關」，然後由其負責向嘉興送達[7]。聖安東尼奧考慮此種方式的送達，可能需要太長時間，故轉而主張根據聯邦商標法第1051條(e)的規定，可送達給嘉興的指定送達代收人；若嘉興沒有指定，則可送達於美國專利商標局長[8]。

為了利用第 1051(e) 條的送達程序，聖安東尼奧先詢問曾代表嘉興處理商標申請的美國律師，是否會代表嘉興接受送達。該律師沒有回應，故聖安東尼奧將傳票、訴狀和隨附文件送達PTO局長。收到文件後，PTO向嘉興寄送一封信，表示「根據 15 U.S.C. § 1051(e)，訴訟程序的送達是已透過向PTO局長送達而生效」。PTO將文件副本寄給嘉興，並將其放入嘉興的商標註冊檔案中[9]。

加州法院認為未合法送達

一審開庭時，被告嘉興沒有出現。聖安東尼奧主張已經透過PTO局長合法送達於嘉興。因而，聖安東尼奧請求法院為「一造缺席判決」[10]。

但是，地區法院認為嘉興未被合法送達，而駁回「一造缺席判決」之請求。地區法院指出，目前為止，沒有任何一個上訴巡迴法院曾對於第1051條(e)是否適用於法院程序，表達過意見。故其引用加州東區2005年的一個判決見解[11]認為，第1051條(e)的規定，只適用於PTO的行政程序，並不適用於法院程序[12]。

對於此裁定，聖安東尼奧立即提出上訴[13]。

第九巡迴上訴法院認為適用於法院程序

第九巡迴法院推翻一審裁定，認為聯邦商標法第1051條(e)之規定，一樣適用於法院程序的送達。其認為，可從聯邦商標法第1051條(e)的條文中使用的文字，尤其是條文中的「影響商標之程序」（proceedings affecting the mark），得到答案[14]。

首先，從商標法制定當時的字典或法律字典均認為，程序（proceedings）當然包括法院程序或法律上之程序[15]。

其次，法院程序確實會「影響」（affect）該商標。法院除了可以決定是否有權註冊商標，也有權決定是否應撤銷商標[16]。

進一步，通知送達或程序送達（served notices or process）中所講的「process」，本來講的就是法院的開庭通知或令狀。而且，第1051條(e)如果只是講行政程序的送達，那麼只需要寫通知送達（served notices），不需要寫「process」這個字[17]。

結語

第九巡迴法院在本案創造了一個重要的新規則。外國商標申請人在美國申請註冊時，要指定一個美國居民作為代收送達人。該代收送達人不只是處理商標申請、商標撤銷等行政程序的文件送達，也會適用後續法院程序的送達。

如果在外國申請人沒有按照第1051條(e)指定代收送達人，則法院程序之送達可以送達於專利商標局長，由專利商標局轉通知外國申請人。因此，外國申請人在請美國律師事務所代為申請美國商標時，需約定清楚，後續若發生法院訴訟程序，是否仍由該事務所作為法院程序的代收送達人。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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