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美國聯邦商標註冊程序大致可為申請、審查、公告及註冊等四階段。申請案經USPTO審查，若認為無不得註冊事由，就會公告於其官方公報。此時，任何自認因該商標註冊而受有損害之人，得向USPTO提出異議。異議期間為公告後30日內，得依申請延展，最多至180日。異議制度之目的在於彌補審查程序之不足，由TTAB依兩造對審程序審理。商標法並未明列異議事由。理論上，審查過程中的任何法律瑕疵均得為提出之依據，實務上常見者為 15 U.S.C. §1052規定之拒絕註冊事由[1]。申請人之商標有淡化他人著名商標之虞者，雖屬拒絕註冊事由之一，但審查階段不對此審查，須待公告後再由利害關係人提出異議[2]。

申請人Neil A. Campbell 於2018年4月18日以意圖使用為基礎，向USPTO申請註冊標準字體之SoniStream商標，用於國際分類第9類之「用於網路與廣播電台排程及播音之可下載電腦軟體」。異議人SONY公司認為，SoniStream商標有致其SONY及SONY系列商標模糊淡化之虞，於公告後提出異議[3]。案經TTAB審理，認定SONY公司具提出本件異議之資格，且其模糊淡化主張有理由，宣告異議成立[4]。

圖一、SoniStream商標

圖片來源：Sony Group Corporation v. Neil A. Campbell, Opposition No. 91245851, at *38 (October 28, 2022).

申請人Neil A. Campbell並未就異議人適格與否加以爭執。TTAB認為，SONY公司既為SONY註冊商標權人，異議結果對之自有直接商業利益。而且，SONY公司有合理基礎相信SoniStream商標之註冊將對其造成損害。因此，SONY公司具提出本件異議之資格[5]。

TTAB指出，異議人以優勢證據證明4項要件：（1）異議人之商標具識別性且著名；（2）申請人於商業上使用其商標；（3）申請人開始使用其商標時，異議人之商標已成為著名商（4）申請人之商標使用有致異議人之著名商標模糊淡化之虞[6]。

由於SONY為獨創性標識，且無須提出後天識別性之證據，即註冊於主要註冊簿（Principal Register），其識別性無庸置疑。

商標淡化所保護的著名商標必須「已廣泛為美國一般消費大眾認識為係該商標所有人之商品或服務來源之識別標示」。判斷著名程度的因素包括：(i) 商標之廣告與宣傳的期間、程度及所及之地理範圍；(ii) 以該商標表彰之商品或服務的銷售金額、數量，以及地域範圍；(iii) 該商標的實際辨識度；(iv) 該商標是否註冊於主要註冊簿。

1. SONY商標的廣告及宣傳
半世紀多以來，異議人每年花費數千萬美元，透過各種媒體廣泛宣傳行銷SONY商標[7]。

2. SONY商標表彰之商品或服務的銷售情形
異議人自1960年起使用SONY商標於美國行銷消費商品，自1989年起銷售娛樂相關之商品及服務。異議人估計，2013至2019年期間，SONY商標表彰或相關之商品或服務，在美國銷售金額即超過1000億美元[8]。

3. SONY商標之實際辨識度
TTAB指出，實際辨識度是4項判斷因素中最重要的1項。從記錄上來看，SONY公司及其商標多年來不但廣受媒體報導，更躋身世界百大品牌之列。證據顯示SONY無疑為美國辨識度最高的品牌之一[9]。

4. 於主要註冊簿註冊之情形
異議人自1964年起即陸續註冊SONY商標於多種商品及服務，註冊時無須提出後天識別性之證據。此項因素有利於著名程度之認定[10]。

綜合上述各項相關判斷因素，TTAB認為SONY商標著名程度極高，應可適用15 U.S.C. § 1125(c)之商標淡化規定[11]。
本件註冊申請是以意圖使用為基礎提出，申請人於書面證詞指出，SoniStream表彰之產品尚未上市。申請人及其合夥人試圖避免此商標提早曝光。TTAB認為，商標尚未實際使用之事實，不影響本要件之判斷。申請人基於意圖於商業上使用而申請，即已滿足商業上使用之要件[12]。

申請人以意圖使用為基礎提出商標註冊申請，且無意證明其商標實際使用。TTAB認為，在此種情況下，應以申請日2018年4月18日為擬制首次使用日。因此，SoniStream之首次使用無疑晚於SONY成為著名商標之時點[13]。

模糊淡化係指由於商標或商業名稱和著名商標間的近似性，致使相當比例的消費者看到前者就會立即聯想到後者，從而造成著名商標識別性之減損。這種識別性的逐漸削弱，將使著名商標權人遭受「凌遲至死」（death by a thousand cuts）之苦[14]。15 U.S.C. § 1125(c)規定6項模糊淡化之虞判斷因素：

1. 兩商標間的近似程度
此因素從公眾之觀點，就外觀、聲音、意涵及商業印象，整體判斷兩商標之近似程度，以決定申請人之商標是否會觸發消費者對異議人商標之聯想[15]。商標整體中的某一特徵可能對公眾意識造成比較強烈的印象。因此，在判斷該商標造成的商業印象時，該強勢特徵的重要性可能高於其他部分[16]。

申請人的商標由Soni及Stream兩部分組成。申請人希望其商標對產品功用有足夠暗示性，但又不致於太露骨，不利於日後產品多元化。Soni暗示其產品和聲音有關。Stream則說明其產品之功能為聲音傳達及廣播[17]。申請人表示原本對商標描述性與暗示性一無所知，但直覺認為Soni暗示所表彰之商品，而Stream則描述其商品[18]。TTAB審酌後認定，由於兩商標之近似程度足以觸動消費者對SONY商標之聯想，此因素有利於模糊淡化之認定[19]。

2. SONY商標的識別性程度
商標先天識別性越高者，越有可能因其他相同或近似商標之使用而被模糊。反之，描述性越高者，越難因其他相同或近似商標之使用而被模糊。TTAB認為，SONY商標之識別性毋庸置疑。SONY為獨創性商標，註冊於主要註冊簿，沒有不專用聲明或後天識別性之記載，而且是美國辨識度最高的商標之一。此因素有利於模糊淡化之認定[20]。

3. 異議人SONY實質專用SONY商標之程度
SONY商標在美國已使用超過60年，並透過大量授權控管該商標之使用。證據顯示，異議人於競爭性或非競爭性之商品服務實質上獨家專用SONY商標，並無其他人將SONY單獨作為商標使用。此因素有利於模糊淡化之認定[21]。

4. 著名商標之辨識度
證據顯示SONY是全美國辨識度最高的商標之一。此因素對於模糊淡化之認定甚為有利[22]。

5. 申請人是否意圖創造與異議人的SONY商標之連結
TTAB採信申請人的說法，認為申請人無此意圖。此要素對於模糊淡化之認定為中立[23]。

6. 申請人的SoniStream商標和異議人的SONY商標之間是否存在任何實際連結
由於本件申請是以「意圖使用」為基礎提出，系爭商標尚未實際使用，亦未向公眾曝光，故並無實際上連結之證據。此要素對於模糊淡化之認定為中立[24]。

異議人已將SONY商標用於多種有關影音內容串流的商品服務。申請人自己承認SoniStream商標會讓人聯想到串流，因此可認定有減損SONY商標識別性之虞；特別是若異議人於其現有商品標示SONY STREAM或SONY STREAMING，或將SONY使用於申請人指定使用的商品種類時。但即使申請人的商品和異議人的串流商品服務無競爭性或關聯性，仍有認定識別性減損之虞的可能[25]。基於上述理由，SoniStream商標有導致SONY商標模糊淡化之虞，因此TTAB認定SONY的異議成立。

Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd ed. (West Academic Publishing, 2021) at 151. 異議人另主張混淆誤認之虞，但TTAB並未加以審酌。
15 USC § 1052(f); 15 USC § 1063.
Sony Group Corporation v. Neil A. Campbell, Opposition No. 91245851, at *1-2 (October 28, 2022).
Id. at *56.
Id. at *21-22.
Id. at *23.
Id. at *25.
Id. at *26.
Id. at *27-8.
Id. at *28.
Id. at *28.
Id. at *29.
Id. at *29-30.
Id. at *30.
Id. at *32.
Id. at *34.
Id. at *34-35.
Id. at *35.
Id. at *51-52.
Id. at *52.
Id. at *53.
Id. at *53.
Id. at *53-54.
Id. at *54-55.
Id. at *56.