筆者於本刊205期中關於日本特許法之「拒絕查定不服審判請求」簡介文中，曾說明若當事人於該審判請求時一併提出修正，則該案件應先由審查部進行「前置審查」後，視該審查之結果決定是否需再交由審判部審理。由於有此種類似於讓原處分機關再次檢視處分妥適性程序的設置，使得「拒絕查定不服審判請求」除了近似我國專利制度的再審查之外，也有些訴願的影子。我國專利制度中並沒有前置審查的設計，究竟日本的前置審查是個怎樣的制度？其審查要點是什麼呢？

以下，從立法緣由和流程等方面，簡要說明日本前置審查的特點，以供讀者參考。

1. 設置「前置審查」的原因

依日本現行特許法第162條之規定，申請人針對被核駁審定（在日本稱為「拒絕查定」）的申請案所為之拒絕查定不服審判請求，應交付由審判官組成的合議體進行審理（在特許廳（JPO）審判部所為之審查稱為「審理」，而審查部所為者稱為「審查」），但若申請人於審判請求時一併提出說明書、申請專利範圍或圖式等（以下簡稱「說明書等」）之修正（在日本稱為「補正」），則在合議體進行審理前，必須先將該案件交付給作成拒絕查定之原審查官進行再次審查，此種審查稱為「前置審查」。

由於在拒絕查定不服審判中，原拒絕查定被推翻的原因大多是因為申請人在該拒絕查定後進行了說明書等之修正，有鑑於此，JPO設置了前述之前置審查制度，對於在審判請求時一併提起修正之案件，在審理前先交付給作成拒絕查定之原審查官進行再次審查，而非直接交付給審判官重新審理。此種方式的優點是，可活用審查官於該申請案審查歷程中已了解的知識，容易且迅速地處理該案件，進而有助於減少須處理之審判案件並提升審判效率。

2. 前置審查的基本思維模式

在前置審查程序中，審查官判斷原拒絕查定理由已被審判請求時所為之修正（以下稱「審判請求時之修正」）解消了，且沒新發現其他拒絕理由時，應將原拒絕查定取消，並查定准予專利；另一方面，若發現原拒絕查定理由未被該修正解消或經判斷無法查定准予專利時，原則上應針對該案件作成前置報告後，交由審判官組成的合議體進行審理。

但是經判斷發現符合以下（1）或（2）之情況下，審查官將發出拒絕理由通知。

（1）審判請求時之修正符合特許法規定且可以解消原拒絕查定理由，但是新發現了其他拒絕理由，而該（等）拒絕理由僅為因該修正而導致必須再發通知者的情況。

（2）關於未被解消之原拒絕查定理由或新發現之拒絕理由（以下稱「拒絕查定理由等」），審查官能指示申請人解消前述理由的應對方式，且與申請人進行意見溝通後達成了協議的情況（以下稱「審查官能指示申請人關於解消拒絕查定理由等之應對方式且達成協議的情況」）。

應注意的是設置前置審查制度之目的，並非為了讓申請人能修正由審查開始至拒絕查定等歷程中所有須修正之處，因此，原則上只於拒絕理由僅為因該修正而導致必須再發通知者（亦即（1）之情況）才發出拒絕理由通知。

3. 前置審查的流程

如前述，是否進行前置審查取決於審判請求時是否一併提起修正，而前置審查程序中所為之處置方式（查定准予專利、作成前置報告、或發出拒絕理由通知）則與審判請求時之修正內容（與意見書）相關聯，故審判請求時之修正在前置審查程序中扮演重要角色。

因此，前置審查的第一步驟，便須判斷審判請求時之修正是否符合特許法（如第17條之2第3～6項）中關於修正之規定，主要包含：修正內容不得增加新事項，禁止偏移修正（在日本稱為「シフト補正」禁止），審判請求時之修正對於申請專利範圍僅限於「請求項之刪除」、「申請專利範圍之減縮」、「誤記之訂正」、「（拒絕理由所示事項中的）不明瞭記載之釋明」等目的，及若審判請求時之修正目的為「申請專利範圍之減縮」時修正的各請求項須符合獨立專利要件（特許法第126條）。

以下就審判請求時之修正不符/符合特許法中關於修正之規定分別說明前置審查的處理程序：

3.1.審判請求時之修正不符特許法中關於修正之規定

當判斷審判請求時之修正不符特許法第17條之2第3～6項中關於修正之規定，審查官應基於原拒絕查定時所依據之說明書、申請專利範圍及圖式，再次檢討原查定理由是否適切，並檢討是否還有（原查定時未發現之）其他拒絕理由，視檢討之結果，採取以下（1）～（3）之處置方式。

（1）檢討結果認為原查定理由適切，則將檢討結果作成前置報告，該報告中應載明：「判斷應維持原查定之全部理由」、「判斷應不受理審判請求時之修正的理由」、「審判請求書等文件中之爭點事項及審查官對該等事項之判斷」、「前置審查時新發現之拒絕理由」。

（2）檢討結果認為原查定理由不適切，且基於原拒絕查定時所依據之說明書、申請專利範圍及圖式等之內容未發現其他拒絕理由，則應作成不受理審判請求時之修正的決定，取消原拒絕查定並查定准予專利。

（3）檢討結果認為原查定理由雖不適切，但發現原拒絕查定時所依據之說明書、申請專利範圍及圖式等之內容中有其他拒絕理由，則將檢討結果作成前置報告，該報告中應載明：「判斷應不受理審判請求時之修正的理由」、「審判請求書等文件中之爭點事項及審查官對該等事項之判斷」、「前置審查時新發現之拒絕理由」。

此外，當判斷審判請求時之修正不符特許法中關於修正之規定後，審查官會注意下列兩個要點：

（1）於前置審查中，除了應查定准予專利的情況外，原則上不作成不受理審判請求時之修正的決定。

（2）於前置審查中，除了前述「審查官能指示申請人關於解消拒絕查定理由等之應對方式且達成協議的情況」外，原則上不發出拒絕理由通知。

3.2 審判請求時之修正符合特許法中關於修正之規定

當判斷審判請求時之修正符合特許法第17條之2第3～6項中關於修正之規定，審查官應基於該修正所提之說明書、申請專利範圍及圖式，依該修正之目的是否涉及申請專利範圍之減縮，分別採取3.2.1或3.2.2之流程進行前置審查。

3.2.1 審判請求時之修正僅涉及說明書或圖式之修正，或者是該修正對於申請專利範圍之修正目的為請求項之刪除、誤記之訂正或不明瞭記載之釋明。

在此情況下，審查官應確認原拒絕查定理由是否適切，並基於審判請求時之修正所提的說明書、申請專利範圍及圖式等，檢討原查定理由是否被解消，並更進一步檢討該修正是否存有拒絕理由，視檢討之結果，採取以下（1）～（3）之處置方式。

（1）檢討結果認為原查定理由已被解消，且基於該修正所提之說明書、申請專利範圍及圖式等之內容未發現拒絕理由，則應取消原拒絕查定並查定准予專利。

（2）檢討結果認為原查定理由雖已被解消，但發現該修正所提之說明書、申請專利範圍及圖式等之內容中存有拒絕理由時，須再按以下A或B之分別採取不同處置方式。

A. 發現之拒絕理由僅為因該修正而導致必須再發通知者，審查官應發出最後拒絕理由通知。

B. 發現之拒絕理由不僅為因該修正而導致必須再發通知者，審查官應將檢討結果作成前置報告，該報告中應載明該發現之拒絕理由（即「前置審查時新發現之拒絕理由」）。

（3）檢討結果認為原查定理由未被解消，審查官應將檢討結果作成前置報告，該報告中應載明：「判斷應維持原查定之全部理由」、「審判請求書等文件中之爭點事項及審查官對該等事項之判斷」、「前置審查時新發現之拒絕理由」。

3.2.2 審判請求時之修正對於申請專利範圍之修正目的為申請專利範圍之減縮

在此情況下，審查官應確認原拒絕查定理由是否適切，並基於審判請求時之修正所提的申請專利範圍，檢討經修正後請求項之發明是否存有獨立專利要件以外之拒絕理由，視檢討之結果，採取以下（1）～（2）之處置方式。

（1）檢討結果認為修正後請求項之發明沒有獨立專利要件以外之拒絕理由，則應取消原拒絕查定並查定准予專利。

（2）檢討結果認為修正後請求項之發明存有獨立專利要件以外之拒絕理由時，須再按以下A或B之分別採取不同處置方式。

A. 發現之拒絕理由僅為因該修正而導致必須再發通知者，審查官應發出最後拒絕理由通知。

B. 發現之拒絕理由不僅為因該修正而導致必須再發通知者，審查官應將檢討結果作成前置報告，該報告中應載明該發現之拒絕理由（即「前置審查時新發現之拒絕理由」）。

此外，應注意的是在前置審查中，審查官若發現以「申請專利範圍之減縮」為目的進行修正，而修正後請求項之發明有關於獨立專利要件之拒絕理由，則該修正不符特許法中關於修正的相關規定，會依前述審判請求時之修正不符特許法中關於修正之規定所述方式處理。

3.3 前置審查中發出最後拒絕理由通知後之處理方式

在前置審查程序中若需發出拒絕理由通知時，原則上審查官應以最後拒絕理由通知之方式為之，而發出該通知後，則會按以下所列申請人所作之回應，分別採取3.3.1或3.3.2之流程進行後續處理。

3.3.1 申請人對該通知進行了答辯，包括：

（1）若申請人於答辯時提出再次修正，原則上可以準用3.1～3.2所述之處理方式，只須注意將前述「審判請求之修正」、「拒絕查定理由」等替換為「答辯拒絕理由通知之修正」、「通知之拒絕理由」，以及在作成前置報告時，該報告中須多記載「前置審查程序中所為通知的拒絕理由中，未被解消的拒絕理由」之事項。但是經該再次修正後若仍存有拒絕理由，除了前述「審查官能指示申請人關於解消拒絕查定理由等之應對方式且達成協議的情況」外，原則上審查官不再發出拒絕通知而得逕作成前置報告，該報告中須多記載「前置審查時新發現之拒絕理由」。

（2）若申請人於答辯時未再提出修正，審查官會依答辯時所提文件如意見書等，檢討通知之拒絕理由是否已被解消，如果已被解消且未再發現其他拒絕理由，則應取消原拒絕查定並查定准予專利。相對地，如果通知之拒絕理未被解消，應將檢討結果作成前置報告，該報告中應載明「前置審查程序中所為通知的拒絕理由中，未被解消的拒絕理由」、「審判請求書等文件中之爭點事項及審查官對該等事項之判斷」、「前置審查時新發現之拒絕理由」等事項。

3.3.2申請人對該通知未進行答辯

在此情況下，審查官則直接進行前置報告之製作，該報告中應載明「前置審查程序中所為通知的拒絕理由中，未被解消的拒絕理由」、「審判請求書等文件中之爭點事項及審查官對該等事項之判斷」、「前置審查時新發現之拒絕理由」等事項。

結語

依日本現行特許法的相關規定，當特許廳收到申請人所提出的拒絕查定不服審判請求，且於審判請求時一併提起修正，該案件會先交由審查部之原審查官進行「前置審查」，針對此次審判請求之修正的內容與意見書進行檢討，視檢討之結果做成「應取消原拒絕查定並查定准予專利」、「發出（最後）拒絕理由通知」、或「製作前置報告交付審判部」等處置。

經過此階段的審查，若該審查委員認定該案件仍應維持原拒絕查定，則會製作前置報告交付由3至5位審判官所組成之合議體進行審理並做成審決，因此，申請人在日本提出拒絕查定不服審判請求時，應考量一併提起適度之修正，以啟動前置審查程序，為自身的案件爭取更多的獲准機會。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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