臺日間經貿互動熱絡，智慧財產領域的交流更是頻繁，我國專利制度之設計，雖參考了世界各國的法制以求達到國際調合，但有很大一部分有借鏡日本經驗之處。以專利分割申請的規定為例，在2013年之前的作法在得申請分割時點等部分與日本的規定相當接近，而2018年的專利法修正條文中關於專利法第34條的修正，不但參考了日本的規定，而且更進一步地放寬審定後分割之適用以及期間，比日本的規定更有利於專利權人。

我國於2013年的專利法修正，放寬發明申請案於原申請案初審核准審定書送達後三十日內仍可提出分割申請。在去年（2018年）底已經過行政院會通過的專利法修正條文中，又修正專利法第34條，進一步放寬了專利核准審定後分割之適用及期間。

在上述的2018年的專利法修正條文中，除了2013年修法允許核准審定後分割的發明專利之外，新型專利及設計專利也可以在核准審定後分割，而且核准審定後分割也不限定於初審，亦適用於再審查核准審定後分割，甚至將核准審定後申請分割期間由原本的核准審定書送達後的1個月延長為3個月。

從2013到2018的修法，接連兩次放寬專利分割限制，此一放寬分割限制的思維是否會往後延續到目前研議中的複審制度呢？

在思考這個問題時，不妨先來看看日本現行制度中關於分割案申請的相關規定，尤其是與我國複審制度相近的「拒絕查定不服審判」之分割相關規定，或許會有助於獲得答案。因此，以下基於日本特許法的規定，簡要說明允許提出分割申請的時期，並對應比較我國的相關規定，以供讀者參考。

日本之可提出特許分割申請的時期

所謂的分割申請，是指專利申請案實質包括二個以上之發明時，經專利審查機關通知或依申請人申請，得為分割之申請，日本之特許分割申請的相關規定主要記載於日本特許法第44條中。

因為在2007年曾經修法的關係，允許特許分割申請提出的時間，會因為母案申請日是在2007年3月31日（含）以前還是2007年4月1日（含）以後而有所差異。其中，母案申請日是在2007年3月31日（含）以前的，只能於後述的時期（1）提出分割申請，而母案申請日是在2007年4月1日（含）以後的，可以在後述的時期（1）～（3）中任何一個時期提出分割申請。

可提出分割申請的時期（1）：能夠對於申請專利之說明書、申請專利範圍或圖式提出修正（日本稱之為補正）的時期。

在此，所謂的能夠修正說明書、申請專利範圍或圖式的時期包括：

1. 提出申請~核准審定書（日本稱之為特許查定）送達前，可以提出分割申請。如果在收到特許查定之前有收到拒絕理由通知書，則是在第一次拒絕理由通知書送達前，可以提出分割申請。
   換句話說，就是在提出申請後，收到官方的拒絕理由通知或者特許查定前，都可以主動提出分割申請。如果提出專利申請時，沒有一併提出實體審查申請，則在提出實體審查申請前，也可以主動提出分割申請。
2. 收到拒絕理由通知書後，僅能於指定答辯期間內提出分割申請。
3. 收到最後通知後，僅能於指定答辯期間內提出分割申請。需注意的是此時對於原申請案的修正有較多的限制。
4. 在收到核駁審定書（日本稱之為拒絕查定）後，可以在提出拒絕查定不服審判請求的同時，一併提出對於原申請案的補正以及分割申請。

可提出分割申請的時期（2）：特許查定通知送達後30日以內

在發明專利審查的過程中，有的案子比較順利，申請後沒有收到拒絕理由通知書就直接獲得核准審定；有些案子收到拒絕理由通知書後，經過答辯及/或補正後得到了特許查定；更有些案子先被拒絕查定，然後經過補正才在前置審查時得到特許查定；還有一些案子的命運更坎坷，先被拒絕查定，在拒絕查定不服審判中撤銷拒絕查定，審決發回重新審查，然後才特許查定。上述這些發明申請案，其審查命運有的順利有的坎坷，最後雖然都得到了專利權，但就分割申請這件事情來說，上述幾種特許查定卻有著不同的分割權利。在前置審查後或者是發回重審後才得到核准審定的，並無法在收到特許查定後30日內提出分割申請。

而且，如果申請人一接到特許查定就馬上去繳了年費完成特許權設定登錄，後來才想要分割，也是不行的。在特許權設定登錄後，即使仍在收到特許查定後的30日內，也不可以提出分割申請。所以在收到特許查定後，先不要樂昏頭馬上去繳費領證，要先好好思考一下是否有提出分割申請的需要。

可提出分割申請的時期（3）：最初的拒絕查定送達後3個月內

在此之所以要強調是「最初的拒絕查定」，是因為如果是在拒絕查定不服審判中撤銷拒絕查定，審決發回重新審查，然後再次拒絕查定，則在發回重新審查後發下的拒絕查定，並不算是「最初的拒絕查定」，因此無法在此時提出分割申請。

須注意的是，上述（1）之b所謂的拒絕理由通知書，在實務上亦包含在拒絕查定不服審判審理過程中，審判官組成之合議體所發出的拒絕理由通知書；但是關於（2）與（3）的部分，由於經合議體審理後做成之准予特許或拒絕（給予）特許的處置，在特許法中的定位為「審決」而非「查定」，所以並不適用上述（2）之特許查定後或（3）之拒絕查定後的分割期間規定。

我國可提出發明專利申請案分割的時期

依據我國現行專利法，發明專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前，或於原申請案初審核准審定書送達後30日內申請；而新型專利申請案之分割，應於原申請案處分前申請；設計專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前申請。可以看出，除了發明在初審核准審定書送達後30日內可以提出分割申請之外，在原申請案審定或處分前申請分割者，其判斷重點在於原申請案是否仍繫屬於智慧財產局之審查中。所以如果原申請案已經撤回、拋棄或不受理時，則不得申請分割。如果發明、設計專利申請案初審不予專利之審定書已送達者，須依法先申請再審查，使原申請案繫屬於再審查階段，始得提出分割。

在2018年的專利法修正條文中，放寬核准審定後分割之適用，包括發明、新型及設計專利，且初審及再審查，皆可適用，申請分割期限由一個月改為三個月。

我國與日本在分割申請之時期的主要差異

從前述的介紹中，大家不難發現，相較於日本，我國可提起分割申請的時間上的限制寬了許多。

首先，在申請案繫屬審查期間而言，依據我國的規定，申請案繫屬審查期間都可以提出分割申請，而依據日本的規定，在申請案繫屬審查期間中，如果有接到官方的審查意見，那就只能在指定答辯期間內提出分割申請。

再者，就核准審定後而言，我國現行的規定是在初審核准審定書送達後30日內，與日本的特許查定通知送達後30日以內的期間長度相當。但是，在我國現行規定中，就初審核准後的分割來說，實務上如果已經申請領證，但只要還在初審核准審定書送達後30日內，還是可以申請分割。此時原申請案仍續行領證程序，分割申請案則就原申請案之說明書所記載的技術內容為分割申請。而日本則有規定在特許權設定登錄後，即使仍在收到核准審定後的30日內，也不可以提出分割申請。

由我國2018年的專利法修正條文中，似乎沒有看到有想要限制提出領證申請後不得提出分割申請的意思，但就公眾來說，這是否會是一個問題呢？當原申請案公告時，有可能根本還沒有分割申請案的存在，公眾自然也無從得知一個尚未提出的分割案的存在。公眾甚至無從預測原申請案公告的內容中，沒有涵蓋在請求項中的部分，在日後是否會被另一個分割申請案的請求項所涵蓋。

如前所述，日本現行的做法，在一定的程度上可防止公眾受到原申請案公告後才出現的分割案突襲，而在我國2018年的專利法修正的相關規定中，則還看不到有想制定相關配套措施的意思，可能是基於獎勵發明以促進產業發展的緣故吧。

再進一步深入地看，日本允許提出拒絕查定不服審判請求的同時，一併提出對於原申請案的修正以及分割申請，且實務上在拒絕查定不服審判審理過程中，合議體發出的拒絕理由通知書後，申請人亦得於指定答辯期間內提出分割申請；因此，我國研議中的複審制度，是否也宜基於獎勵發明以促進產業發展的態度，允許申請人在提出複審審議階段也能提出分割申請案，您說不是嗎？

結語

在我國2018年的專利法修正的相關規定中，可看出基於獎勵發明以促進產業發展的態度，智慧財產局並未對申請人得申請分割期間做出嚴格的限制；再進一步深入地對照與我國研議中的複審制度相似的日本「拒絕查定不服審判」關於得申請分割時期之相關規定，實務上允許申請人於提出拒絕查定不服審判請求的同時，一併提出對於原申請案的修正以及分割申請，且在拒絕查定不服審判審理過程中，合議體發出的拒絕理由通知書後，亦允許申請人於指定答辯期間內提出分割申請；因此，我國研議中的複審制度，似乎也可以考慮允許申請人在提出複審審議階段也能提出分割申請案，以貫徹獎勵發明以促進產業發展的態度。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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