雖然可據以實現要件和支持要件可說是達成專利制度「促進產業發展」立法目的之關鍵手段，不過，在筆者多年的實務經驗中，我國的專利審查歷程中，這兩個要件並不常成為判斷專利申請案是否具備專利要件爭議的主要戰場，但這兩個要件在日本專利審查實務中成為主要爭點的情況並不少見。本文藉由介紹「平成28年（行ケ）第10147号審決取消請求事件」，帶讀者一窺日本對於支持要件的判斷方式。

「專利」這個制度，係藉由授予申請人專有排他之專利權，來鼓勵申請人公開其發明，使公眾能夠得知該發明的技術內容，並且進一步開創新的發明，以促進產業之發展。因此，為了避免實質上未公開之發明享有專利權的保護，剝奪公眾自由使用的利益，在專利申請文件中，除了要求申請人於說明書明確且充分揭露其發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現（以下簡稱「可據以實現要件」）外，還要求申請專利範圍的請求項所界定之發明，必須是由說明書所揭露發明之內容中能夠支持者（以下簡稱「支持要件」）。

以我國現行專利法為例，在第26條第1項與第2項之條文中，即分別規定說明書的揭露須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利範圍之發明的內容並可據以實現，且申請專利範圍之請求項必須能為說明書所支持。在日本的特許法中，可據以實現要件和支持要件則分別規定於第36條第4項第1款以及第36條第6項第1款中。

日本的支持要件之相關規定

依據日本特許法第36條第6項第1款的規定，申請專利之發明應為發明說明中所記載者，亦即，請求項之範圍不得超出發明說明揭露之內容。日本特許審查基準則指出前述法規之意旨在於要求每一請求項記載之申請標的必須在說明書揭露之內容中有對應之基礎，而且請求項之範圍不得超出說明書所揭露關於「發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解到的能夠解決課題（所欲解決問題）的範圍」。亦即，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露關於「能夠解決所欲解決問題之內容」合理預測或延伸（日本基準中之用語為「擴大或一般化」）至請求項之發明的範圍時，應認定請求項為說明書所支持。

日本特許審查基準中並具體例示以下不符據以支持要件之態樣：

1. 請求項記載之事項（如技術手段等）未記載於發明詳細說明，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即使參酌申請時之通常知識，仍無法延伸發明說明之內容至請求項的範圍。
2. 請求項與發明詳細說明之用語不一致，導致二者之對應關係不明確。
3. 即使參酌申請時之通常知識，仍無法將發明詳細說明記載之內容延伸到請求項之範圍。
4. 請求項中未反映（包含）發明詳細說明所載解決問題之必要手段，因而導致請求項超出發明詳細說明記載之範圍。

審決取消訴訟請求事件的前提事實概要

本訴訟係為可果美（カゴメ）與伊藤園之間的訴訟，姑且稱之為番茄汁事件吧！伊藤園在平成23年4月20日就番茄飲料以及其製造方法提出特許申請，在審查階段雖被審查委員認為缺乏新穎性及進步性、而且請求項記載不明確，但經過答辯及限縮之後，得到特許第5189667號。之後，可果美公司對伊藤園的上述特許提出了無效審判請求（相當於我國的舉發）。在無效審判中，可果美主張了諸多無效事由，但特許廳審判部最終作成「請求不成立」的審決結果，伊藤園的上述番茄汁特許存活了下來。於是可果美不服該審決之結果，向知的財產高等裁判所（以下簡稱「知財高裁」）提出了審決取消訴訟請求（即本文的主角：番茄汁事件）。

圖1：本案兩造當事人，為知名的日本食品飲料廠商可果美和伊藤園

圖片來源：可果美、伊藤園企業網站

在番茄汁事件當中涉及了好幾個爭點，本文主要針對在相關業界引起極大關注的爭點-「支持要件」的部分進行介紹。

首先，說明系爭特許案請求項的重點。系爭特許案共有11項請求項，其中包含番茄飲料的發明（物的發明）以及番茄飲料的製造方法的發明，其中各請求項的特徵都在於，以「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」三個參數的數值範圍來界定番茄飲料。說明書中並強調，將「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」三個參數的數值控制在範圍內的番茄飲料能夠解決其發明課題，亦即，即使不添加主原料番茄以外的其他蔬果汁，也能夠實現味醇且有水果甘甜又能抑制番茄酸味的番茄飲料。

系爭特許案的說明書中，分別以不同配方的番茄飲料作為實施例、比較例和參考例的樣本，請12個專業職人實際品嘗各樣本，並且就「酸味」、「甘甜」、「濃醇」三個項目進行評分。

審決取消訴訟請求事件的審理結果及評析

在本判決中，在判斷支持要件時，所採用的標準基本上和過去的知財高裁之判決相同。也就是，將特許請求的範圍和說明書之發明詳細說明記載的內容互相對比，來判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者基於說明書中所記載的發明（有必要的話也可以參考申請時的技術常識），是否可以理解到特許請求範圍所記載的發明可以解決該發明之課題。

由於系爭特許係使用三個參數（「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」）的數值範圍作為技術特徵界定請求項，所以系爭特許屬於所謂的以參數界定技術特徵之發明（以下簡稱「參數發明」）。在此類參數發明中，特許請求範圍以及說明書的記載若要符合支持要件，則發明的詳細說明中必須要記載參數範圍以及其效果兩者間之關係的技術意義，（亦即，技術手段與欲解決問題間存在具技術意義之關聯性），且此一記載內容也要達到讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以理解的程度，以確保請求項中已反映（包含）發明詳細說明所載解決問題之必要手段。

就番茄汁事件而言，知財高裁法官指出：食品飲料中有多種成分以及性質會對於食品飲料的酸味、甜味、鹹味、苦味、澀味以及香味等造成影響，進而影響到食品飲料的風味，這是一個連素人（外行人）都知道的常識。因此，在系爭特許的說明書的實施例、比較例和參考例中，除了經過測定的成分以及性質之外，其他未被測定的成分或性質也會對於番茄汁的風味造成影響。

然而在系爭特許的說明書中，並沒有以技術的觀點說明或討論「其他未被測定的成分或性質」對於番茄汁的風味當中的「酸味」、「甘甜」、「濃醇」的影響，因而無法就此認定僅由系爭特許請求項所界定的「糖度」、「糖酸比」、「特定酸的含有量總和」三個指標就可以達成「酸味」、「甘甜」、「濃醇」風味俱佳之效果，難謂前述三個指標與所欲達成之效果間有具技術意義的關聯性。

據此，該判決認為，系爭特許的說明書的記載內容，無法使得發明所屬技術領域中具有通常知識者可以理解請求項中所述「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」的數值範圍和「酸味」、「甘甜」、「濃醇」三種風味指標之關係的技術意義，也無法讓發明所屬技術領域中具有通常知識者可以理解使番茄汁符合請求項中所述「糖度」、「糖酸比」、以及「特定酸的含有量總和」的數值範圍，就能夠解決其發明課題（即使不添加主原料番茄以外的其他蔬果汁，也能夠實現味醇且有水果甘甜又能抑制番茄酸味的番茄飲料），系爭特許不符合支持要件，應予無效（亦即該專利應予撤銷）。

結語

日本知的財產高等裁判所（智慧財產高等法院）對於平成28年（行ケ）第10147号審決取消請求事件的判決，具體表現出日本專利實務中對於判斷支持要件的嚴格要求。因此，在申請日本特許時，要注意請求項的上位化程度是否能被說明書所揭露之內容支持，亦即，要注意每一請求項記載之申請標的必須在說明書揭露之內容中有對應之基礎，而且請求項之範圍不得超出說明書所揭露關於「發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解到之能夠解決課題（所欲解決問題）的範圍」，尤其是請求項所記載解決問題的技術手段與所欲解決問題之間應存在具技術意義的關聯性，以免因請求項中未反映發明詳細說明所載解決問題之必要手段，不符合特許法中關於支持要件的規定而被核駁，徒然地損耗申請投入的資源及申請人應有的權益。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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