185期
2017 年 5 月 17 日
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中國專利訴訟系列報導(4) -
中興通訊:NPE專利戰場將從歐美轉向大陸!
吳碧娥╱北美智權報 編輯部

胡毅是中興通訊的首席知識產權律師,同時也是中興通訊知識產權部副部長。他從2008年3月加入中興通訊至今,負責統籌中國、美國、歐盟等全球專利訴訟業務。身為中興通訊知識產權訴訟與風險控管的掌舵人,胡毅曾數十次出訪美國及歐洲,並創下美國337調查七連勝的戰績。胡毅表示,這幾年美國的專利蟑螂(NPE)逐步轉向以德國為首的歐盟國家,中興通訊光是今年在德國已經被告上10件;同時,越來越多NPE選擇轉向中國逐鹿,預料未來3~5年,中國將是專利訴訟戰場!

工業總會日前主辦「中國大陸專利無效和訴訟實務發展與台商應對之道」研討會,特地邀請到胡毅來台,分享中興通訊如何進行「中國大陸專利訴訟與境外專利訴訟的協同與配合」。中興通訊總部在深圳,布局則是在全球。胡毅指出,中興通訊主要生產系統設備和終端產品,系統產品在全球銷售,主要市場在中國本土,全球有超過200家行動電信運營商是中興通訊客戶,透過運營商提供通訊服務給全球三分之二的用戶。終端產品方面,美國目前是中興通訊手機最主要市場,銷量遠高於大陸,在美國的前三大競爭對手為蘋果、三星、LG,中興通訊手機市占率排名第四。正因為海外是手機的重要市場,因此中興通訊累積非常多在海外的知識產權訴訟經驗。

圖一、中興通訊首席知識產權訴訟官胡毅

攝影:唐銘偉╱北美智權 傳媒設計組

中興通訊從2005年起布局海外知識產權,在2010年之前,以發展大陸國內的手機市場為首要之務,但隨著行業競爭的日益激烈,中興通訊選擇「走出去」,雖然成功走向跨國企業,在美國獲得可觀的銷售量和利潤率,但同時也遭遇了大量的專利訴訟,無法避免要繳納高額的知識產權許可和授權費,證明全球知識產權布局,是跨國企業必須面對的重要課題。

中興通訊全球專利訴訟案件

從2009年截止到現在,中興通訊光是在美國遭遇的專利訴訟就超過140件,全球累計超過240件,專利訴訟案件遍及中國、美國、德國、挪威、荷蘭、印度、法國、英國、加拿大、澳大利亞等世界主要國家和地區,目前手上總共有超過100件訴訟案同時在處理。2013年,中興通訊在美國因專利被告的案件數量進入前十名,也成為NPE最常選擇攻擊的對象。受到這種外向型的壓力,讓中興通訊不得不更重視知識產權的保護,從中興通訊在全球被起訴的情況來看,96%的訴訟由NPE提起。

胡毅認為,根據全球知識產權訴訟趨勢研判,這幾年NPE逐步轉向以德國為首的歐盟國家做為戰場,中興通訊今年在德國已經被提起10件訴訟,而且都跟美國NPE有關;同時,越來越多NPE選擇轉向中國逐鹿,中國將是未來3~5年的專利戰場。

面對專利訴訟,中興通訊是由中國總部主導,再加入美國、德國當地員工一起處理。以下是胡毅針對中興通訊在中國、美國、德國的專利訴訟經驗,分析三國專利訴訟的特點以及中國的優勢,提供給可能面對跨國專利訴訟的企業作參考。

中、美、德專利訴訟之特點

管轄

保護知識產權是中國大趨勢,尤其近兩年變化很大,甚至設立專門的知識產權法院管轄專利訴訟案件。(可參考北美智權報185期另一篇文章「中國專利訴訟系列報導(2) - 面對大陸專利訴訟,北京高級法官給台商的六大建議」)美國是由被告所在地或侵權行為地的聯邦地區法院負責審理專利訴訟;德國則是由地區法院設立智慧財產權審判庭,且多數案件都集中在曼海姆、杜塞道夫和慕尼黑等三大地區法院。胡毅解釋,杜塞道夫當地的高科技企業較多,容易產生技術糾紛,因此法院處理的經驗比較豐富;曼海姆地區法院則因專利權人勝訴率較高成為訴訟熱點;慕尼黑本身就是歐洲專利局(EPO)所在地,具有得天獨厚的優勢。

胡毅指出,從法院的管轄級別來看,中國更具有潛力,相比美國、德國均在地區法院審理一審專利案件,中國大部分的專利一審案件都在知識產權法院或中級法院審理,可見中國專利訴訟案件的審理法院級別更高、且專業度也更高。若能突破損害賠償的金額,加入頒發禁令這個關鍵因素,相信就能吸引更多專利權人和NPE進入中國進行訴訟。

圖二、中國、美國、德國之專利訴訟:管轄比較

資料來源:中興通訊

起訴條件

從起訴條件比較,中國與德國起訴條件類似,且比美國來得明確。美國需要指出涉案專利、被告侵權產品或行為、指控被告侵權的事實根據等;而且不同地區法院對於「是否要逐個技術特徵進行比對」要求不一。在中國,必須確認以下幾點:涉案專利權權屬是否明確;侵權行為是否成立;在侵權成立的基礎上賠償數額如何確定;如果涉及標準必要專利,還要看許可人是否滿足FRAND義務等條件。

圖三、中國、美國、德國之專利訴訟:起訴條件比較

資料來源:中興通訊

證據

中國專利訴訟的證據規定與德國類似,均適用「誰主張誰舉證」,相比美國的搜證程序,中國的舉證過程相對簡單。對於專利權人而言,中國專利訴訟的舉證難點在於損害賠償的證明,這也說明了中國專利訴訟中,存在大量法定賠償的案件。

圖四、中國、美國、德國之專利訴訟:證據比較

資料來源:中興通訊

耗時

審理速度可說是中國專利訴訟最大的優勢,相比美國、德國專利訴訟審理,因為中國有審查時間的限制,因此專利訴訟耗時極短、結案效率更高。以中國知識產權法院為例,北京、上海、廣州三個知識產權法院專利案件審理週期分別為186天、196天、97天;美國到庭審階段平均耗時2.5年;德國一審平均耗時0.75~1年,若要上訴,通常耗時1~1.25年,最高院審理約末1.5年~4年左右,三個國家在審理速度上的差距極大。

圖五、中國、美國、德國之專利訴訟:耗時比較

資料來源:中興通訊

救濟

雖然審理速度較快,但與美國、德國相比,中國的賠償額較低,且適用法定賠償的方式占比極高。中國專利訴訟對於禁令適用也非常嚴格,僅有極少案件能獲得禁令。不過,從近年的賠償額及立法趨勢看,中國專利訴訟的賠償額在逐漸提升,不但引入了懲罰性賠償,對發放禁令也更為寬鬆。

費用

相比美國的訴訟費用,中國和德國訴訟費用都比較低。美國專利訴訟是按階段收費,特別是律師費用很可觀,平均案件的律師費用為100~150萬美元;德國進入一審的律師費加官費,平均要花上20萬歐元。總結各項條件來說,大陸專利訴訟的法院審理更為專業化、訴訟程式簡單、訴訟效率高、訴訟費用低、舉證較容易;但相對來說賠償額較低、且禁令頒發較難。

圖六、中國、美國、德國之專利訴訟:費用比較

資料來源:中興通訊

利用主張優勢,打好全球專利戰

胡毅指出,雖然公司是在海外被告專利侵權,但也可以從國內發動策略進行配合,增加勝訴機會。此外,也可以考慮利用商標、版權等其他智慧財產權手段進行反制;甚至可以考慮雙方之間進行一定必要的合作,如專利聯營、商務合作以及成立聯合企業等,爭取彼此雙贏的機會。

表一、面對專利訴訟可主張之策略

提告者身份

應對策略

SEP許可人

  1. 調查許可人是否符合FRAND義務、是否違反《反壟斷法》規定,如果許可人未盡到以上義務或者違反法律規定,中國提起反壟斷或者裁定許可費率訴訟

實體企業

  1. 在中國提起專利侵權之訴或行政查處,對對方的市場以及聲譽產生影響,並可以通過禁令等手段,阻止對方在中國製造的產品的出口等。
  2. 同時啟動海外訴訟專利中國同族或其他重要專利的無效工作。

NPE

  1. 啟動海外訴訟專利中國同族或其他重要專利的無效工作。

資料來源:中興通訊

主動發起海外訴訟,可考慮國內外同時進攻

胡毅指出,若是主動發起海外訴訟時,也可以考慮在大陸同時提起同步訴訟,藉由多線作戰帶給對方更大的壓力;另一方面,如果在大陸的訴訟能儘快審結並獲得勝訴,對海外訴訟也會產生一定的影響,同時製造輿論壓力。在大陸提起訴訟也是檢驗自身專利品質的機會,可藉由這個機會調整海外訴訟的戰略,或是獲得有利的證據支持海外訴訟。對於以大陸作為生產國的企業,大陸訴訟可以影響產品的出口,進而影響對方在海外的市場。即使不提起訴訟,透過大陸的行政查處,也可以從時間上給對方緊迫感,或是直接影響對方的市場或生產,甚至可能讓對方的商譽產生一定的不利影響。

 

作者: 吳碧娥
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學新聞研究所
經歷: 驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃

 

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