法院處理專利權侵害的爭議時，首先涉及請求項的文字解釋，而後必須判斷侵權物是否落入請求項的文字。如果是，則侵權行為即成立，此稱為「文義侵權」。如果有任一限制條件不存在於侵權物中，則法院會再比對侵權物的要件是否為該限制條件的均等物。如果是均等物，則侵權行為依然成立，此稱為「均等論」。此外，如果侵權人主張專利有效性問題，法院必須檢視系爭請求項是否符合專利要件。

無論是「專利要件」、「文義侵權」、或「均等論」等議題，都涉及技術內容的判斷。在我國，技術內容乃由法官判斷，其透過證據調查的方法完成該項工作。自2008年智慧財產法院（簡稱「智財法院」）成立起，法院設有技術審查官（簡稱「技審官」）協助法官進行證據調查程序。技審官對法官調查證據上有很大助益，其提供技術報告給法官，以協助請求項的解釋及與侵權物的比對。

在太平洋彼岸的美國，聯邦民事訴訟中則有專家證人的制度。特別在專利侵權訴訟中，專家證人可輔助事實發現者（法官或陪審團）瞭解系爭技術與判斷專利有效性的爭點。我國智財法院在改制之際，對於專利訴訟中的技術事實調查方法，或許可借鏡美國的制度。本文意在從美國專利訴訟的司法實務經驗，包括美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，簡稱「最高法院」）和美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱「CAFC」）等所做出的判決，闡述聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Evidence，簡稱「FRE」）關於專家證人的規範。

合法的證據

在美國聯邦訴訟中，用於證明事實的「證據」必須與待證事實間有「關連性」（relevancy）和「實質性」（materiality）。根據FRE第401條，所謂「關連性」指「證據」必須能使事實的證明產生增強或弱化的效果。亦即，「證據」是否具有證據能力，其關鍵在於該證據的存在與否會影響「待證事實」的可信賴性。所謂「實質性」指「待證事實」為導致「待證行為」之原因。其與「關連性」之不同在於，「關連性」關注「證據」與「待證事實」間的關係，而「實質性」關注「待證事實」與「法律爭點」間之關係。若證據未通過「關連性」和「實質性」的檢驗，則該證據將不被允許讓陪審團參酌。例如根據CAFC的Galderma Labs., L.P. v. Tolmar, Inc.案判決[1]，在顯而易見性（obviousness）的爭議中，專利權人可提出關於「商業上成功」（commercial success）的證據以克服不具進步性的質疑。相關證據必須顯示所請發明與商業上成功間之關係。因此，專利權人所舉出的證據必須能佐證商業上成功的因果關係，否則法院會排除該證據的使用。

人證與專家證人

至於「證據」的類型，從聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure，簡稱「FRCP」）就「事實調查」（discovery）程序之規範中，可歸納有「自認」（admission）、「書證」（document）和「人證」（witness）等乃與專利訴訟有關。「自認」例如在專利說明書所列的文獻可視為專利權人自認的先前技術。「書證」包括實體和電子的文件（見FRCP第26(a)(1)(A)條），例如專利申請紀錄、產品研發紀錄、與可專利性有關的引證文獻、侵權物品行銷資料等等。

在「人證」部分，FRE將人證分為「一般證人」（lay witness）和「專家證人」（expert witness）。「一般證人」乃以親身的經驗來佐證事實的存在，例如親眼所見。只有在少數的情況下，法院才會允許「一般證人」作證以提出應以專業知識為基礎的個人意見（見FRE第701條），例如Union Pac. Res. Co. v. Chesapeake Energy Corp.案判決[2]內所提到的證人，其在系爭技術的產業中已任職多年，即可根據自己的產業經驗作證與「可實施性」（enablement）爭點有關的事實。

相反的是，FRE未要求「專家證人」必須親身經歷待證的事實。根據FRE第702條，「專家證人」在知識（knowledge）、技能（skill）、經驗（experience）、訓練（training）或教育（education）上而言必須是「專家」。基於專家證人有專業的知識，看似與本案無關的專家證人，即可針對與本案無關的事實或數據來發表專業意見，以佐證與本案有關的事實。

根據聯邦最高法院1993年的Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.案[3]（稱「Dauber案」）判例，因為要協助事實判斷者（trier of fact）瞭解證據或處理事實爭點，專家證人的證詞必須滿足「關連性」的要求。最高法院於Daubert案判例中有舉例。針對月亮形狀變化週期的知識，其可用於判斷哪些日期的晚間是比較暗的，但該類知識必須在與夜間暗度相關的事實爭點中，才能對事實判斷者有所幫助，也才符合「關連性」的要求。假如事實爭點是某人在某夜晚是否有不尋常的行為異狀，則該月亮形狀變化週期的知識儘管有科學上的意義，其卻與本案無關連。

亦即，有知識或經驗之人不必然會擔任「專家證人」。例如在Centricut, LLC v. Esab Group, Inc.案[4]中，爭點為系爭請求項的「功函數」（work function）要件。CAFC認為專利權人不能以發明人做為專家證人，因為該發明人自承其不是功函數的專家、也不具有相關的學位或修習相關的課程。

事實發現者與技術證人

「事實發現者」（fact-finder）即事實問題的判斷者，可為法官或陪審團。美國司法體系有陪審團制度，而陪審團由法院地理管轄區域的公民所組成，以進行證據的評價並認定事實。在專利訴訟中，不一定有陪審團的參與。原告必須於起訴狀中要求陪審團聽審（jury trial），否則法院不會安排陪審團聽審。如果原告不選擇陪審團聽審，則由法官進行事實判斷。另一個法官會直接判斷事實的情況是「中間判決」（summary judgment）。訴訟中，當事人可依據FRCP第56條，而主張無應由陪審團認定之「關鍵」（genuine）事實，並要求法官直接根據現有的證據做出法律問題的決定。

在專利訴訟中，有許多事實問題，例如可預見性（anticipation，即相當於我國的「新穎性」）、顯而易見性議題中的相關事實問題（例如熟知此技藝者、習知技藝、和引證文獻的結合等等）、文義侵權、均等論等等。這些事實問題的判斷者為法官或陪審團。一般來說專利訴訟的事實問題所涉及的技術知識非為法官或陪審員所具備的知識，故必須有「技術專家」（technical expert）的參與，以幫助事實發現者判斷事實問題。根據Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.案[5]，CAFC認為「技術專家」必須是「特定領域」（pertinent art）的相關專家，才對事實判斷者有輔助作用。

不過，針對侵權物是否落入請求項文字範圍的爭議，CAFC在Centricut, LLC案判決中曾指出儘管系爭技術具複雜性，「專家證人」卻非必要的證據方法。關鍵問題是當一方以「專家證人」的證詞為證據時，另一方不能僅以「非專家證人」的證詞為抗辯依據而視為盡到舉證責任。此外CAFC指出，如果技術的複雜度高，「專家證人」的引入是很有幫助的。只是這類「幫助」不是必要，而僅是「需要」（necessary），故當地方法院採用「專家證人」做為證據方法時，CAFC通常會維持該證據方法如此而已。

程序上把關之重要性

儘管專利訴訟的技術複雜度，判斷事實問題的決策者仍是陪審團或法官。「技術專家」僅是輔助事實判斷者瞭解技術內容的角色。基於此，承辦的法官必須要根據FRE第702條和相關判例法來檢驗當事人所提的「技術專家」是否能承擔輔助者的工作。本文建議，智慧財產案件審理法未來在配合智財法院改制而修訂時，應該就技術事實的認定設計特別的程序，且必須要處理相關技術專家人證的資格性問題。如此，技術事實的判斷才能更有客觀的基礎，而非處於各說各話的困境。

延伸閱讀：

1. 智財法院改制之際，應重新審視技術審查官之角色！
   
2. 智財法院改制之際，應重新定位技術報告！

備註：

1. Galderma Labs., L.P. v. Tolmar, Inc., 737 F.3d 731 (Fed. Cir. 2013).
2. Union Pac. Res. Co. v. Chesapeake Energy Corp., 236 F.3d 684 (Fed. Cir. 2001).
3. Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579 (1993).
4. Centricut, LLC v. Esab Group, Inc., 390 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2004).
5. Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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