美國專利商標局  (USPTO) 於2018年10月11日正式公告了專利複審程序中Claim Construction (解釋申請專利範圍) 的標準變更，從原本的BRI標準（Broadest Reasonable Interpretation，最寬廣合理解釋），變更成Phillips標準 [1]。此次變更將於2018年11月13日正式實施，待正式實施後，PTAB (Patent Trial and Appeal Board，專利審判及上訴委員會)、聯邦法院和ITC（International Trade Commission，美國國際貿易委員會）三者對於Claim Construction的標準將會一致。此外，此次公告中還提到，實施後PTAB將會參考法院或ITC所做出的相關Claim Construction決定[2]。

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北美智權報213期《改弦更張：USPTO預告修正專利複審程序之解釋申請專利範圍標準 》一文已曾預告關於本次Claim Construction的變更，文中也詳細說明了各種背景及條文比對，因此本文就不再贅述重複的部份，而將重點放在兩種標準的舉例說明以及此次變更對於美國專利實務上可能帶來的影響。

什麽是BRI標準? 什麽是Phillips標準? 差別在哪裡?

如同字面所述，BRI標準是給予請求項用語最寬廣的解釋；另外相較之下，Phillips標準則是給予請求項用語客觀而合理的解釋。

圖1. 許多複審請求中都會註明使用BRI標準

圖片來源：PTAB

為了讓各位讀者有更直觀的理解，我們舉實際例子來看看兩者對於同一個請求項用語的解釋有何實際差異。在2016年PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Comm’s的案子中，聯邦巡迴法院就曾對於一個請求項用語「continuity member」(中文直譯為「連續性構件」)進行基於兩種標準的解釋[3]：

• 基於Phillips標準的解釋：這個「連續性構件」需具有「連續或一致之連接」(a continuous or consistent connection) 的特性
• 基於BRI標準的解釋: 這個「連續性構件」僅需「觸碰對方」而無須「連續或一致之連接」(the continuity member need only make contact with…without requiring consistent or continuous contact)

圖２. 基於BRI標準的解釋，這個「連續性構件」僅需「觸碰對方」而無須「連續或一致之連接」
，標準要比Phillips標準的解釋要寬廣的多。

圖片來源：PTAB

從上面例子中不難發現，BRI標準要比Phillips標準的解釋要寬廣的多，因此大家應該就能理解這兩種解釋對於實際案例中的差別和影響會有多大了  ─ 使用不同的標準甚至可能會導致一篇專利最終是生或死截然不同的命運。

未來可能的影響

首先是由於PTAB、地院及ITC之間的Claim Construction標準統一了，因此相互參考的機率將大大提高；如前文所述，本次發佈中USPTO已明講PTAB應參考地院及ITC的解釋結果，另外筆者認為地院停下來等待PTAB的無效程序的可能性也會提高。如此一來對於侵權被告而言，很重要的一件事將會是「提出專利複審申請的時機點」：如果被告希望由PTAB的審查人員來進行Claim Construction程序，建議是在訴訟初期儘早對PTAB提出專利複審申請；相反的，如果被告希望由地院或ITC來進行Claim Construction程序，那就可以考慮晚點提出。另外很重要的是，申請人千萬別忘了IPR複審程序必須從起訴時間點起算的一年內提出。

此外，由於對於請求項用語解釋的標準變窄了，能用來主張作為無效證據的前案也會隨而變少，因此最直觀的影響是未來在PTAB無效專利的難度可能會加大，故對於侵權被告或無效提出方來說，是較為不利的。除此之外，另一個對於侵權被告的潛在不利影響在於，由於標準統一了，因此被告在侵權訴訟和無效案之間對於原告專利的請求項用語解釋必須統一，如此一來，將導致被告兩難的局面；若把原告專利解釋大了，雖然容易無效、但自己的產品將更容易被判侵權；如果將解釋縮窄，雖然侵權機率小了，但無效的難度卻會提高，不再像以前一樣，可以在PTAB和地院用兩套解釋來取得優勢地位。不過，還好此次變更並沒有追溯效力 (not retroactive)，因此筆者強烈建議，如果有打算要啟動PTAB複審程序 (例如IPR程序) 的申請人，儘量要搶在今年11月13日正式實施前提出申請，才能沿用舊制的BRI標準，提高無效成功的可能性。

參考資料：

1. Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board

備註：

1. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) en banc (全院聯席審理)
   
2. 原文：any prior claim construction determination in a civil action or proceeding before the ITC regarding a term of the claim in an IPR, PGR, or CBM proceeding will be considered if that determination is timely filed in the record of the IPR, PRG or CBM proceeding.
   
3. PPC BROADBAND, INC., Appellant v.CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS RF, LLC,
   Appellee

※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： Johnny Chen 現任： 北京科技大廠專利總監 學歷： 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所 台灣中興大學土木工程學系 專長： 智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析

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