从前二篇文章中了解了美国、欧洲对设计专利的非显而易知性（创作性、特异性）的审查基准后，现在将焦点再度拉回至台湾知识产权法院2010年度民专上更(一)字第1号的判决，将以台湾专利法与审查基准详细说明新式样专利实体要件的创作性与新颖性之审查判断的主体、观点与判断方式等的观念，也探讨判决中创作性审查判断的相关问题。本文是想藉由以上案例的详细说明以使得法界、专利界，及相关人士能清楚了解设计专利中，新颖性与创作性要件在审查判断上的差异，将正确的观念运用在国内外的设计专利侵害诉讼、专利权无效审查或复审案中。最后亦表列出台湾、日本、美国及中国在创作性与新颖性审查判断的判断主体、观察与比对方式及判断基准的差异，以方便读者快速领略。

台湾知识产权法院2010年民专上更（一）判决的审查判断

2002年4月30日，日亚化提出「发光二极管」的设计向台湾知识产权局申请新式样专利，2004年1月5日审定准予专利，2月1日公告，公告号數为575341，证书号數为089036。

2006年5月18日，亿光公司亦以日亚化系争专利有违2001年10月24日修正公布的台湾专利法第107条第1项第1款与第2项规定，不符新式样专利要件，对日亚化提起举发。案经台湾知识产权局审查，于2009年10月27日以（2009）智专三（一）03027字第09820681450号专利举发审定书为「举发不成立」之处分。亿光上诉人不服，提起诉愿，经台湾经济部2010年5月19日经诉字第09906056580号决定驳回。

2006年4月25日，日亚化认为亿光电子工业股份有限公司（以下简称亿光公司）生产的215UWC、115UWC、115UTC产品已侵害该公司的第089036号（下称系争专利）新式样专利，向台湾的板桥地方法院提起专利侵害的民事诉讼，请求专利损害赔偿。

其中经过多次的言词辩论，2007年10月16日，台湾板桥地方法院宣判亿光LED产品侵害日亚化的专利，必须赔偿日亚化高达8,000万元的损害赔偿（注37）。亿光公司不服继续上诉，一审上诉被台湾高等法院驳回（注38），亿光公司再向台湾最高法院提起上诉，经台湾最高法院发交台湾知识产权法院更审后，日前更一审判决出现大逆转，台湾知识产权法院认为，日亚化的LED专利为熟悉该项技艺者均可「易于思及之设计」，认定日亚化的新式样专利并不具有创作性，因而判决亿光胜诉。

台湾知识产权法院2010年度民专上更(一)字第1号的判决理由（注39），认为日亚化第575341号「发光二极管」新式样专利不具创作性而撤销该专利。观诸判决理由，其中撤销系争专利权之原因（七）熟习系争专利所属技艺之技艺水平的理由，将创作性的主体（系争专利所属「发光二极管」技艺領域中具有通常知識及设计能力之人）与新颖性的主体（消费者）以及判断方式（通常选购发光二极管时）混淆误用；另在原因（八）系争专利申请专利的新式样与整体设计与引证1（图24左侧所示的日本D1077515意匠专利）、引证2（图24右侧所示的2001年1月22日公告的可视光SMDLED -----）先前技艺的比对判断的理由中，将创作性的判断与新颖性及侵害判断的观念混杂在一起，且将普通消费者与熟悉该技艺的通常知识及有设计能力之人混淆；又在原因（九）的理由中，未见有关「发光二极管所属技艺領域中具有通常知識之人」參酌引证案1、2后，如何易于思及系争专利之整体设计的理由论述。以下将分别就这些法律原则予以解析，进一步再分析、探讨判决书中多处法律原则的适用问题：

图24 引证1（左侧）与引证2（右侧）

一、创作性的概念

2001年10月24日修正公布的专利法第107条第2项规定，申请专利的新式样为该新式样所属技艺领域中具有通常知识的人依申请前的先前技艺易于思及的，不得取得新式样专利。由于新式样专利保护的是应用于物品的整体外观设计，而不是物品本身，创作性的审查对象为图面所揭露的新式样的整体设计。应注意的是，申请专利的新式样是否具创作性，应于其具备新颖性之后始予审查，不具新颖性的，无须再审究其创作性。

二、创作性的判断主体

依台湾专利法第107条第2项规定，新式样创作性的判断主体为该新式样所属技艺领域中具有通常知识的，这是个法律概念中虚拟之人（a legal fiction person），如同实质相同检测中的「一般观察者」（ordinary observer）与民法中的「正常合理的人」（the ordinary reasonable person）都是法律概念中虚拟之人，他应具有该新式样所属技艺领域中的通常知识及普通设计能力，且能理解、利用申请日之前的先前技艺。

通常知识是指该新式样所属技艺领域中已知的普通知识，包括习知或普遍使用的信息，以及教科书或工具书内所载的信息，或从经验法则所了解的事项。因此，在认定申请新式样专利的实质内容是否具有创作性，应以能理解新式样所属技艺领域普遍使用知识且具有普通设计能力之人为主体，简言之，就是所属技艺领域的一般设计者（designer），在亿光 v.日亚化的更一审案件中，就是从事LED设计的产品外观设计人员，而非该项产品的普通购买者或消费者。

三、视觉观察与比对的方式

台湾专利法（注40）第106条第1项：「称新式样者，谓对物品之形狀、花纹、色彩或其结合，透过视觉诉求之创作。」其修正理由载明，新式样专利着重于视觉效果的增进强化，唯有透过视觉诉求（eye-appeal）的创作，始受新式样专利的保护，所谓透过视觉诉求，就是藉由眼睛观察设计创作而引起感觉产生视觉印象（visual impression），至于视觉以外的其它感官作用引起感觉的创作，诸如：音乐、香味等，仍非属新式样专利保护的范畴。由此可得知，「透过视觉诉求」仅在限于「视觉的感官作用」，而排除「视觉以外之其它感官作用」（如听觉、嗅觉、触觉等），至于是以肉眼观察，抑或藉助仪器（如显微、放大仪器等）观察，则非所问。
在专利申请案审查过程中，创作性要件审查时，审查人员要从先前技艺或先申请案中检索出相关的文件，以比对、判断申请专利的新式样是否具备创作性，该被引用的相关文件称为引证文件。虽然，所有能为公众得知（available to the public）的信息都可作为先前技艺，惟审查实务上主要是以公开刊物作为引证文件，引用刊物上公开的先前技艺与申请专利的新式样进行比对。如果刊物中先前技艺的图面不清楚或太小无法清楚观察时，原则上，不进行比对。

在专利权的无效审判过程，举发人或被告提出的证据为公开刊物或产品型录做为证据而挑战专利权的创作性，通常，刊物或型录的图面上所揭露之先前技艺都可以清楚观察辨识，如果产品型录的图面太小，则可能提出市面上公开销售的实物样品做为证据，如果实物样品的体积、尺寸太小，审查人员才需要藉助仪器观察比较。至于在审查过程中，审查人员是以裸眼观察、或是借助仪器放大观察证据，双方当事人少有争议。

在亿光 v. 日亚化的更一审判决中，可比对的引证1是公开的专利文件，引证2是公开的刊物，而引证1、2所揭露的图面（如图24所示）大小已足以观察比对，无须借助仪器放大图面。在判断系争专利创作性的部分，只需将系争专利与引证1观察比较，再以一般设计者的观点判断系争专利与引证1之间的差异，是否可经由引证2的教示而易于思及完成，也检视该差异部分是否可使整体设计产生特异之视觉效果；创作性的判断并不是新颖性的审查，也不是专利侵害判断，无需考虑一般消费者选购该新式样物品的情境（注41）。

四、创作性的审查判断

1. 整体观察

新式样专利系保护透过视觉诉求的创作，创作性的审查应以图面所揭露由点、线、面所构成的整体设计为对象，并得审酌创作说明中文字所记载的内容，不得仅就各图面的图形各别比对。审查时，得结合多份引证文件中的全部或部分技艺内容，或一份引证文件中的部分技艺内容，或结合引证文件中的技艺内容与其它已公开的先前技艺内容，藉由该等证据判断申请专利的新式样整体设计是否易于思及。易于思及是指该新式样所属技艺领域中具有通常知识者，以先前技艺为基础，能轻易完成申请的新式样专利，而未产生特异的视觉效果者。

创作性的审查应以申请专利的新式样整体设计为对象。在审查过程中，虽可将整体设计就造形组件予以区隔，审究其是否已揭露于先前技艺或习知设计之中，不过，并非就各项设计内容审究其创作性，而应就整体设计综合判断是否为易于思及。以一般的自动铅笔为例，虽得区分为按压笔蕊部、笔夹、笔杆、止滑设计的手指握持部与圆锥状笔尖部等造形组件，惟应注意，通常，提出已揭露于先前技艺的引证文件越多，越难认定整体设计为易于思及者。

2. 综合判断

审查创作性时，就申请专利的新式样与先前技艺进行比对，应以整体设计为对象，而非就商品的局部设计逐一进行观察、比对。若该新式样整体设计与该先前技艺之间虽然不相同亦不近似，但该差异部分仅为其它先前技艺的置换或组合等，或仅为局部设计的改变、增加、删减或修饰，且未能使整体设计产生特异的视觉效果的，则应认定该新式样为易于思及，不具创作性；惟若该差异部分可使整体设计产生特异的视觉效果，仍应认定该新式样具创作性。

视觉效果是否特异，得就由点，线、面构成的形状、花纹的整体设计的新颖特征（即设计的创新内容），可包含整体的外形轮廓、外观表面的设计构成（即设计元素或造形组件的安排与布局）、造形比例（如长宽比、造形元素大小比等）、设计意象（如刚柔、动静、寒暖等）、主题型式或表现形式等实质内容与先前技艺进行比对。对于设计的描述与说明，千言万语不如一张图片，因此，以三条直线为构成元素的简单设计为例来说明视觉效果的差异，就设计活动而言，相同的造形元素（三条线）经由线条的比例、延展的动向、不同的安排与布局会产生不同的设计（如图25所示之设计），而这些设计会产生完全不同的视觉效果。

图25 相同元素（三条线）不同的安排或布局产生不同的视觉效果

五、通常知识与普通设计能力之人 v.普通般消费者

申请专利的新式样没有新颖性的问题后，才会进一步审查是否具创作性，亦即不具新颖性的，无须再审究其创作性。而新式样创作性的判断主体为该新式样所属技艺领域中具有通常知识及普通设计能力的人，亦即一般设计者，审查人员模拟这个法律上虚拟之人的观点，将申请新式样专利的整体设计与先前技艺进行比对，确认申请专利的新式样与先前技艺之间的差异，是否为该新式样所属技艺领域中具有通常知识者参酌申请前的先前技艺及通常知识而易于思及者。

2010年度民专上更（一）字第1号的判决撤销系争专利权的原因是不具创作性，判决书的事实及程序的「六、系争专利权不具创作性，有应撤销之原因（七）熟习系争专利所属技艺之技艺水平」的理由2记载着：『故本件判断系争专利是否具创作性，应以系争专利所属「发光二极管」技艺領域中具有通常知識及设计能力之人（消费者）于通常选购发光二极管时，藉助仪器或经放大的图面透过视觉观察后所生的感觉、观点，进行客观判断。』

经查台湾专利法第110条第1项并未规定新颖性审查的判断主体，惟在专利审查基准中说明，判断新式样的相同或近似时，审查人员应仿真市场消费型态，而以该新式样物品所属领域中具有普通知识及认知能力的普通消费者为主体，依其选购商品的观点，判断申请专利的新式样与引证文件中的先前技艺是否相同或近似。而创作性审查中申请专利的新式样与先前技艺间的差异是否易于思及的判断，则是依据系争专利所属技艺的技艺水平的一般设计者的观点。通常，普通消费者可凭自己主观的视觉印象，判断申请专利的新式样与先前技艺是否近似，可是，普通消费者并非该物品所属领域中的专家或专业设计者，并不具备新式样所属技艺领域的通常知识，也没有制图与设计的能力，怎么会有能力判断申请专利的新式样与先前技艺间之差异是以先前技艺为基础就能轻易完成的？再者，在判断申请专利之新式样是否亦于思及，是否具创作性时，应当是以一般设计者在设计产品时的观点进行评估，而不是普通消费者在选购发光二极管时的观点为之。

又查在新式样审查基准的新式样定义中，为了要符合视觉诉求之要件而排除肉眼无法确认而必须藉助其它仪器始能确认的设计，这个排除限制是否逾越专利法的规定，在专利申请实务中有多种不同的意见，不过，无论是在专利法或审查基准中都未见有对于引证文件或实物样品观察方式的限制，因此，在创作性要件的审查过程中，如果可比对的先前技艺是体积微小的实物样品或是图面过小时，审查人员当然可藉助仪器观察或是放大图面予以比对，这种比对方式并没有违反专利法的规定。

另在系争专利不具创作性的原因（八）系争专利申请专利的新式样整体设计与引证案1、2先前技艺的比对、判断的理由3中记载着「而以发光二极管所属技艺領域中具有普通知識及认知能力的普通消费者，依其选购商品的观点，观诸引证案2的图1、图4，可判断各该发光二极管兩侧导电片之形狀及弯折方向，图1如同引证案1，图4则如同系争专利。」还有理由6记载着「然如前所述，就发光二极管所属領域的普通消费者于选购发光二极管时所持的视觉观点，系争专利与引证案1、引证案2的图1、图4的整体设计（含本体兩侧、向后弯折之 L 形导电片）为易于思及的外形设计」殊不知，创作性的判断是以一般设计者的观点为之，而新颖性的判断是采用普通消费者及其选购新式样物品时的观点，两者是风马牛不相及，怎能在创作性的判断中不断重复使用普通消费者的观点？

另理由5载明「被上诉人虽量测系争专利与引证案2的L形电极正面长宽比、侧面的垂直片与水平片的长度比、电极与本体间的高度（详見台湾知识产权法院卷第3册第92页反面至93页），前述测得比例纵然属实，惟发光二极管所属領域的普通消费者较少详加测量各部位比例后再为选购，且如此将导致仅以量测數字为判断，有违整体设计及视觉效果的判断原则，是以上开差異尚不足以影响其整体的视觉效果。」熟不知，长方形之所以不同于正方形，就是长宽比例与长度的差异，菱形不同于正方形就是角度的改变，线条延展的动向、长宽的比例或角度的改变等造形元素的变动就是一种造形活动，简言之，就是设计活动，而造形元素的变动是会影响整体设计所产生的视觉效果。

藉由图25所示的三条线的设计变化可得知，经由长宽比例的变动、造形元素的安排与布局、相关位置的变动等设计活动可产生出不同的设计以及不同的视觉效果，由这个简单的例子就可了解，造形比例的变动不仅是量测数字的不同而已，而是会使整体设计产生不同的视觉效果，因此，如果申请专利之新式样能产生与引证案有明显区别之视觉效果，则应认定该新式样具创作性。

六、小结

按新式样专利的实体要件审查时，由于法律规定不同，以致于新颖性与创作性的判断主体与判断观点都不同，两者的判断步骤与判断方式也不同，例如：新颖性的审查判断中有相同或近似新式样的概念，在审查时，审查人员应模拟普通消费者选购商品的观点，以普通消费者选购商品的经验，比对、判断申请专利的新式样与单一先前技艺是否相同或近似，如果申请专利的新式样所产生的视觉印象会使普通消费者将之误认为该先前技艺，换言之，就是产生混淆的视觉印象，即应判断申请专利的新式样与该先前技艺相同或近似，这是一种以购买者、消费者观点观察后产生的直觉印象所为的主观判断。

反观创作性的判断，审查人员不但要先了解先前技艺及所揭露的内容，还需知道所属技艺领域中具有通常知识者的技艺水平，再以这些较客观性的证据与标准，去判断申请专利的新式样与先前技艺之间的差异是否会产生特异的视觉效果，如果不能产生特异的视觉效果者，则认定为易于思及者。

此外，建议针对先前技术的内容进行修改，或教示结合先前技术的文献内容以及合理地判断可轻易完成等两项条件，必须是以先前技术文献内容为依据，而不可源自申请人所揭露的设计内容，否则，审查人员或法官所作的判断会沦为「后见之明 (hindsight)」。

综上所论，创作性之审查本应论究申请专利的新式样与引证的先前技艺间的差异是否轻易完成以及是否能产生特异的视觉效果做为判断。因此，在更一审判决中，应先分析业界或一般设计人员如何能从引证案2中轻易联想或得到教示、建议将引证案1的本体与引证案2的L形导电片结合，而不是源自系争专利的设计，进一步论究系争专利与引证案2间在L形电极片正面长宽比、侧面的垂直片与水平片的长度比、电极与本体间的高度等差异所产生的视觉效果为何，是否为明显区别的特异视觉效果，再据以判断系争专利是否具有创作性；而不是以发光二极管所属領域的普通消费者在选购时是否测量发光二极管的各部位比例的方式作为判断的依据。进一步言，造形设计中长宽高比例的差异不仅影响量测數字的不同而已，同时，这些造形活动也会影响整体设计所产生的视觉效果。

结论

台湾多年来对于工业设计的推广已展现了成果，台湾的设计已伸展到国际舞台，近年来，台湾的设计在德国的iF与Reddot、美国的IDEA与日本的G-Mark等国际级的工业设计大赛（注42）中，屡获大奖，许多获奖的设计的造形相当简洁，例如：2009年获得德国Reddot设计奖的台湾科技大学生陈如薇的「延长．线」及曾熙凯的「早生贵子」红包设计（注43）（如图27所示），其中早生贵子的红包只是在传统的矩形红包中央做圆弧突状的拱起。2010年获得德国iF设计奖的台湾成功大学工业设计系学生李盛宏、陈宥霖的「曲面剪刀」设计，只是将传统的剪刀的握把部分略为弧弯的改变，另外一个同时获得iF设计奖及美国IDEA杰出大奖的「插座的极限」设计（如图28所示），就像是在长条型对象上配置两道插槽，似乎是装潢饰条的转用。然而，这些看似简单的造形与设计之所会赢得设计大奖，道理很简单，就是这些看起来并不伟大的简单设计使得这些日常生活用品产生不同于以往的视觉印象，而这种视觉印象感动了一般设计人士，也感动了国际级的设计专家与评审。

图27 台湾科技大学生获得2009德国Reddot设计奖的作品
图28 成功大学工设系学生获得2010德国iF设计奖的作品

在工业设计保护制度较完善的国家中，设计专利的授权都包括新颖性与创作性的要件，而这两项要件的立法目的不同。新颖性要件的立法目的着重于维护市场秩序与确定经营保护范围、避免造成混淆。而创造性要件的立法目的在于解决设计创作的创新程度或创作难度的问题，这是一项较客观的标准，设计创作必须超越所属技艺领域具有通常知识之人依其技艺领域知识所能轻易完成者，始具专利价值，否则不应给予专利的保护。

由于各个国家的法律规定与产业结构的不同，影响创作性审查判断所采用的判断主体、观察方式、判断基准等略有差异。台湾的新式样专利制度中，创作性的判断主体是「该新式样所属技艺领域中具有通常知识者」，亦称为一般设计者；美国设计专利制度中称之为「非显而易知性」，判断主体是「一般设计者」；日本意匠制度中称之为「创作非容易性」，判断主体是「该行业界人士」；欧盟共同设计制度中称之为「特异性」，判断主体是「有相当认知的使用者」；中国外观设计制度中称之为「具有明显区别」，判断主体是「一般消费者」（注44）。以下的图表（表1）是将这几个国家的新颖性与创作性审查的判断主体、观点与判断方式表列以供参考。

表1 主要工业国设计专利新颖性与创作性审查判断比对表

欧盟注册设计制度与中国的外观设计制度采用形式审查，申请注册时，不审查新颖性与创作性要件；而在无效宣告程序中的审查，特异性审查虽采用与新颖性相同的判断主体，不过，在特异性要件审查时应将设计师在设计时可发展的自由程度（空间）纳入考虑。另外，中国在专利审查指南的「无效宣告程序中外观设计专利的审查」中，新增「授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别」的规定。

综上所论，对于设计专利的新颖性与创作性的审查，无论是在申请时的实体审查或是在无效宣告中的实体审查，新颖性的审查判断不同于创作性的审查判断，两者的审查判断是有先后秩序，通常应先审查申请专利之设计是否具备新颖性，原则上，不具新颖性的，无须再审究其创作性。

一般而言，新颖性的审查重点在于是否有相同或近似的设计于申请前已公开或为公众所悉知，如果有，则不具新颖性。而创作性的审查比较客观，是针对已具备新颖性的设计与先前技艺之间的差异，无论是以一般设计者的观点，或是有相当认知的使用者观点进行比对判断，都要对这些差异是否会使整体设计产生出与先前技艺有明显区别的视觉效果进行分析，如果能产生明显区别或是特异的视觉效果，则应判断具有创作性。

注释：
注37：参照2007年10月16日台湾板桥地方法院—2006年度重智字第3号民事判决。
注38：参照2009年7月29日台湾高等法院---2007年度智上字第45号民事判决。
注39：资料来源：台湾司法院法学资料检所系统裁判书查询http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm,2010/09/08检视。
注40：2001 年10 月24 日修正公布的台湾专利法。

注41：参照台湾知识产权法院2010民专上更（一）,1的判决理由六、系争专利权不具创作性，有应撤销之原因（七），故本件判断系争专利是否具创作性，应以系争专利所属「发光二极管」技艺領域中具有通常知識及设计能力之人（消费者）于通常选购发光二极管时，藉助仪器或经放大之图面透过视觉观察后所生之感觉、观点，进行客观判断。

注42：iF和Red Dot（通称为红点）皆为德国所举办的奖项，主办单位分别为德国汉诺威iF国际论坛设计公司（Industrial Forum Design Hanover Germany IF）和著名设计协会Design Zentrum Nordrhein Westfalen。前者举办资历已逾50年，后者也将近有50年，都是国际间深具权威的机构。G-Mark是日本消费产品设计代表性大奖，IDEA则是美国工业设计协会举办的奖项。

注43：台湾科技大学设计学院共有五项设计获得2009年德国Red Dot的设计奖，其它三项设计作品是曾熙凯的「尺笔」、刘香伶「贴纸手机」，及工商设计系副教授宋同正的「智能药盒」。

注44：参照中国国家知识产权局2010年修订的专利审查指南第四部分第五章无效宣告程序中外观设计专利的审查，其中新增「根据专利法第23条第2款的审查」。