专利工程专栏
 

专利法修正案三读通过后

作者╱资深企业专利工程师 黄琴文
2011/12/27

作者简介
黄琴文

现职:
现任台湾地区某大电子公司资深专利工程师

学历:
美国Franklin Pierce Law Center知识产权硕士

台湾立法部门于2011年11月29日三读通过专利法修正案,新修正的条文试图将过去一些模棱两可的文字明确化,让一些程序错误有机会补救。整体来说,三读通过的台湾专利法修正案,新增了不少针对专利申请维护以及专利攻防的策略上可以善加运用的规定。


相较对岸的百万件专利申请量,台湾每年8万件左右的案件量相对偏低,但大多数的台湾企业仍未放弃在台湾进行专利布局,因此,在专利法修正后,仍值得未来计划在台湾申请专利的企业关注。

在申请专利方面,修正后的新法第二十二条将6个月内申请发明以及新型专利之优惠期的适用范围,由新颖性修正为包含新颖性以及进步性。另外,新法也增订了申请人因自己的意思在刊物上公开,无论此公开是否为商业发表,且不限因实验方面的公开,都可以主张6个月的优惠期。在过去,企业专利工程师可能会因为发明人已将产品在台湾公开而放弃申请台湾专利,有了这项新规定,可以让企业专利工程师在新法实施后,将延误申请时机的专利提案是否已公开超过6个月的问题,纳入申请时的决策考虑。

另外,由于专利程序庞杂,一旦待处理的专利申请数量暴增时,企业内部或事务所在程序控管的流程上难免出错,而此次专利法修法也针对部份情况新增有关复权的规定。例如专利法第二十九条增加了非因故意而未主张优先权,得于16个月内补救,又如第五十二条,增订了未于期限之内缴纳证书费以及第一年专利费,得于缴费期限届满后6个月内加倍补缴,这项新规定,对专利权人不啻为一项利多。

针对专利说明书方面,新法第二十三条以第二十五条将权利要求以及摘要修正成为独立于说明书之外,且新法第五十八条更进一步明定,在解释权利要求时,得参酌说明书以及图式,但摘要不得用于解释权利要求,新法明显为了避免模糊空间出现争议,排除了摘要,这是在处理争议案件时应多加留意之处。

此外,争讼时常用的手法「举发」也在新法第七十一条、第七十三条、第七十五条及第七十八条至第八十二条等条文方面出现了较大的变动,例如第八十二条,发明专利经举发审查成立者,应撤销其专利权;其撤销得就各请求项分别为之。这部份和过去的规定大不相同,过去并未明定撤销请求项可以分别撤销或分别被宣告无效。至于举发事由方面,若出现因为分割、改请或更正导致权利要求实质扩大时,还是可以提出举发。新增的规定,对于举发人来说较为明确,也方便举发人针对需要的项次提出举发即可。

最后,在针对损害赔偿以及诉讼的条文方面,第九十六条针对去除侵害以及请求损害赔偿分别厘清,去除侵害这部份可立即辨明,因此无故意或过失判定的必要,但未来在请求损害赔偿方面,则行为人的故意或过失将会作为请求损害赔偿的依据。另外,第九十七条增订了以相当于授权实施发明专利得收取之权利金的数额作为所受损害,以避免若市场上有第三人存在时,无法判别所失利益究竟是否应归属于第三人竞争时应得的利益,还是因侵权品而导致专利权人之损失。针对专利标示的部份,现行条文容易让人误解因为未标示即不可请求损害赔偿,因此修正后之新法删除了「其未附加标示者,不得请求损害赔偿」等文字,而进一步改为「于请求损害赔偿时,应举证证明侵害人明知或可得而知为专利物。」

和现行条文相较,新版的专利法变动不小,对于持续在台湾进行专利布局的业者而言,未来在专利权取得、维护、权利归属以及专利攻防的策略上自当注意条文的变革,以维护自身的权益。