專利應用-專利市場
由AIPLA年會看美國專利界未來動向

整理/北美智權法規研究組 黃蘭閔

2010.12.08

北美智權專利法規研究組簡介
北美智權專利法規研究組,專門研究各國專利法規詳細規定,及其變動後的影響,並持續關注各國專利局最新動向。

北美智權專利法規研究組研究範圍涵蓋美國、中國、歐洲、台灣與其他重要國家的專利法規。

美國智慧財產權法協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)在2010年10月下旬舉辦年度大會,包括美國專利商標局(USPTO)局長David Kappos、美國聯邦巡迴上訴法院(Federal Circuit,Fed. Cir.)現任法官Randall Rader、Arthur Gajarsa等,美國國內多位重量級人物都應邀與會、發表談話。會中討論議題,例如USPTO未來動向、美國最高法院判例影響...等等,不只該國IP領域相關人士關心,其他國家的專利社群可能也很有興趣了解。

USPTO未來動向

USPTO局長David Kappos 21日在AIPLA年會回答與會者提問時表示,據該局統計,USPTO尚未作成第一份審查意見通知書(1st OA)的申請案積案量,目前已降至71萬件以下,若能獲得足夠的資源,希望能在合理時間內將此一數字進一步減為32.5萬件。不過Kappos亦坦言,USPTO收取的規費無法完全用在自家業務,是該局目前面臨的最大挑戰。

若要USPTO所收規費不挪為美國聯邦政府其他經費用途,有賴美國國會立法規範。美國國會11月大選過後,支持相關立法及專利改革法案的參眾議員雖然大都能順利連任,但時間已近年底,於本屆國會通過專利改革法案的機率大減,一向相對樂觀的美國智慧財產權人協會(Intellectual Property Owners Association,IPO)也不認為年底前會有重大突破。

而先前公告的專利申請案審查新制提案因對外國申請人影響極大,包括日本特許專利局(JPO)、韓國專利局(KIPO),許多知名組織、企業都具名提出其意見。Kappos表示,針對「主張外國優先權之美國專利申請案新模式」,該局收到的公眾意見出奇一致,「大家不是反對,就是激烈反對」,USPTO無意引發混亂,因此這部分提案將大幅修改,而三軌審查提案中的暫緩審查模式也會再修正,以免產生潛水艇專利問題。

此外,USPTO專利核准率由2009年度的41%左右回升到近46%,Kappos認為這與該局審查人員的態度轉變有關,「我們現在的態度,是與申請人社群合作找出適合的技術標的」。Kappos認為,只要品質保持一定水準,核准率上升問題不大,他個人對專利申請案的核准率沒有預設任何目標。

根據日前公告的美、歐、日、韓4局2009年聯合統計年報(Four Offices Statistical Report 2009,FOSR 2009),過去幾年USPTO的核准率在4局中相對偏低。該局最新公告的2010年10月核准率再度由上月45.6%降至40.5%,不過USPTO專利事務主管官員Bob Stoll表示,10月是該局新會計年度的開始,專利申請案核准率向來都會在這個時節稍稍下滑,因此應屬正常現象。

各國專利局近三年專利核准量一覽表

專利核准率

EPO

JPO

KIPO

USPTO

2007

50.4%

48.9%

73.6%

48.7%

2008

49.5%

50.2%

67.6%

44.0%

2009

41.8%

50.2%

60.4%

42.0%

USPTO 10月中旬正式公告定稿版的2010~2015年度策略計畫,第一項目標即是提升專利品質及時效。例如,重新規畫MPEP、專利分類、專利審查績效點數等制度,推動綠色科技加速審查、加速審查資格交換(Project Exchange)、多軌客制化審查等方案,以提升審查效率及品質。此外,為拉高專利審查能量,今明兩個年度,該局預定各再招募約1000位具IP專利專業背景的新審查人員,並將擴編範圍擴大到美國全國各地。而PCT、PPH、SHARE、IP5等國際合作項目、改善訴願流程,亦是USPTO努力重點。

其中的跨國合作項目,美、日、歐三局局長於11月中齊集USPTO總部召開三邊局(the Trilateral Offices)第28屆年度會議,目前已知三局達成許多共識,包括:PCT-PPH合作計畫將邀請IP5另兩大成員KIPO、SIPO共同參與。USPTO將試辦FLASH(First Look Application Sharing)計畫,當申請人同時在三局就同一發明申請專利,且USPTO為第一受理局時,USPTO會加快提供其檢索審查結果供另兩局參考。此外, 三局會繼續開發CCD(Common Citation Document)平台,統整三局在一專利家族(Patent Family)各申請案引用的先前技術文獻,方便各國審查人員及其他使用者瀏覽參考,且CCD Version 1預定2011年11月就可公開發表。

而在訴願流程部分,2007年USPTO曾公告修訂相關規定,但因未通過必要審核程序,迄今一直未曾正式實施。11月15日USPTO公告提出新的單方訴願程序修法提案,重點包括:刪除Appeal Brief部分內容要件;審查官不需再發文聲明已收到訴願人所提Reply Brief,訴願案件提早移交BPAI審理;BPAI需經授權才能將訴願案發回原審查官重審;Examiner’s Answer若引用新證據作成核駁,都視為新核駁理由,一旦發現Examiner’s Answer或BPAI決定包含未指明的新核駁理由,訴願人可循新增程序請求官方重新考慮;除非申請人明確以修正方式刪除部分被核駁的請求項,否則訴願程序將涵蓋所有被核駁的請求項。新修法提案刪除了多項高爭議內容,相較於前版提案,美國IP業界人士普遍有正面評價,認為有助於減輕訴願人負擔。

美國最高法院判例影響 TOP

AIPLA本次年會,Fed. Cir.卸任及現任法官Paul Michel、Randall Rader、Arthur Gajarsa,都受邀出席,也都談到了年中剛宣判的Bilski v. Kappos案。這件判例迄今已有無數專業人士就法律、學術、產業等不同面向發表評論,但Fed. Cir.法官群從中接收到什麼樣的訊息,許多人都很好奇。

Bilski案在Fed. Cir.聯席(en banc)審理時,由當時的首席法官Michel負責撰寫9位法官的多數意見:否決State Street案(該案認定:任何能產生有用、具體而有形結果者都可授予專利)及其他判斷標準,確認M-or-T Test(machine or transformation test)是35 USC 101適格方法發明的唯一判斷標準。其他3位法官各有不同意見,其中接任Fed. Cir.首席法官一職的Rader法官獨排眾議,認為應以Bilski所請發明屬抽象概念為由不予專利。

最後美國最高法院多數意見贊同Rader法官的看法,確認M-or-T Test不是35 USC 101適格方法發明的唯一判斷標準,因此Rader法官似乎很滿意最高法院的結論。但Michel認為,相關法條寫得不夠清楚,而最高法院的判決無益於改善澄清,似乎有必要再提出合適的判斷標準,方便一般人參考依循、產生合理預期。而Gajarsa法官當時與Michel站在同一陣線,面對最高法院最後的判決,似乎也有一肚子話不吐不快。

Gajarsa 法官個人認為,最高法院明顯認定Fed. Cir.過於偏袒專利權人,早在eBay v. MercExchange案的判決就有跡可尋。從KSR v. Teleflex案開始,兩個法院對於可專利性的見解差距進一步拉大,最高法院的判決文一連5次提及「一般常識」(common sense),但如何界定一般常識,卻又留下了很大的詮釋空間。而Bilski案歷經數月才作成判決,可見大法官在形成多數意見時曾遭遇困難。從KSRBilski兩案可以發現,最高法院不喜歡這些判斷標準,大法官才是最後的仲裁人。在他眼中,最高法院近年的判決無助於統一專利法之詮釋與適用標準,部分原因在於許多人藉法庭之友(amicus curiae)機制誤導了大法官。

事實上,KSR案雖然是3年前宣判的舊案,此次AIPLA年會的KSR案座談會還是座無虛席。AIPLA第二副會長Jeff Lewis表示,過去3年間,KSR案在專利案件被引用約2200次,Endo Pharmaceuticals資深專利顧問Paul Carango更指出,2007到2009年間,USPTO專利訴願暨衝突委員會(BPAI)受理的顯而易見類訴願案中,有69%的案件維持原核駁處分。

 


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