法規解析
淺淡美國發明專利申請成本

整理/北美智權法規研究組 黃蘭閔

2011.03.10

北美智權專利法規研究組簡介
北美智權專利法規研究組,專門研究各國專利法規詳細規定,及其變動後的影響,並持續關注各國專利局最新動向。

北美智權專利法規研究組研究範圍涵蓋美國、中國、歐洲、台灣與其他重要國家的專利法規。

美國向來是各國企業的重要出口市場,但只要經營出一番局面,這些過江龍免不了要面對專利訴訟的震撼教育。也因此,申請人若經過評估,認為公司的觸角應會延伸至美國時,多會積極在美國前線做專利布局,美國專利申請成本理所當然成為重要的知識管理議題。

然而,美國專利申請不必然需委託代理人辦理,且不同地區屬性的事務所往往有不同的收費策略,又會依客戶個別狀況給予不同的報價優惠,因此以下僅就官方規費討論。

基本規費說明

一般美國發明專利正式申請案通常申請程序及規費

個別申請案送件後的「命運」差異極大,申請人所提出的美國發明專利正式申請案,一般會經歷以下程序,並需依不同階段、狀況依法繳交相關規費。

Ⅴ/Ⅵ-1

Ⅵ-2

Ⅵ-3

Ⅵ-4

Ⅵ-5

前置作業

新案送件

初審

審委否准

核准

公告年費

‧事先檢索可剔除希望不高的發明、避免無謂的浪費。

‧個別申請人或許會考慮發明或申請人本國規定、目標市場、資金……等等因素。
‧若先在非美國地區申請專利,仍有機會依不同協定進入美國,但會有複數申請案的額外成本,進入美國並可能產生翻譯、申購優先權證明文件等費用。

‧應繳以下規費:
基本申請費
--US$330
檢索費
--US$540
審查費
--US$220
超項費
1.獨立項>3
--US$220/項
2.總項數>20
--US$52/項
3.多項附屬項
--US$390
超頁費
頁數>100
--US$270/50頁

‧補件可能產生滯納金外文本英譯規費--US$130
‧未能於官方指定期限內回覆,需繳延期費
1.延1月
--US$130
2.延2月
--US$490
3.延3月
--US$1110
4.延4月
--US$1730
5.延5月
--US$2350

‧修正可能產生超項費(見Ⅲ)
‧延後回覆需繳延期費(見Ⅳ)
‧提IDS可能需繳IDS規費
--US$180

‧需繳納RCE規費--US$810
‧修正可能產生超項費(見Ⅲ)
‧延後回覆需繳延期費(見Ⅳ)
‧另起實審循環將產生後續程序費用,審查期間勢必隨之延長(見Ⅴ~Ⅶ)

‧官方指定期限內未及提延續案,需繳延期費(見Ⅳ)
‧延續案送件之後,原申請案可能就此放棄。而延續案係另起新案,所以將會產生新案規費及後續程序費用(見Ⅲ~Ⅶ)

‧審查期間勢必隨之延長,且不同階段可能有不同訴願程序規費
1.訴願費
--US$540
2.Appeal Brief
--US$540
3.Oral Hearing
--US$1080
‧提IDS可能需繳IDS規費--US$180
‧修正可能產生超項費(見Ⅲ)
‧延後回覆需繳延期費(見Ⅳ)

‧需於限期內繳納領證費--US$1510
‧若未曾繳納公開費,需繳--US$300
‧提IDS可能需繳IDS規費
--US$180

‧若希望維持專利權效力,公告日起有3次年費需繳納:
1.+3.5年
--US$980
2.+7.5年
--US$2480
3.+11.5年
--US$4110

以上美國專利規費係2011年2月15日官方報價,但因規費時有調整,實際費用應以繳費時的官方公告資訊為準。官方公告完整規費請見:http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/fees.jsp

小實體規費

依35 USC 41(h)條文規定,若申請人為自然人、非營利組織、美國《小企業法》(Small Business Act)定義之小企業,即37 CFR 1.27條文所謂小實體(Small Entity),多項規費可獲減半優惠。但需注意,是否適用這項規定,其判別複雜度可能高於想像,主張小實體資格前應詳加確認,以免因小失大。若有疑慮,即如MPEP 509.03.VI.所說,申請人不應做此主張。

退費

規費繳納後,USPTO依法一般只能退還錯繳、溢繳的規費,但若申請人在實審前撤案,USPTO可退回先前所繳檢索費、超項費。不過主動撤案是申請人有意之作為,嗣後若改變心意,已放棄的申請案將無法挽救。

規費調整

各項規費應繳金額是以繳費日的官方公告數額為準。按照往例,USPTO通常會在新年度展開時調整規費,以反映物價波動幅度。

其他考慮因素 TOP

成本控制在任何專業領域都是門大學問,依個別申請人狀況、條件差異而有不同。以下簡單列出幾個面向,希望能提供一些有用的切入點。

前置作業

先前技術檢索:即使由最受肯定的官方審查機構負責檢索,亦不保證能找出所有適用的先前技術。話雖如此,仍會建議申請人預做檢索,若發現先前已有其他申請人就同一發明申請專利,即可趁早另謀打算,以免無謂浪費申請專利所需的公私資源。

申請策略:一旦確定要申請專利,又得面對許多選擇,例如:申請哪一種專利?到哪裡申請或先在哪裡申請?撰稿、送件、控管需一定程度的專業知識,可以自己來或需請事務所協助?種種問題很難寫成一套標準答案。但不變的基本通則就是「事前盡可能多方了解、充分準備」,日後多能省卻很多不必要的麻煩。

確定申請目的

申請專利的目的常會影響專利申請成本。譬如,有些申請人純粹想拿到一紙專利證書,作為宣傳、用以籌資,或許也就不是那麼在乎專利範圍和專利品質。如此一來,申請費用可能比較容易控制在一定數額。

反之,若屬重要發明,而申請人希望取得的專利範圍不同於官方認定的合理範圍,即有可能需要更積極的作為。例如:透過面詢與審查官直接溝通、提出各種聲明及證據證明所請發明具可專利性、利用RCE爭取終局核駁後繼續審查的機會、進入訴願程序力求翻案,又或先接受小範圍專利再以延續案延長戰線…等,各項手段皆有可能增加專利申請的時間及資金成本。

善用各項程序

USPTO和其他主要專利局一樣接受紙本送件,但多數常用程序已可接受電子送件。事實上,大部分美國申請案申請人都已改用EFS-Web電子送件方式,除享受規費優惠、方便時程控管等好處外,還可利用Private PAIR系統監控自家申請案進度,一舉數得。由USPTO官員談話、美國修法草擬條文、各大專利局跨國合作項目等跡象判斷,電子送件在美國儼然已成為趨勢主流,早日熟悉相關操作應是利大於弊。

另方面,很多申請人都有類似困擾:發明的市場潛力有待驗證,但可用資源有限,又或有其他問題,不確定是否值得立即投入龐大的時間及金錢申請專利。針對這類狀況,於美國有一些程序途徑或許能派上用場,有助於減少或延後相關成本支出:

  • 美國暫時案
  • 依35 USC 111(b)條文,只要依規定準備說明書及必要圖式等文件,不需寫入申請專利範圍,即可組成基本的美國暫時案內容,若無超頁、補件等情況,非小實體規費僅US$220(金額仍應以繳費日官方公告為準)。暫時案獲受理後即可取得申請日,申請人有12個月的考慮時間可以觀察市場動態、籌措資金、解決其他問題,而後再決定是否主張其優先權提出後續專利申請案。

    此外,去年12月USPTO開辦新試行計畫Extended Missing Parts Pilot Program,參加者需在暫時案申請日起算12個月內提出一般正式案、直接主張暫時案優先權,但有機會以較低成本暫緩繳納檢索費、審查費、超項費。不過這項試行計畫暫定先只實施一年,不確定未來是否會轉為常態實施項目或調整實施辦法。

  • PCT申請案
  • PCT途徑有許多為人熟知的優點,例如:一種官方指定語文寫成的單一申請案,一經受理,即在PCT各締約國搶到申請日;國際階段由官方製作國際檢索報告(ISR)及先前技術比對意見,可幫助申請人評估後續處理方式;進入各國的時間至少可延長到最早優先權日起算30個月(部分國家為31個月,此時必須再參考其他文件,WIPO網址:http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html),等於拉長了申請人的考慮期間;若確定要在多國申請專利,申請成本的主要支出時間點可隨之遞延。

    而2010年初美、日、歐三大專利局開始試辦PCT-PPH計畫,符合參加條件的申請人,可利用特定專利局所做的正面ISR請USPTO優先審查其申請案。依USPTO去年年中公布的統計結果,參加PPH計畫的申請案平均在美國只收到1.7個OA,且審查期間大幅縮短。若恰好符合參加資格,倒也不失為是一種控制成本的可行方式。PCT-PPH雖然還只是試辦計畫,但韓國、奧地利、俄羅斯、芬蘭、西班牙等國陸續加入,同時也正力邀中國參加,未來繼續擴大辦理的機率頗高。

    除此之外,USPTO局長David Kappos上任後,多次強調面詢的益處,有需要時,申請人不妨考慮與審查官直接溝通、尋求化解歧見的機會。另一方面,USPTO去年提出三軌審查提案,若順利公告實施,未來申請人將可依本身需求,彈性選擇適合的審查軌道,掌控自家美國專利申請案實審時的快慢節奏,進而提升整體申請成本的控制能力。

     


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