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专利侵权比对中相关先前技艺的重要性：Range of Motion Products, LLC. v. The Armaid Company Inc.案件

Terry Cross是Armaid公司已故的所有人，也是一位运动和职业损伤治疗师，他于1995年发明了一款肢体按摩器Armaid 1，并于1998年取得发明专利（美国专利号5,792,081，简称081专利，如图15所示）。

Cross在2015年将Armaid1改造成一款可以按摩全身的设备「Rolflex」（如图16左侧所示)，其中修改包括：（1）打开铰链装置的末端，以允许治疗臂与设备分离；（2）将椭圆形连接器枢轴直接模制到可拆卸治疗臂的末端；（3）将底座改为倒蘑菇形状，无论放在身上哪里都能稳定；（4）增加手臂的曲线以适应较大的滚轮以及使用者的腿部。Cross在2015年时提交了2项以实用性术语描述涵盖Rolflex功能性特征的发明专利临时申请，但皆未获得核准。Cross、Nic Bartolotta、Brian Stahl以及Stahl控制的实体在2016年时于加州成立了一间有限责任公司Range of Motion Products, LLC（ROM)，以销售Rolflex。

ROM的专利律师代表其在2016年5月25日时提交了一份序号为29/555,887的设计专利申请，于2017年11月7日获准公告，此案最终形成了本案中的争议专利：美国专利号D802,155S（D155专利，如图17所示）。ROM在缅因州地方法院对The Armaid公司提起诉讼，指控其身体按摩产品Armaid2（如图18右侧所示）侵害了他们身体按摩装置装饰性设计的D155专利，并请求保护。然而，Armaid公司则提出不侵权的简易判决。

法院指出，D155专利与Armaid1的先前技艺（如图18右侧所示）大致相似，指出两者都具有可相对的弯曲臂、滚轮切口、手柄和连接到铰链装置的臂，该铰链装置具有多个用于尺寸调节的槽。法院也注意到这三种设计之间的区别，包括：（1）铰链装置与臂之间的连接差异；（2）铰链装置调节槽数的差异；（3）滚轮切口形状的差异。

因此法院认为：D155专利和Armaid2共享「广泛的设计概念」，并且「在概念层面上它们看起来非常相似」。但ROM的问题在于，Armaid2与D155专利大部分相似之处都是与后者不受D155专利保护的功能性特征相似这些功能性特征不受 D155专利的保护，因此不适用一般观察者测试。当并排查看D155专利和Armaid2时，某些功能性特征会很突出，例如在D155专利中，铰链装置自然流入固定臂中，不会成为一般观察者的主要焦点；相反，固定臂变为最引人注目的特征。相比之下，Armaid2的半矩形铰链装置按比例构成了更多的变化，并形成了透过水平凸起边缘与臂分开的整个产品底座。铰链装置的分离有助于强化Armaid2与D155专利间的差异－例如，在Armaid2中存在但D155专利中没有的「翻盖臂中凸起的内部隔板」设计。

以下为法院分析D155专利的设计（请求保护的设计）、被告产品（Armaid2）以及唯一具有潜在限制性的先前技艺（Armaid1）之间的一些值得注意的相似之处，如图19所示。

从并排比较中可以明显看出，D155专利与Armaid1大致相似：两者都具有可相对的弯曲臂、滚轮切口和手柄，臂连接到带有多个槽、用于调节尺寸的铰链装置。但这三种设计也差异很大 — 最明显的是在「臂」：D155专利和Armaid2中的臂逐渐弯曲，而Armaid1的臂则在手柄下方突然收缩（不考虑三者底座之间的区别，因这三种底座都具有设计专利范围以外的用途）。

三种设计之间的其他差异包括：（1）铰链装置和臂之间的连接，特别是D155专利和Armaid2之间的连接；（2）铰链装置中调节槽的数量；（3）滚轮切口的形状。

如前所述，D155专利和Armaid1之间的一些差异是由于D155专利开发用于整个身体，而不仅仅是手臂。此外，Armaid2中的尺寸选择槽及整个产品的比例都更大，且其铰链装置较钝、较圆的一端也比D155专利中铰链装置较圆的曲线更加吸引眼球。正如法院在「运动范围」中所描述的，这些特征有助于Armaid2传达「风格化的视觉印象」（stylized impression），这与D155专利传达的「坚固且精巧」的印象形成鲜明对比。总而言之，法院发现这2种设计的装饰性方面明显不同，因此，ROM无法在法律上证明专利侵权。

最终法院指出，对于Armaid2来说，铰链装置的分离有助于Armaid2整体分段的外观，这与D155专利中的设计不同且明显。法院也指出，Armaid2中的尺寸选择槽比D155专利中的尺寸选择槽更大。因此虽然法院同意D155专利和Armaid2在某些方面有相似之处，但法院认为这些相似之处系与不受D155专利保护的功能性特征相似。法院得出结论，Armaid2与D155专利中请求保护的设计明显不同，并且没有实质上相同。

综观以上诉讼案件可得知，虽然专利权人提交设计专利申请作为待审发明专利申请的延续是完全正确的申请策略，有时甚至非常有利，但此类发明专利的申请人在这样做之前最好仔细考虑发明专利申请图式的准确性，因为一般申请发明专利的申请人常常忽略该发明实施例中各个图式之间的一致性。

USPTO不像设计专利那样要求发明专利附图内部一致性，因为发明专利附图可以在单一申请中公开多种实施例，不同的图式可能解释不同的实施例。然而，设计专利也可以单一申请公开多种实施例，在基于先前提交的发明专利申请提交延续设计专利申请之前，申请人应谨慎选择设计专利申请案多实施例描述请求保护设计所需之图式，且注意任何一个实施例的图式之间必须具有一致性。以免将来发生专利无效之虞。

例如在2008年埃及女神案的判决中，美国联邦巡回区上诉法院（CAFC）取消了「新颖特征」检测，并认为「一般观察者」测试是外观设计专利侵权的唯一检测项[6]。而且，CAFC在「埃及女神」一案中解释，在设计专利侵权分析中应考虑先前技艺，以便为假设一般观察者提供「参考框架」。当先前技艺用于提供这样的「参考框架」时，该先前技艺被称为「比较先前技艺」[7]。

近年来，在美国设计专利侵权诉讼实务中，当被告提出对比先前技艺与设计专利中请求保护的外观设计相似或是与设计特征相同时，设计专利的权利范围会被解释为与先前技艺的范围对比而相对较窄，侵权判定会因为较小的范围而更难被证明。对于假设的「一般观察者」来说，被指控侵权的设计和要求保护设计之间的差异可能被认为更重要。相较之下，当原告或设计权人提出的比较先前技艺与请求保护的设计有实质不同时，外观设计专利的权利范围将被更广泛地解释，并且尽管被控侵权设计与要求保护的设计之间存在一些差异，侵权索赔更有可能成功。

还有，值得要注意的是，在最近的Columbia v. Seirus案[8]中，CAFC裁决表明，若要使先前技艺参考成为「比较先前技艺」，先前技艺设计必须应用于权利要求中确定相同的「制品」；这与发明专利不同，外观设计专利仅包含一项权利要求，并且该权利要求通常以下形式表述：「所示和所述[应用制品]的装饰性设计。」例如应用于咖啡杯的先前技艺设计不应用作请求花盆装饰性外观设计专利的比较先前技艺上，即使咖啡杯的杯子设计和花盆几乎是一样的。因此，在设计专利侵权诉讼实务中，应特别注意设计专利权利范围中所记载的制品，因为其中所述的制品不仅能够确定哪些先前技艺可用于新颖性，而且还能够确定哪些先前技艺可在侵权分析中用作比较先前技艺。

图源：https://hls.harvard.edu/wp-content/uploads/2023/11/Range-of-Motion-Products-LLC-v-Armaid-Company-Inc-2.pdf。
图源：同注15。
图源：USPTO2017年11月7日公告的USD802155「Body massaging apparatus」。
图源：同注15。
图源：同注15。
数据源：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
Id. at 676-77。
数据源：Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 2021-2299, -2338 (Fed. Cir. (S.D. Cal.) Sept. 15, 2023)。