美国法院在以合理权利金为基础计算专利侵害之损害赔偿时，可以一次给付之「总额型权利金」（Lump-Sum Royalty）权利金代替依未来销售额比例计算之「浮动型权利金」（Running Royalty）。然而，CAFC在2018年Enplas Display Device v. Seoul Semiconductor案再度指明，虽然合理权利金的计算有部分是基于「假设性协商法」，但专利损害赔偿仅止于合理的侵权补偿，因此合理权利金不得涵盖未被起诉的专利侵权行为或产品。换句话说，在总额型权利金的计算上，法院必须基于被控侵权产品的未来销售预估，而不得因双方在磋商过程的议定内容而将其他潜在侵权产品的销售额一并算入。

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在2018年Enplas Display Device v. Seoul Semiconductor案维持联邦地院在专利侵权与有效性的见解，认定系争专利有效，且被控侵权人Enplas Display Device Corporation（Enplas公司）对系争专利构成诱引侵权（induced infringement）[1]；惟CAFC再次指明「未构成侵权之行为或产品，不得作为计算合理权利金基础」，有鉴本案专家证词以双方磋商时认为有潜在侵权危险却仍未在诉讼中被指控侵权之产品之销售作为赔偿金计算基础，该证据未充分支持陪审团的赔偿金评估依据，CAFC将赔偿金部分废弃发回地院重审[2]。

图片来源 : shutterstock、达志影像

案件背景

系争专利为美国6,007,209号（’209号）与第6,473,554号（’554号）专利，技术特征皆与液晶显示器背光源（backlights）有关。被控侵权人Enplas公司于2010年至2011年间与专利权人Seoul Semiconductor Company（SSC公司）共同研发制造一种玻璃透镜透镜（lenses），以利SSC公司再制为最终产品的LED灯管（LED light bar），且该最终产品包含前述两个系争专利。在研发过程中，SSC公司曾告知Enplas公司其所提供的玻璃透镜将用于制作含有系争专利的最终产品，且仅有SSC公司独家取得其与Enplas公司共同产制的玻璃透镜[3]。

2012年，SSC公司怀疑Enplas公司提供前述玻璃透镜予三星电子和LG公司等竞争厂商用以制造组装含有相似LED灯管的最终产品，且认为该产品侵害其所拥有的系争专利。在拆解竞争厂商产品并经侵权比对分析后，SSC公司对Enplas公司寄出指控其构成诱引侵权等间接侵权的警告信函，Enplas公司因此向美国加州北区联邦地院对系争专利提出专利无效且侵权不成立的确认之诉，SSC公司亦提起反诉并提出损害赔偿要求[4]。

地方法院陪审团决议诱引侵权成立并认定Enplas公司应就’209号专利赔偿7万美元、’554号专利赔偿400万美元之一次性自由运营（one-time freedom to operate payment)的合理权利金。然而，该权利金计算基础包含Enplas公司其他未侵权的产品。在地院驳回Enplas提出赔偿金应排除未被指控侵权与未显示侵权产品的依法律判决（judgment matter of law，JMOL）动议主张后，Enplas公司向CAFC提起上诉[5]。

提供产品说明书即构成诱引侵权

CAFC依2011年Global-Tech案[6]见解指出，依美国专利法第271(b)条规定欲成立被控侵权人诱引侵权，需证明两项要件：(1)直接侵权成立，和(2)被控侵权人是有意识的进行诱引侵权，也就是说，被告是有意图地鼓励他人侵权，或被告已知系争专利的存在且可预见持续提供他人使用的行为将造成他人侵权的结果[7]。

Enplas公司在地院审理时，未争执其知道系争专利的存在，其亦承认曾受SSC公司告知其所制造且提供给SSC公司的玻璃透镜是用来制造含有系争专利的LED灯管。除此之外，地院陪审团亦得到Enplas公司销售上述玻璃透镜给其他非SSC公司的厂商以制造具有侵害系争专利LED灯管并在美国境内销售具有该LED灯管的电视机之证据[8]。SSC公司更在地院审理时，提出Enplas公司在全世界具有超过50%的市场占有率，合理证明Enplas公司能预见其所贩卖的玻璃透镜，将协助直接侵权人制造并在美国销售侵权产品[9]。

虽然Enplas公司于上诉审中抗辩，指出前述SSC公司所提出的市占率证据并不能直接证明其可知其所制造的玻璃透镜将被购买者组装成侵权产品并在美国销售，且即使其知道系争专利的存在且销售给非SSC的公司，并不能证明其有意图诱使其他公司组装制作侵权产品。然而，CAFC在地院的审判数据中查得「Enplas公司曾提供该玻璃透镜的说明书给购买者，说明书中并建议使用该玻璃透镜进行组装配置等侵权行为」；CAFC援引2014年Microsoft案见解，「若能提出被控侵权人曾提供产品作为侵权行为指引的书面证据，即可证明其有意图诱引他人侵权」[10]。根据以上证据，CAFC指出由于任一陪审团均能合理认定Enplas公司理解系争专利的存在、 知道购买其玻璃透镜产品的厂商将专利侵权，并有意图诱使他们继续侵权，因此CAFC维持地方法院判决Enplas公司构成诱引侵权的见解。

法院判决时，未来潜在侵权之产品不可纳入合理权利金计算基础

CAFC在审理损害赔偿金额时，针对前述地院判决Enplas公司应对SSC公司’554号专利赔偿的判决，指出该400万美元的一次给付之「总额型权利金」（Lump-Sum Royalty）[11]涵盖「未被提告为侵权产品以外的疑似侵权产品」；然而，CAFC依2015年AstraZeneca案[12]判决见解强调专利损害赔偿应仅止于合理的侵权补偿（adequate to compensate it for the infringement），合理权利金的计算虽然有部分基于假设性协商法（Hypothetical Negotiation）[13]，仍不应涵盖未被起诉的专利侵权行为（activity）或产品（product），因此CAFC废弃本部分地院判决发回重审[14]。

地院审理过程中，SSC公司证人供称Enplas公司在假设性协商中曾同意对系争专利的间接侵权行为提出对’209号和’554号专利分别为7万和50万美元的总额型权利金，而前述57万美元是包含特定5项被控侵权产品。该证人亦在作证时指出，在磋商过程中，双方亦同意若有与前述5项侵权产品具有相似性质而有高度侵权可能时，将会另行协商权利金的金额，以避免未来潜在侵权的危险[15]。此外，针对前述7万和50万美元金额的估算，SSC公司证人承认由于在地院证据开示（Discovery）阶段并无找到相关证据，于是该金额是以Enplas公司网站上的公开信息去估算被控侵权产品的销售量，而上述具有未来潜在侵权危险的产品销售量则是以网站上信息的8到10倍去估计，因此最终得到陪审团所决定的400万美金（即50万美金的8倍）[16]。

CAFC驳斥陪审团最终的400万赔偿金额的决定，认为专家证词的证据未充分支持陪审团的赔偿金评估依据。虽然法院在以合理权利金为基础计算专利侵害之损害赔偿时，可以一次给付之「总额型权利金」（Lump-Sum Royalty）权利金代替依未来销售额比例计算之「浮动型权利金」（Running Royalty）；然而，合理权利金不得涵盖未被起诉的专利侵权行为或产品，因此即使被控侵权人曾在假设性协商中同意基于可能有潜在侵权风险的产品上计算合理权利金，法院在审酌权利金额时仍不可将该磋商结果纳入以作判决[17]。因此CAFC废弃本案损害赔偿金额部分的判决，发回重审。

小结

判决与和解有本质上的不同。虽然美国专利合理权利金的衡酌要素包含假设协商后的结果，但专利损害赔偿仅止于合理的侵权补偿，因此即使在磋商或试行和解时，被控侵权人曾同意将未侵权的产品纳入权利金计算基础，在审判时法院仍不应将其结论纳入，作为被控侵权人亦应在法院审酌赔偿金额时据以力争。

备注：

1. Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., 2016 U.S. Dist. LEXIS 105762 (N.D. Cal., Aug. 10, 2016)
2. Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., 2018 U.S. App. LEXIS 32625
3. Id. at 7.
4. Id. at 8.
5. Id. at 10.
6. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754
7. Enplas Display Device Corp., 2018 U.S. App. LEXIS 32625, at 17.
8. Id. at 18.
9. Id. at 19.
10. Microsoft Corp. v. DataTern, Inc., 755 F.3d 899, 905 (Fed. Cir. 2014).
11. 吴静怡，美国专利侵权合理权利金之计算方式及发展趋势，科技法学评论，第13卷2期，页197（2016年）
12. AstraZeneca AB v. Apotex Corp., 782 F.3d 1324, 1343 (Fed. Cir. 2015)
13. 吴静怡，专利侵权损害赔偿之实证研究，科技法学评论，第11卷2期，页180-82（2014年）
14. Enplas Display Device Corp., 2018 U.S. App. LEXIS 32625, at 25-27.
15. Id. at 22.
16. Id.
17. Id. at 26-28.

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 李秉燊 现任： 美国杜克大学法学院访问学者 学历： (台湾) 交通大学科技法律研究所博士生 (台湾) 交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） (台湾) 阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 2018年度台湾专利师考试及格 2014年度台湾医事检验师考试及格