北美智权股份有限公司

当厂商承包政府标案，在交付标案结果时发生侵权，不论是侵害专利权或著作权，若允许权利人主张侵权请求法院命令销毁，则将造成政府的施政受到影响。而且，倘若政府约定发生侵权都要厂商负责，厂商也可能却步不前，不愿接政府标案。

为避免此问题，美国联邦法律规定，若属于政府标案的结果，就算构成专利或著作侵权：一，不能控告承包厂商，而只能控告政府，其对承包商是一个侵权的豁免规定；二，控告政府也只能请求金钱赔偿，不能请求法院下禁制令销毁或禁止使用该标案结果。

对专利侵权豁免的条文规定在美国联邦法典28 U.S.C. § 1498 (a)：「(a) 当某项描述于美国专利并受其保护的发明，未经专利权人的授权或有合法权利为使用或制造，被美国政府或为美国政府所使用或制造时，专利权人的救济方式应是向美国联邦索赔法院提起诉讼，以追回其合理且完整的补偿。….

在本条中，若承包商、分包商或任何为政府服务的个人、公司或法人经政府授权或同意，使用或制造某项描述于美国专利并受其保护的发明，则应视为是为美国使用或制造该发明。」（以下简称第1498条）

被告要引用这一条的豁免，须证明以下两点：（1）涉嫌侵权的使用是「为了政府」（for the Government）；以及（2）涉嫌侵权的使用是「经政府授权与同意」（with the authorization and consent of the Government）[1]。

本案涉及的是美国政府委托承包商制造、用于火星探测的无人直升机「机智号」（Ingenuity）所造成的专利侵权疑虑。2020年8月，原告Paul E. Arlton和David J. Arlton（Arlton兄弟）向法院起诉，指控被告AeroVironment公司，制造、使用、提供销售及销售「机智号」时，侵犯了其拥有的美国专利第8,042,763号（简称「'763专利」），该专利名称为「旋翼飞行器」[2]。

被告则提出抗辩，主张根据第1498条，「政府承包商有专利侵害的豁免权」。当时法院裁定，第1498条确实可做为被告与「机智号」产品相关的活动提供专利侵权豁免，而以即决判决驳回原告之诉[3]。

约两个月后，Arlton兄弟发现，被告推出了「Terry」 — 「机智号」的地面版本，由飞行员使用手动控制装置进行操作。故Arlton兄弟请求撤销原即决判决。法院因而撤销原即决判决，下令重新开启案件，以便原告针对「Terry」的相关新证据进行处理[4]。

如果原告能够「证明被告对这些无人直升机进行了商业销售、要约销售，或以其他方式进行了实质性的商业使用（used them commercially in a substantial way）」，被告就不能主张第1498条的豁免[5]。

原告声称，AeroVironment明显意图且确实利用Terry在商业上引起市场对其技术实力的关注，将自己定位于航空业巨头之列，且利用专利技术「建立品牌知名度」并获得备受瞩目的航空航天行业奖项。原告主张，这些行为均非「微不足道」（de minimis）。因此，原告认为，鉴于被告对该技术的「全面而广泛的市场营销」，被告不能主张豁免[6]。

被告则响应，原告未能证明被控技术的任何实质性商业使用。被告认为，原告所依赖的Terry相关活动不能构成侵权使用，因为被告仅将Terry作为「机智号」的替代品使用，即为了讨论或展示这些无人直升机，而不是实际使用该直升机，因为这些无人直升机远在数百万英里外的火星上。另外，被告主张，其所获得的行业认可是基于其在「机智号」上的工作，该工作受到第1498条的豁免保护[7]。

最后，被告主张，这些行为也受到微不足道使用（de minimis use）例外的保护。这类行为包括与其他公司讨论合作意向。此外，被告指出，一份内部文件中虽然提到未来五年计划，但其仅属于推测性，并不代表已采取的任何行动[8]。

首先双方都同意，被告的确从未向其他公司提供销售（offer to sell）或实际销售被控技术。争议在于，被告的非销售活动（展示或宣传）是否构成实质性商业使用[9]。

其一，法院认为，原告所指出的大部分使用都与被告针对「机智号」的工作相关，而该工作是为了政府所做，或者经政府授权所做，而可受到第1498条的豁免保护。这包括被告在AUVSI的演讲，以及教育和公共服务活动中展示Terry作为「机智号」的替代品。此外，这也包括被告因「机智号」工作获得的行业奖项[10]。

原告主张这些活动超出第1498条的范畴，即认为政府承包商不得讨论与政府相关的工作。但法院认为这一观点并无法律依据。事实上，施加此限制将违背第1498条的立法目的，即允许政府可以购买商品或服务以执行政府职能，而无庸担心专利侵权疑虑。如果第1498条的保护附带禁止承包商讨论其成就，将会减少承包商与政府合作的动力。故法院拒绝施加这样的限制[11]。

其二，原告指出的其余活动要就不构成侵权，不然就适用第1498条下的微不足道例外（de minimis exception）。在此背景下，「如果被告的非政府性活动极为有限，法院可以基于『微不足道的事情法律不予理会』原则，驳回整个诉讼。」例如，被告向UP. Partners的展示会表示并无意图销售Terry，且未产生任何投资或交易；被告工程师向个人朋友展示Terry的行为也属于微不足道的行为[12]。

其他活动，例如未曾进行的会议、未有结果的商业讨论以及内部关于未来五年商业计划的推测，均不构成专利侵权意义上的「使用」，亦不构成第1498条下的侵权行为[13]。总之，原告未能证明任何系争技术的提供销售或商业销售行为。原告依据的活动要就涉及第1498条保护的行为，不然就属于微不足道的行为，或是在任何情况下均不可诉。此外，原告对于有关AeroVironment可能未来将「机智号」和Terry用于商业用途的证据，仅属推测，无法证明当前被控技术的实质性商业使用[14]。

最终，本案被告因是属于承包政府标案所开发的产品造成专利侵权，因此确实可以获得第1498条的豁免保护，Arlton兄弟若要控告，只能控告政府，且仅能请求损害赔偿金。

Ariton v. AeroVironment, Inc., 687 F. Supp. 3d 899, 902 (C.D. Cal. 2023).
id, at 901.
Id, at 900.
id, at 901.
Id, at 902.
Id, at 902-903.
Id, at 903.
Id, at 903.
Id, at 903.
Id, at 904.
Id, at 904.
Id, at 904.
Id, at 905.
Id, at 905.