USPTO公告2025/01/19起调整美国专利规费,多项规费将大幅调高,且有数项新规费将开征,其中包括IDS附加费及延续案附加费,美国专利申请人及所有权人务须特别留意。
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2024年11月20日USPTO公告2025专利规费调整方案,预定2025年1月19日生效[1]。领证费应缴金额仍以授权通知所载为准[2],但绝大多数的常用规费,若迟至生效日才缴纳,即应依新费率缴交大幅调高后的金额,比方一基本美国发明、设计专利的取得成本(加总申请、检索、审查及领证费)将各调高9%及47.8%,分别达到US$ 3,290及US$ 2,600。且USPTO还将开征信息揭露声明(information disclosure statement,简称IDS)附加费及延续案(continuing application)[3]附加费,美国专利申请人及所有权人应特别留意。
关于调整及新增规费项目、变动比较,USPTO已释出汇整窗体及重点摘要供公众参考[4],以下不再赘述。本文仅谈新增的IDS附加费及延续案附加费,盼有助快速掌握相关重点。
1 IDS附加费
依USPTO统计,87%左右的IDS送件都不会触及IDS附加费缴费门坎。
1.1 法规变动
1.1.1 新增37 CFR 1.17(v) 条文
IDS呈报数据累积超过50笔,将开始加征IDS附加费:
37 CFR 1.17(v)(1) |
逾50笔但未逾100笔 |
加征US$200规费 |
37 CFR 1.17(v)(2) |
逾100笔但未逾200笔 |
加征US$500规费,原已缴交的IDS附加费可用以扣抵 |
37 CFR 1.17(v)(3) |
逾200笔 |
加征US$800规费,原已缴交的IDS附加费可用以扣抵 |
此一新增规费并无小实体(small entity)或微实体(micro entity)优惠。依修订后37 CFR 1.97(a)条文,累积已超过50笔的IDS呈报资料,须一并缴纳IDS附加费,USPTO审查官才会加以考虑。
1.1.2 修订37 CFR 1.98条文
新增37 CFR 1.98(a)(4) IDS附加费声明要件,即声明IDS呈报一并缴纳适用的IDS附加费,或声明依法不用缴IDS附加费。同时,37 CFR 1.98(a)法条文字也顺势改为,任一(any)IDS皆应符合37 CFR 1.98(a)(1)至(4)全部要件。也就是,新规费生效之后,每次提交IDS,都应声明适用哪一IDS附加费或声明依法不用缴IDS附加费,否则,依现行37 CFR 1.97(i)规定,会因未完全满足37 CFR 1.98规定要件,所提IDS只会归卷,但官方不予考虑。
1.2 收费原则
1.2.1 同一数据重复呈报,将被重复计算
比方同一数据重复呈报两次,在USPTO计算IDS附加费时,将视为应计作两笔数据。但有例外情况:IDS呈报的某笔资料,因未满足相关规定、未被考虑,之后续提IDS重新呈报该笔数据,不会因此被重复计算。
1.2.2 遇新申请案/授权后程序,一律归零重计
个别申请案(含延续案、CPA、Reissue申请案)、授权公告后程序(例:补充审查(supplemental examination)、再审查(reexamination)程序),若申请人或专利所有权人提交IDS,呈报数据总笔数都会从零开始计算。但USPTO提醒,RCE不是新申请案,也不是授权后程序,在此没有归零作用。
1.2.3 非主动呈报,即忽略不计
母案审查官考虑过的呈报信息,如MPEP 609.02说明,不用申请人重新于子案提IDS呈报,子案审查官就会加以考虑,在这种情况下,USPTO计算子案IDS附加费时,不会计入这些申请人未主动呈报但审查官按惯例考虑的数据笔数。惟若希望子案证书印出官方考虑过的母案呈报信息,申请人仍须在子案提IDS、揭露该些官方考虑过的母案呈报信息。
1.3 说明例
1.3.1 申请期间只提一次IDS,而这次IDS呈报30笔数据,不用缴IDS附加费,但IDS呈报时应一并声明依法毋须缴IDS附加费。
1.3.2 申请期间只提一次IDS,而这次IDS呈报101笔数据,须缴IDS附加费US$500,且于IDS呈报时一并声明应缴37 CFR 1.17(v)(2) IDS附加费。
1.3.3 申请期间共提两次IDS,第一次呈报D1~D49共49笔数据,并声明依法毋须缴IDS附加费,但审查官认定D49模糊不清未予考虑。申请人遂提第二次IDS,除再次呈报D49,并新增呈报D50,因D49在第一次IDS被拒予考虑,第二次IDS呈报D49不会被重复计算,故只应声明依法毋须缴IDS附加费。
1.3.4 申请期间共提两次IDS,第一次呈报51笔数据,故声明应缴37 CFR 1.17(v)(1) IDS附加费并缴US$200。第二次呈报50笔数据,故声明应缴37 CFR 1.17(v)(2) IDS附加费并缴US$300(应缴US$500,但前次所缴US$200可用以扣抵)。第三次IDS呈报100笔数据,故声明应缴37 CFR 1.17(v)(3) IDS附加费并缴US$300(应缴US$800,但先前总计已缴的US$500,可用以扣抵)。
1.4 专家看法
针对新增的IDS附加费及IDS附加费声明要件,有美国专利律师分析:[5]
1.4.1 一方面要避免增加额外规费支出,一方面又要注意别不小心漏掉应呈报数据,势必增加IDS呈报的判断难度及作业成本。若决定不呈报特定数据,建议记录作此决定的原因。
1.4.2 逐一筛选可专利性实质相关数据,成本可能高于IDS附加费最高额度的US$800,且为避免误判风险、提升授权专利的质量强度,预料很多人还是会倾向安全操作,毕竟,「有报可能较有保庇」,但也要小心,万一笔数计算错误,日后可能被指事涉不正行为(inequitable conduct)。此外,尽管USPTO公告说明,依MPEP 609.02作业惯例,母案官方考虑过的呈报资料,子案审查官会再加考虑,毋须于子案重复呈报,但有美国地方法院出现不同见解,因此,即使是母案官方考虑过的数据,为确保能纳入子案审查官考虑范围,且为在子案证书列出该些数据,预料还是会有人选择在子案重送母案官方考虑过的呈报资料,未必能如USPTO所愿,达成IDS减量目标。
2 延续案附加费
USPTO表示,按其2022年度统计数据,全部的延续案申请,约两成可能须加缴延续案附加费。
2.1 法规变动
2.1.1 新增37 CFR 1.17(w)条文
若依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d),于一美国正式申请案(主张案)主张先申请美国案(被主张案)优先权,则按该主张案实际申请日(actual filing date)距其最早被主张案申请日(earliest benefit date,简称EBD)相隔时间长短,应于下述情况额外征收附加费:
(1)该主张案实际申请日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,应依37 CFR 1.17(w)(1)加征延续案6年附加费,大/小/微实体应缴金额各是US$2700/1080/540;
(2)该主张案实际申请日距其EBD相隔逾9年,应依37 CFR 1.17(w)(2)加征延续案9年附加费,大/小/微实体应缴金额各是US$4000/1600/800,原已缴交的延续案6年附加费可用以扣抵应缴金额。
EBD仅考虑依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主张的美国国内优先权,不考虑依35 U.S.C. 119主张的外国优先权及美国暂时案优先权,因此在发明案部分,EBD等同20年专利权期间的起计日。
2.2 收费原则
2.2.1 不重复征收同一笔延续案附加费
即使依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主张复数美国国内优先权,同一主张案,不会重复加收第二份延续案6年附加费,或加收第二份延续案9年附加费。
2.2.2 有条件不溯及既往
2025年1月18日及该日前,即使依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主张美国国内优先权,有实际申请日距其EBD相隔逾6年的情况,不适用新开征的延续案附加费。然而,2025年1月19日起,这类案件若依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)改动美国国内优先权主张,仍有可能产生应缴的延续案附加费。(请参考说明例2.3.3)
2.3 说明例
以下说明例皆假设申请人为大实体。
2.3.1 取自USPTO公告中延续案附加费Example 9
日期 |
事件 |
EBD |
应缴延续案附加费? |
2028/07/03 |
提交美国正式案,申请日并提ADS,未声明主张任何美国优先权 |
2028/07/03 |
否。 |
2028/09/03 |
提交Updated ADS,补主张2021年2月2日先申请的美国正式案A优先权 |
2021/02/02 |
是。实际申请日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,补主张时应加缴延续案6年附加费US$2700 |
2028/10/03 |
提交Updated ADS,补主张2020年3月2日先申请美国正式案B优先权 |
2020/03/02 |
否。实际申请日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,因先前已缴过延续案6年附加费US$2700,毋须再缴一份同样规费 |
2.3.2 取自USPTO公告中延续案附加费Example 10
日期 |
事件 |
EBD |
应缴延续案附加费? |
2029/07/05 |
提交美国正式案,申请日并提ADS,声明主张2021年2月2日先申请的美国正式案A优先权 |
2021/02/02 |
是。实际申请日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,新案申请时,应加缴延续案6年附加费US$2700 |
2029/09/05 |
提交Updated ADS,补主张2020年3月2日先申请美国正式案B优先权 |
2020/03/02 |
是。实际申请日距其EBD相隔逾9年,补主张时应加缴延续案9年附加费US$4000,但因之前已缴过US$2700,此时只须再缴US$1300 |
2.3.3 取自USPTO公告中延续案附加费Example 12
日期 |
事件 |
EBD |
应缴延续案附加费? |
2025/01/02 |
提交美国正式案,申请日并提ADS,声明主张2018年2月5日先申请的美国正式案C优先权 |
2018/02/05 |
否。实际申请日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,不过申请之时,新规费尚未生效,毋须加缴延续案6年附加费US$2700 |
2025/03/02 |
提交Updated ADS,补主张2021年2月2日先申请美国正式案A优先权 |
2018/02/05 |
是。EBD未变动,实际申请日距其EBD相隔依旧是逾6年但未逾9年,但因先前尚未缴过延续案6年附加费US$2700,补主张时会被加征US$2700 |
2.4 专家看法
针对新增的延续案附加费,有美国专利律师分析:[6]
2.4.1 目前一种延续案操作策略,是利用延续案申请,最大化同族专利案件系属(Pending)于USPTO程序的期间,这在制药生技领域相当常见。未来相关申请人内部系统可能需设定新的提醒,在6年、9年的期限截止前考虑需否加提延续案,又或多多利用平行申请(parallel filing,即不等母案审结即加提子案,让多案共同进行。)、减少接续申请(serial filing,即等到母案审结再提子案)比重,避免触及6/9年期限的底线。
2.4.2 提前在2025年1月19日前申请延续案虽可省下申请规费,甚至省下延续案附加费,但有时,较晚申请反而有后见之明的优势。比方外国有对应案,依该局检索实审结果,可预料同一发明在美国较难克服相关核驳,那么,或许本就不应申请美国案,抢在2025年1月19日前申请缴费,只是增加了无谓的支出。
2.4.3 若发明的商用潜力尚待验证,一次提交复数件延续案,或单一新案写入全部可能的请求项,恐怕面临破表的新案申请或超项费支出,但若数年后才确认其市场价值、想加提延续案,又会被加征超高额延续案附加费。该如何在眼前支出与未来风险中求取平衡,申请人要谨慎思考。
结语
USPTO此次大幅度调整规费金额,且有新增规费项目,美国案申请人及专利所有权人应尽快盘点自家专利组合、更新案件管理系统、拟定因应策略。当然,相关调整还需时日,若有意申请美国专利、在美国提起申请案或公告专利相关程序,当务之急是把握时间,尽可能在新规费生效前完成送件布局。只不过,送件前务必要仔细检查核对,避免匆促求快留下瑕疵,若因瑕疵衍生额外的滞纳金、需多花超过一倍的成本另提延续案,甚至留下隐患、难以补救,终是得不偿失。
备注:
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