Forney Industries公司申请一种多颜色组合应用于包装的背卡上，美国专利商标局认为纯粹颜色组合，本身不具有先天识别性，而拒绝其注册。随后Forney Industries公司向商标审理暨救济委员会出救济，最后以失败结尾，没想到美国联邦巡回上诉法院在2020年4月做出的In re Forney Industries案判决中出现逆转，认为多颜色组合应用于「产品包装」上，本身可以具有先天识别性。

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颜色商标，和产品设计与产品包装之区分

先回头看看过往，美国最高法院对于颜色商标以及产品设计等商业外观（trade dress）是否具有先天识别性，曾做过以下几个重要判决。

1.1992年的Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案[1]

最高法院认为，餐厅的商业外观（trade dress）可以具有先天识别性。但如何判断商业外观之先天识别性，该判决没有提供标准。

图一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中，Taco Cabana的餐厅外观
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2.1995年的Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案[2]

最高法院认为，将颜色用于产品上可当作商标，但必须证明取得后天识别性。不过，要注意的是，该案属于「单一颜色」，且是直接用在「产品本身」，而非用在产品包装上。

图二、Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案中的干洗垫

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3. 2000年的Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案[3]

最高法院认为，某些类型的产品包装可能有指示商品来源的先天识别性；但相对地，所谓颜色商标，只是由颜色所组成的商标，不管有无应用在产品或包装上，都仍是颜色商标，而非产品包装。在该案中，最高法院曾说：「颜色商标本身永远不会有先天识别性」[4]。

图三、Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案中的儿童衣服

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Forney公司的零件包装背卡上的特殊颜色

2020年联邦巡回上诉法院做出In re Forney Industries, Inc.案判决[5]，认为多颜色的组合商标应用在产品包装上，可能具有先天识别性。

本案的原告Forney Industries公司，乃是销售焊接和机械加工之工具和五金零件的公司，其在零件的包装上，采用了一款新的颜色设计，请见图四。

图四、本案所申请的颜色商标

图片来源：In re Forney Industries, Inc., 955 F.3d 940 (2020).

2014年5月时，Forney公司向美国专利商标局，申请注册此一包装背卡的颜色商标。这个颜色商标共有三种颜色：「商标的顶部由黑色实心条纹组成。黑色实线下方是黄色，渐渐变成红色。这些颜色位于包装和/或标签上。[6]」

2014年9月，专利商标局的审查官回复，认为纯颜色组合的商标，不具先天识别性，要求Forney公司附上取得「后天识别性」（acquired distinctiveness）之证据。此外，既然这个颜色组合式要用在立体包装的背卡，审查官也要求 Forney公司将申请改为立体商标申请，并附上一个立体图，标示这个颜色组合如何呈现在包装背卡上。此外，对于颜色的描述，从所附上的图片来看，从黄色过渡到红色中间还有橘色，故审查官也希望Forney公司修正对商标颜色的描述[7]。

图五、Forney公司实际使用的情形

图片来源：Ipwatchdog.com

因此，Forney公司愿意修正商标描述，改为：「商标由红色变为黄色，顶部带有黑色横幅，用于商品包装。虚线仅表示包装背卡上标记的位置。」 但是，2015年5月，审查官还是拒绝注册该商标，认为其欠缺先天识别性，仍要求Forney公司需补提供取得后天识别性的充分证据[8]。

商标审理暨救济委员会认为颜色商标没有先天识别性

Forney公司对前述商标审查官的决定不服，向商标审理暨救济委员会（Trademark Trial and Appeal Board）提出救济，认为其所申请的商标，是一种「有多重颜色的产品包装之商业外观」，而非单纯的「颜色商标」，具应该有先天识别性，而不需要提供取得后天识别性之证据[9]。

但商标审理暨救济委员会维持审查官拒绝注册的决定[10]。救济委员会认为，本案中应该只是颜色商标，因为申请人并没有提供额外的元素，包括包装的形状或设计。申请人所申请的颜色商标，只是打算应用在产品包装上，但仍属于颜色商标。而故根据过去最高法院的判例，认为颜色商标不会有先天识别性。

因而Forney公司向联邦巡回上诉法院提出上诉。联邦巡回上诉法院于2020年4月做出判决[11]，改判Forney公司胜诉。

对过去最高法院判决的重新解读

巡回法院认为，最高法院从来没有直接讲，将颜色应用于商品包装上，绝对不会有先天识别性。

1. Qualitex案针对的单一颜色的产品设计本身

仔细重新阅读最高法院过去的相关判决，最高法院只有在Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案，是最直接处理纯颜色商标的案例。但是，首先要区分，该案例所处理的单一颜色产品设计，与本案所处理的多颜色产品包装，两者不同：

(1) Qualitex案涉及的是干洗垫的产品设计商业外观，而 Forney案涉及的是对五金零件的产品包装商业外观。

(2) Qualitex案涉及的是绿色的单一颜色商标，而Forney案涉及的是红、橘、黄多颜色商标。

联邦巡回上诉法院认为，由于Qualitex案与本案有上述二个地方不同，所以该案见解，并不能决定本案所涉及的「多颜色」、「产品包装」商标。

2. Wal-Mart案所讲的颜色商标不具识别性也是针对产品设计

其次，在Wal-Mart案中，最高法院先区分二种商业外观，一种是产品设计本身，一种是产品包装。而在讨论产品设计本身时，最高法院才提到这个关键的句子：「颜色商标本身永远不会有先天识别性」[12]；进一步，最高法院接着说：「设计本身，像颜色一样，也不会有先天识别性。[13]」但联邦巡回上诉法院要特别指出，Wal-Mart案讲的是将颜色应用在产品设计上（该案涉及的是小孩衣服之设计），而非应用在商品包装上。

另外，在Wal-Mart案中，最高法院也提到，Two Pesos案涉及的餐厅外观，某程度比较接近包装，而Two Pesos案提到，一般而言产品包装可以有先天识别性。

Forney公司的多颜色商标应用于产品包装

回到本案的Forney公司的多颜色商标上。联邦巡回上诉法院认为，本案的多颜色适用在产品包装上，比较接近Two Pesos的餐厅外观，而与Qualitex案的单一颜色商品设计，以及Wal-mart案的商品设计不接近[14]。

由于最高法院过去的判例对这个问题没有表达具体立场，巡回法院认为，虽然颜色本身通常都只是装饰，但「以颜色为主的独特产品包装标志」可以当成来源指示，也可能具有先天识别性。

因而，本案联邦巡回法院认为，多颜色商标应用在产品包装上，而非产品本身设计上，是有可能具有先天识别性的[15]。

多颜色商标是否一定要连结到确定的外围形状？

就算多颜色商标用在产品包装上，可能有先天识别性。但专利商标局与救济委员会另外认为，颜色商标一定要与独特的外围形状或边界连结，才会具有先天识别性。而本案原告Forney公司的申请案，并没有独特的外围形状或边界，故仍然不会有先天识别性。

但联邦巡回上诉法院认为，过去的判例并没有这个要求。过去只有要求，商业外观是否给消费者一个印象，就是会将商业外观联想到特定商品服务来源。因此，上诉法院认为，专利商标局要问的标准在于，当颜色组合与设计应用于产品包装上，是否足以指示该包装的产品的商品来源？对于此问题，专利商标局必须从「使用的颜色」和「这些颜色创建的图案」所产生的总体印象，进行判断[16]。

最后，联邦巡回上诉法院判决Forney公司胜诉，要求案件退回给商标审理暨救济委员会重审。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法