所謂的專利蟑螂 (Patent Troll) 起源於1993年的美國，最早是用來形容積極發動專利侵權訴訟的公司。現在一般人所稱的專利蟑螂大多數是指以取得，並握有某些專利為手段，然後以提出專利侵權訴訟當作威脅方式，逼迫拒絕給付權利金的廠商就範。很多赫赫有名的國際大廠如Intel、Apple、AMD、IBM…等等，都是專利蟑螂眼中的大肥羊；最近，許多台灣一線大廠如Acer、HTC，甚至稍具知名度的自有品牌台灣廠商，也紛紛被專利蟑螂釘上。由於這些專利蟑螂並未從事實際的生產運作，所以除了在對方提出專利侵權訴訟時被動的還擊外，提出專利無效的復審請求（reexamination）算是較為主動的反守為攻策略。

成與敗：只有一次出擊機會

最近有一家台灣電腦廠商（以下稱請求人）就一個多媒體電腦鍵盤產品，對一項專利蟑螂（patent troll）（以下稱專利權人）所擁有的專利技術提出復審的申請；請求人選擇了以Ex Parte（單方復審）的程序，以美國專利法103條「顯而易見」性來對專利權人其中一項已公告專利的其中一個申請專利範圍提出專利無效的復審請求。

該台灣電腦廠商提交了充分的前案資料，以「顯而易見」性為重點訴求，對專利權人的專利權提出質疑，要求專利無效。USPTO在接到請求人復審申請後，作出了該專利之其中一個申請專利範圍有影響到專利性的實質新問題的處分，受理了該復審請求，並發出一復審命令 (reexamination order) 給專利權人及請求人。

在專利權人收到復審命令後，針對所產生的問題提出說明，列舉了很多例子，說明了該專利之申請專利範圍不會因前案資料而喪失非顯而易見的理由。最後，USPTO的最終處分是該專利仍具有可專利性，維持原專利範圍的認證。由於請求人選擇了以Ex Parte程序提出復審申請，所以在USPTO作出最終處分後，便不能再提出訴願請求。

在以上的案例中，請求人選擇了Ex Parte復審申請，所以只能有一次提出前案資料，亦即是出擊的機會，成與敗就只看一次的攻防，如果失敗了就得重新思考作戰的策略。反觀另一種請求人可全程參與的Inter Partes復審程序，不管是專利權人或是請求人，均可依35USC134條之規定或依35USC141至144條之規定，在訴願權利通知所規定的期限內，對於專利局對任何專利之可專利性的不利處分，向專利訴願及衝突委員會 (Board of Patent Appeal and Interference) 提出訴願；而訴願人則可在審查員意見提出的一個月內，針對審查員意見提出反駁理由書。

你的專利值多少錢？

其實Ex Parte與Inter Partes複審程序各有優缺點，北美智權美國專利代理人鄧民立表示，「申請復審及提出訴訟同樣是屬於公司的專利保護策略，每家公司考量因素都不一樣，國際大廠與中小型企業的處理方式也會有明顯差異。在申請復審方面，簡單來說，Ex Parte跟Inter Partes的最大差異有兩點：（1）首先是Ex Parte復審的官方規費是美金2,520元，而Inter Partes的官方規費是美金8,800元，差距超過三倍，對一般中小型企業來說，這算是一筆不少的金額。（2）其次，Ex Parte是可以採用匿名方式申請的，所以有時候會成為同業攻擊對手的手段。但Inter Partes因為訴願人（專利權人或是請求人）均可提出口頭審理(Oral Hearing)請求，因此無法採匿名制度。」

另一方面，最近也有一些公司以申請復審來代替提出訴訟，而且這種現象有增加的趨勢。以下表一、表二Ex Parte及Inter Partes案件在USPTO的歷年成長數據。雖然總案量還是有限，但成長的態勢卻是相當明顯。

為什麼最近會有一些公司採用Ex Parte復審申請來代替提出訴訟，以作為公司的專利保護策略呢？主要的原因是復審與訴訟相比較，有以下的優點：

• 相對花費較為便宜
• 可以匿名進行
• 不需要花很多功夫去舉證
• 不需要仲裁費用
• 允許同一時間申請數個復審
• 提出申請者不需要曝光

相對的，Ex Parte復審申請也有以下的挑戰或是缺點：
程序上：

• 沒有上訴機會
• 只是單方進行的，而專利權人可以修正專利申請範圍

其實，不管是訴訟，還是復審，投資報酬率還是最重要的考量：公司應該評估這個專利值多少？可以產生多少潛在的利益？然後再決定投入多少金錢、精神與時間去保護這個專利。不過，有時候也要考慮現實上的限制，像專利蟑螂並未從事實際的生產運作，只能提出像專利無效的復審請求來捍衛自身權益。