2020年6月11日，美國專利審判和上訴委員會（PTAB）指定一個對有關設計專利功能性審查的決定為信息性決定（informative decisions）提供指導性原則。PTAB的先例性決定對所有委員會小組都具有約束力。信息性決定雖不具有約束力，但它們確實為委員會提供了關於經常性問題的規範、對委員會第一印象問題的指導、關於委員會規則和實務的指導，以及對在許多情況下通過分析經常性問題可能產生的問題的指導性原則。
※本文為「 PTAB 指定一項PGR 決定作為設計專利功能性審查的指導性原則（一） 」之第二部分
授予後審查的專利資格分析
美國專利法第171條規定：凡為製品發明任何新的、原創的和裝飾性設計均可獲得專利，但須符合本法的條件和要件。「如果請求保護的設計主要是功能性的而不是主要是裝飾性的，亦即如果請求保護的設計是由物品的實用目的決定的，則可以宣布設計專利無效」[1] 。「一件製品必然服務於實用目的，當請求保護的設計的外觀由該物品的用途或目的決定時，該有用物品的設計被視為是功能性設計」[2] 。「如果特定設計對物品的使用至關重要，則它不能成為外觀設計專利的法定標的」。「雖然在某些情況下分析設計元素可能是適當的，但要確定專利設計是否由製品的功能決定，最終必須取決於對其整體外觀的分析」[3] 。
CAFC解釋說，儘管沒有「確定所主張的設計是否由其功能決定的特定測試，法院經常關注......替代設計的可用性作為評估所主張設計的法律功能的一個重要（如果不是決定性的）因素。[4] 」更有可能主要用於裝飾目的。[5] 對所謂的替代設計的全面調查包括確定所謂的'替代設計是否會對特定物品的效用產生不利影響'，因此它們不是CAFC的判例法。[6]
在Berry Sterling 案[7] 中，CAFC提供了在「替代設計的存在並不決定無效性調查」的情況下需要考慮的額外因素。這些因素包括：
受保護的設計是否代表最佳設計；
替代設計是否會對指定物品的效用產生不利影響；
是否有伴隨的發明專利；
廣告是否將設計的特定特徵吹捧為具有特定效用；和
設計中是否有任何元素或整體外觀明顯不受功能支配。
然而，CAFC解釋說，儘管評估這些其他因素可能與評估請求保護的設計的整體外觀是否由功能考慮決定相關。對所主張的設計是否主要具有功能性的調查應該從調查替代設計的存在開始。[8]
請求保護的設計的功能性設計特徵分析
請求人主張，請求保護的適配器支架的幾個（如果不是全部）組件外觀是由它們的用途和目的決定的，因此，請求保護的設計的整體是功能性的。特別是，請求人指明了其中的標籤和扣眼。
1. 標籤
請求人主張說，VESA安裝適配器支架的頂部標籤「安裝在視頻監視器背面的下部凸起頂部，以通過螺釘將頂部標籤固定到視頻監視器上。」請求人提供了以下圖片來說明且顯示了通過螺釘連接到視頻監視器背面的VESA安裝適配器支架的頂部標籤的安排。其中據稱是D093專利的VESA安裝適配器支架設計的商業實施例提供銷售。
圖2 Amazon.com的網頁廣告[9]
請求人主張說，D093專利的VESA安裝適配器支架的底部標籤「適合視頻監視器背面的現有插槽」，圖2之圖片是來自同一Amazon.com網頁，其中顯示了插入視頻監視器背面插槽中的VESA安裝適配器支架的底部標籤。請求人主張，標籤必須按原樣定位和調整大小，否則它們將不適合顯示器。請求人還主張：頂部標籤的形狀盡可能小，以便為D093專利的支架提供支撐。
圖3 Amazon.com的網頁另一個廣告
2. 扣眼
請求人主張說，扣眼的至少三個特徵主要由功能性決定：（a）間距，（b）尺寸，和（c）凸起邊緣。請求人聲稱VESA FDMI標準規定了所請求的扣眼的間距和尺寸，如下所述。
（a ）扣眼間距
請求人主張，D093專利的VESA安裝適配器支架的扣眼「顯示為VESA標準間距（通過圖4中製造商產品圖中的藍色符號），以適合安裝在視頻監視器的背面」。這張圖片顯示，一組四個扣眼的位置相距75毫米x75毫米，而另一組四個扣眼的位置相距100毫米x100毫米。請求人解釋說，VESA FDMI標準的第5.2.1節對顯示器背面的「螺絲安裝接口尺寸」描述了相同的兩種模式：（1）100mmx100 mm，適用於重達14 kg的顯示器；（2）75 mm x 75 mm，適用於重量小於8 kg的小型顯示器。
圖4 D093專利商業實施例兼容HP Pavilion監視器的廣告說明[10]
（b ）扣眼的尺寸
請求人主張，D093專利的VESA安裝適配器支架的扣眼尺寸也「由VESA標準規定」。請求人指出VESA FDMI標準第5.6節中的以下圖表，該圖表表明板上的孔尺寸為5毫米。因此，扣眼「必須是標準尺寸——否則它們將無法確認符合VESA標準」。
表1 2006年版的VESA FDMI標準第5.6節的規格圖表
（c ）扣眼凸起邊緣
請求人主張，「眾所周知，扣眼的邊緣凸起會增加扣眼所連接的板材的強度」。請求人引用第17屆國際金屬成型會議的一篇論文指出：「為了提高鋼板的疲勞強度，孔的邊緣被加厚了。因此，與沒有加厚的普通穿孔相比，疲勞強度有所提高。」請求人又主張說，D093專利的扣眼具有凸起的邊緣作為加固，因此，扣眼所連接的薄板不會在重顯示器重量下破裂。
參見High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc. , 730 F.3d 1301, 1315 (Fed. Cir. 2013)。
參見L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co. , 988 F.3d 1117, 1123 (Fed. Cir. 1993) 。
參見Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc. , 122 F.3d 1452, 1456 (Fed. Cir. 1997)。
參見Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1329–30 (Fed. Cir. 2015); see PHG Techs., LLC v. St. John Cos., 469 F.3d 1361, 1367 (Fed. Cir. 2006)。
參見Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co. , 304 F.3d 1373, 1378 (Fed. Cir. 2002)。
參見PHG , 469 F.3d at 1367 (quoting Rosco , 304 F.3d at 1378)。
參見Berry Sterling , 122 F.3d at 1456, quoted in PHG , 469 F.3d at 1366–67。
參見Ethicon , 796 F.3d at 1330。
圖片來源截自網頁(https://www.amazon.com/dp/B01DNCP7HW 。
參見https://www.amazon.com/dp/B01DNCP7HW 。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh）
學歷： 世新大學法律研究所法學碩士
經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員
著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。
Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們
Please enable JavaScript to view the comments.
