去年7月，美國專利商標局（USPTO）因應多位資深美國參議員的要求，正式向外界徵詢對於專利適格性（patent eligibility）的公眾意見，以作為日後立法的重要參考。過了將近一年，終於在今年6月底時發布了調查結果。

在眾多專利議題中，適格性的討論度向來較低，是個相對冷門的領域，但在美國聯邦最高法院於2010至2014年的一連串判決，尤其是2014年的Alice案後，關注度急速升高。

在Alice一案的判決當中，美國最高法院確立了判斷專利適格性的新標準，在原本第101條的文字之外，新增了兩步驟的審查架構：1.申請標的是否導向（directed to）抽象概念；2. 若申請標的被判斷導向抽象概念，需再審查是否具有發明概念（inventive concept），也就是相較於抽象概念本身，是否具備顯著（significantly more than）的技術特徵（可參考前文：“Alice” in wonderland：美國專利適格性檢驗標準如何克服？）。

新適格性標準一度使AI專利申請核准率急降

Alice案所建立的審查架構不但較為嚴格，而且對於「directed to」、「inventive concept」等規範的解釋也不夠全面，使得當時許多專利申請案，尤其是與電腦軟體發明相關的案件都是因為無法通過新的審查標準而被核駁。根據USPTO的統計，2014年以前，AI相關的專利申請案件核准率多半優於其他案件，但光是2015年，AI相關的專利申請案核准率就衰退了10個百分點，直到2019年USPTO針對專利適格性發布新版審查指南（可參考前文：2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南 新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準）後，核准率才又明顯提升（圖1）。

圖1：2008至2020年美國AI與非AI專利申請案核准率變化

來源：Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States

但問題並沒有徹底解決，尤其當前主流的人工學習、生物技術，都很有可能落入抽象概念或既有物質的範圍中，從而在適格性審查裡敗下陣來。影響所及，可能導致發明人不再願意以專利形式來保護新發明，或者乾脆停止研發活動，對於技術相當不利。

因此，這份調查的主要目的，就是了解實務界對於現行專利適格性規範的意見。毫不意外地，在141份回收問卷中，大部分的意見對於現行架構都抱持負面態度。例如長年位居美國第一大專利權人的IBM，就認為這套架構對企業從事創新發明帶來了很大的不確定性，並增加了許多專利申請、維護、訴訟的成本。

IBM表示，「自從Alice案判決出爐後，我們光是因為專利適格性的考量，就已經放棄了很高比例的申請案，」他們更補充，這些在美國被放棄的案子，有部分在其他國家反而獲得不同結果；「比起問我們的意見，USPTO更應該好好研究其他國家的審查工作是怎麼做的！」

現行適格性規範是好是壞，正反意見不一

調查內容也是有其他較正面的意見。有高科技業者就指出，在新的適格性規範下，過去範圍過於寬廣、時常被用來興訟的專利大為減少，讓企業不需要再擔心受到濫訴的騷擾，反而可以更專注在本業研發上；因此，他們對於尖端科技如AI、量子運算上的研發投資金額，反而呈現成長態勢。也有生命科學界的研發人員指出，現在的規範使得申請人必須拿出更完整、更關鍵的技術內容才能獲得專利，對於社會整體的科技進步具有實質助益。

只不過，不管對於現行規範的評價是好還是壞，幾乎每個人都同意業界真正需要的，是一套清晰、可預測、前後一致的審查標準。畢竟，當代的技術發明已經脫離18、19世紀以機械結構為主的階段，既有的法律條文也明顯地與生命科學、AI領域格格不入。為了繼續鼓勵人類社會的技術創新，美國乃至於其他先進國家，是該好好思考專利適格性這回事了。

資料來源：
Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States, 2022/06, USPTO

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們