為了使專利無效的審查程序更加完備，美國在2011年的美國發明法案（America Invents Act, AIA）中成立了專利初審及上訴委員會（PTAB），並以核准後複審（PGR）、多方複審（IPR）等更嚴格的程序，對專利有效性的爭議進行審查。

值得注意的是，這兩套程序均以更傾向司法用語的「審查（Review）」取代傳統行政作為的「複審（Reexamination）」，意味著PTAB雖然仍屬於美國行政體系的一部分，但功能定位上已經有相當的司法性質。

但如此一來，PTAB難免與既有的法院審判產生矛盾。歷年來，關於這兩者之間的分工、定位和衝突解決已有不少判決先例，PTAB內部也陸續制定內部的前例指引（Precedential decisions）作為參考；例如在2019、2021年的NHK和Fintiv案，就是PTAB在專利有效性判斷出現「一案各表」時，必須採行的審查基準，在近年來逐漸受到業界重視。

Fintiv基準，意在解決重複判決的潛在危機

「一案各表」的情況，容易發生在民事審判與IPR程序同時審理專利有效性時，例如在專利侵權訴訟中，被告對於專利權的範圍有所爭執，又在IPR程序裡主張系爭專利部分無效。此時，法院與PTAB對系爭專利的權利範圍，就很可能產生不同的解讀，產生一案各表的結果。為了解決這項潛在爭議，USPTO先是在2019年的NHK案中，決定若系爭專利在法院的審理時程較為領先，則PTAB將傾向拒絕立案審查，隨後又在Fintiv案裡列出了六項裁量基準，將此類情形的立案與否更加明確化（可參考前文：風行草偃：USPTO持續提高專利複審的立案門檻）：

1. 若PTAB立案進行複審，併行訴訟的法院是否會准許或有證據顯示可准予暫停訴訟（whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if a proceeding is instituted）；
2. 併行訴訟法院所指定的審判期日，與PTAB做出專利複審案之最終書面決定的計畫法定期限，兩日期間的接近程度（proximity of the court's trial date to the Board's projected statutory deadline for a final written decision）；
3. 併行訴訟之法院訴訟程序中，法院與訴訟當事人的付出程度（investment in the parallel proceeding by the court and the parties）；
4. 複審案和併行訴訟之法院訴訟中，兩者提出爭點的重疊程度（overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding）；
5. 併行訴訟中之被告，與專利複審案申請人是否隸屬於同一實體（whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party）；和
6. 其他影響PTAB行使裁量權的其他情況，包括案件實質內容（other circumstances that impact the Board's exercise of discretion, including the merits）。

從此之後，這項基準（簡稱Fintiv Denials）就成為美國專利實務界的熱門議題。根據PTAB統計，從2019年第2季、也就是NHK案被列為前例指引開始，在PTAB掌理的兩項程序中，Fintiv Denials被提及的次數和頻率都愈來愈高，例如在2022年的第1季，就有過半數的PTAB案件中曾經出現過關於Fintiv Denials的討論（圖1）。

圖1：2019年開始，PTAB掌管案件中Fintiv Denials相關議題每季出現次數與頻率

來源：www.uspto.gov

PTAB案件關於Fintiv基準的討論，近年來逐漸增加

值得注意的是，在Fintiv案出爐前，也就是2019年到2020年第三季之間，相關議題熱度還沒那麼高，出現頻率多在15%上下；但在Fintiv案之後，也就是PTAB明確制定了6項裁量基準後，討論熱度才急速升溫。從年度統計來看更是如此：在2019年時，只有10%左右的PTAB案件曾經討論Fintiv Denials議題，但在2022年的第1季，曾經討論過Fintiv Denials的案件比例就已經達到50%（圖2）。這個變化也意味著PTAB案件的當事人，在這兩年內政亟欲從Fintiv案建立的6項基準中找尋更有利的操作空間。

圖2：2019年~2022年，PTAB掌管案件中Fintiv Denials相關議題出現次數與頻率
來源：www.uspto.gov

立案審查的結果也與熱度相仿。在2019年間，使用NHK/Fintiv基準成功撤銷PTAB立案的案件數量，每季只有5件不到，顯見效果十分有限；不過在歷經一年多的實務操作、以及Fintiv一案出爐後，每季撤銷立案的案件數開始顯著增加，並在2021年第2季達到了47件的高峰；不過，之後就出現了急速反轉，2022年第1季更只剩下6件（圖3）。

圖3：2019年至今每季Fintiv Denials基準下，PTAB撤銷立案數量

來源：www.uspto.gov

事實上，從撤銷立案/維持立案的比例來看，從2019年至今一直是維持立案占多數。雖然在Fintiv案出爐後，由於撤銷立案的案件數激增，使得占比有所增加，但隨後維持立案的案件數就恢復高度成長，甚至在2022年第1季出現了85比6的壓倒性優勢（圖4）。由此看來，Fintiv案建立的立案裁量基準到底對於當事人哪一方有利，恐怕還很難說。

圖4：2019年至今每季Fintiv Denials基準下，PTAB撤銷立案（橘）與維持立案（藍）的案件數量

來源：www.uspto.gov

雖然說NHK/Fintiv案相當程度解決了PTAB與法院之間的潛在衝突，卻也升高了外界對於PTAB立案裁量權過大的疑慮。畢竟PTAB仍是USPTO的內部單位，在其中任職的行政專利法官（APJ）也並非真正的司法官。USPTO在這個時間對Fintiv Denials的使用情形進行統計調查，也是作為後續立法的參考，值得其他正在推動專利舉發改採對審制的國家好好了解。

資料來源：

• PTAB Parallel Litigation Study, USPTO, 2022/06

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