此次智慧財產案件審理法（以下簡稱「智審法」）修正，有許多條文與專利訴訟有關。除了之前《系列報導—2》介紹過的強制律師代理、審理計畫、查證人與查證、專家證人等制度以外，第三篇將介紹此次修法中與專利訴訟之「促進審理效能」與「解決實務爭議、強化訴訟之紛爭解決機能」有關的重點，並按照一般訴訟發展依序進行介紹。

定暫時狀態處分後縮短起訴期

在專利訴訟中，為了避免被告（侵害人）持續侵權，故專利權人在正式起訴前，就會聲請定暫時狀態處分，請求法院先命被告禁止繼續製造、銷售侵權產品。但是，很多科技產品的生命週期短暫，如果法院為此初步命令後，專利權人遲遲不正式起訴，對被告的生意影響很大。舊法規定在獲得定暫時狀態處分後，30日內未起訴者，法院得撤銷該處分。但此次修法將時間縮短為14日（第52條第4項），希望專利權人不要刻意拖延正式起訴。

另外，如果最後本案判決確定專利權人敗訴，也要賠償被告因為被暫時凍結生產、銷售而產生的損失。（第52條第6項）

法官先認定申請專利範圍（請求項範圍）

美國的專利訴訟區分為二個階段。第一階段先確認申請專利範圍（請求項範圍）。此屬於法律問題，可由法官自己認定，不需要陪審團，採取馬克曼聽證。等到請求項範圍確定之後，法院做出中間判決，之後才進行第二階段訴訟召開陪審團，雙方就專利是否無效、是否有侵權進行辯論。

在台灣，過去並沒有此二階段的區分，法官對於請求項範圍的認定，並不會在訴訟中間讓雙方知道。但此一請求項範圍的認定，絕對會影響到後續專利是否侵權的辯論。如果雙方都不知道法官認定的請求項範圍，後續對侵權的討論可能會白忙一場，甚至有時候最後判決出來，雙方都認為被法官突襲。

因此，此次於智審法第30條規定：「法院審理因專利權所生之民事訴訟事件，於解釋申請專利範圍有爭議時，宜適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍，並適度開示心證。」

課予被告（侵害人）具體答辯義務

一般的民事訴訟，雙方各自提出自己手上掌有的證據。但原告（專利權人）負舉證責任，若某些事項的證據掌握在被告（侵害人）手上，被告只是單純否認，但不提出證據，法院也拿被告沒辦法。例如，是否使用到方法專利、侵權產品銷售數量等問題，往往只有被告知道，原告無法取得證據。過去智審法僅在營業秘密事件中，法院得命被告配合就否認之事項提出具體答辯。此次修正後智審法第35條，擴大到專利案件、電腦程式著作權案件，被告不能只是單純否認，法院得命被告對否認的爭點，提出具體的事實和證據答辯，適度地加重了被告（侵害人）的舉證責任。如果被告還是不配合，法院就可以形成心證。

另外，配合此次修法新增的查證人、實施查證制度，如果被告很不配合，法院還可以「選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證。」（第19條）因而，整體而言，未來的專利侵權訴訟中，被告（侵害人）必須更配合法院而提出證據，若不配合，反而可能被強迫實施查證。

雙軌制下如何避免專利無效認定的歧異

台灣專利訴訟中最大的一個問題，就是專利無效認定採取雙軌制。民事法院雖然可自為認定專利有效無效問題，但此認定只有個案效力。智財局的舉發認定，以及隨後的行政訴訟，才具有絕對效力（亦即對世效力）。且智財法院與智財局及後續行政訴訟對有效性認定的結果，還有可能不一致。為了避免專利無效性認定的歧異，本次修法增加了好幾個條文如下。

1.法院審理與行政審查間資訊交流制度
新增智審法第42條規定，當被告在侵權訴訟中反擊主張專利無效時，法院要立即通知智財局。智財局收到通知後，要將目前是否有人提出專利舉發或舉發已有結果的資訊，通知法院。

為了避免智財局舉發程序與法院訴訟中的證據文件有落差，導致最後二者認定的結果不同，故規定法院和智財局可以相互請求提供彼此程序中的相關書狀文件，讓法院和智財局掌握的資訊都一致，也較容易出現相同的有效性判斷。

2.更正後抗辯提出的限制
在專利舉發和隨後的行政訴訟方面，允許專利權人提出更正。為了避免專利被認定無效，可更正專利的請求項範圍，但在民事侵權訴訟中，專利權人是否能主張「更正請求項」並提出抗辯？民事法院可否讓專利權人在訴訟中「更正請求項然後再抗辯」呢？

實務上似乎允許此種主張。但畢竟法院不是智財局，專利權人所提出的「更正再抗辯」，未必真的與在智財局出的更正後請求項一致。故此次新增第43條，對此種「更正再抗辯」主張加入了限制。原則上，專利權人應該已向智財局提出更正主張，才能在法院提出此抗辯（第43條第1項），但若專利權人有不可歸責於己之事由無法向智財局申請更正，法院在例外情況下還是得允許專利權人提出「欲更正的範圍」（第43條第2項）。此時，法院也可自己認定，此一更正是否符合專利法所允許的合法更正（第42條第4項）。

3.將智財局參加訴訟改為陳述意見
原本智審法規定，在民事訴訟中就智慧權（包括專利、商標）是否有效有爭議時，必須時法院得命智財局「參加訴訟」，輔助一方當事人為訴訟行為（舊法第17條）。但是智財局對於專利有效無效，未必站在專利權人或侵權者任何一方的立場，若用訴訟參加制度，可能會限制智財局表達意見的空間。

因此，新法第44條將參加訴訟制度，改為陳述意見。法院得就專利有效性、更正合法性等問題，徵詢智財局意見（第1項）。或者，雖然法院未徵詢，但智財局因第42條之通知制度得知該訴訟，且想表示意見者，也可主動請求法院同意表示意見（第2項）。 

4.專利有效性判斷有歧異時之再審限制
儘管有上述三種制度和強制律師代理，但還是無法避免民事法院對專利有效性的判斷（假設認定有效），與智財局或行政法院對專利舉發的結果（假設認定無效），二者可能出現歧異。此時，民事判決敗訴的被告，會想根據專利舉發結果，對原本的民事訴訟的確定判決提出再審。

如果可以讓民事訴訟敗訴的當事人提出再審，則讓法院判決的效力處於不確定狀況。因此，此次新法第49條，明文禁止當事人不得提出再審。

增訂專屬授權之訴訟告知義務

智慧財產權（專利、商標、著作權與營業秘密）之權利人，將權利專屬授權給被授權人時，究竟誰有權利收取賠償金等問題，原則上要看授權契約的約定。有的國家明文規定，要提起侵權訴訟，權利人與專屬授權被授權人應該一起提出，以避免將來任何一方對訴訟結果不滿，或對賠償金分配有意見。

此次新增第45條規定，不論權利人或專屬被授權人其中一方，自行對他人提起侵權訴訟，應將訴訟事件資訊告知另一方。而受告知者，可以選擇是否參加訴訟，或追加成為共同原告。當然，也可以選擇不加入訴訟。

最高法院設置智財案件專庭或專股

由於專利或其他智財案件非常專業，但民事訴訟第三審到最高法院。為了提升智財訴訟的專業性，此次修法第48條第2項，規定最高法院應設立專庭或專股辦理智慧財產民事案件。     

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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