自2010年以來，由於智慧手機專利戰的開展，使美國最高法院對於軟體專利有效性，已經累積數個重要判決，包括軟體專利標的是否具有可專利性、軟體專利請求項明確性的爭議。在最高法院見解的基礎下，美國聯邦上訴法院（CAFC）陸續對於軟體專利明確性也發展次要性的原則。雖然全球智慧手機專利戰已趨於和緩，智慧型手機相關軟體專利訴訟數量也有所下降，然而隨著物聯網時代來臨，未來物聯網相關軟體專利重要性將有增無減。因此，本文將討論過去聯邦法院審理案件中，有關軟體專利使用主觀性用語明確性的問題，提供企業未來發展物聯網專利參考。

物聯網與軟體專利

物聯網時代來臨，未來人類的食衣住行育樂活動相當程度都將與網路連結。2015年美國華爾街日報報導，2020年全球物聯網的市場將高達1.7兆美元[1]。龐大的商機，使企業開始思索如何切入物聯網市場，並保護其技術。由於物聯網的連結相當依賴軟體程式控制，因此軟體專利將是保護物聯網核心技術的重要方式之一。統計數據也顯示，企業申請有關物聯網相關之軟體專利數量逐年提升，顯示企業對於相關專利已開始布局。許多專家已經預測，未來一波的專利戰，將與物聯網專利有關，當物聯網商業模式與技術成熟時，可能將是物聯網專利戰開戰之時[2]。因此，了解軟體專利有效性與相關專利侵權議題，對於企業布局物聯網專利與避免未來專利訴訟有其重要性。

與軟體專利有效性常見爭議包括標的是否適格，例如美國最高法院在2010年Bilski v. Kappos案討論商業方法適格性[3]與軟體申請專利之標的是否適格有關。2014年美國最高法院再度於Alice Corp. v. CLS Bank International，[4]討論專利標的適格性問題。2014年美國最高法院則在Nautilus v. Biosig[5]案中，建立用語欠缺明確性新的判斷標準。最高法院見解出爐後，陸續於CAFC討論新的見解時適用。以下將以主觀性用語為探討核心。

美國專利法第112條第二段與專利請求項明確性

專利有效性議題包括專利標的可專利性、是否具備新穎性、進步性與可利用性。而專利說明書的撰寫也可能影響專利有效性，美國專利法第112條第2段：

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.」。

由條文字面翻譯，是指「專利說明書應可由至少一個以上的專利請求項可以特別指出與明確主張單一或共同發明人所認為的專利標的」。但是在美國案例法的發展下，本條實際上包含二個要件：其一，專利請求項必須建立專利申請任主觀所認定的專利標的；其二，請求項必須清楚指出且定義所授予專利標的的範圍[6]。

第一要件為主觀要件，因為本要件所要滿足的是專利申請人所認定發明標的。第二要件為客觀性要件，即所關注的問題為專利請求性是否可以明確定義專利標的。當專利請求項所包含專利標的與專利申請人所認為發明範圍不同時，則為第一要件問題，例如專利發明人在專利說明書中揭露發明標的限制，但是在請求項欠缺該限制。[7]第二要件，專利請求項明確性是指以該領域具有通常知識之人標準認定請求項範圍是否清楚，也就是以客觀標準評估請求項是否明確？

幾種常見軟體專利請求項欠缺明確性態樣

在軟體專利案例中，因為請求項經常必須使用抽象主觀性的用語、或請求性中有使用手段功能用語、或有說明書的請求項有混合二種不同類型的情況都可能造成請求項欠缺明確性[8]。

由於抽象主觀性的用語在聯邦上訴法院專利訴訟中相當常見，以下針對抽象主觀性的用語所造成用語明確性問題說明，其餘態樣日後撰文說明。

抽象主觀性的用語

2014年美國最高法院在Nautilus v. Biosig[9]案中，對於用語欠缺明確性提供新的判斷標準。本案爭執專利為U. S. Patent No. 5,337,753（753專利），在1994年授予專利，發明人為Dr. Gregory Lekhtman，專利權人為Biosig Instruments公司[10]。

753的專利為運動的心速監測器。本案專利訴訟爭議在’753專利請求項就提到“heart rate monitor for use by a user in association with exercise apparatus and/or exercise procedures.”（心速監測器被一個使用者用於運動裝置及/或運動程序），請求項“comprise[s],”（包含），以下其他元件：一個圓柱物並與展示裝置連結（a cylindrical bar fitted with a display device）、電子線路包含不同放大器（electronic circuitry including a difference amplifier）、一個圓柱物的每一半部，有一個活性（live）電極與一個通常性（common）電極，兩電極彼此以空間關係（in spaced relationship）耦合。爭議為”spaced relationship”的用語是否明確？本案於CAFC[11]，法院判斷請求性用語是否明確，其所適用的標準係指解讀當請求項包含之用語，如果該用語並非”not amenable to construction”（無法解釋）或並非”insolubly ambiguous”（無法解決地模糊），則請求性用語具明確性。

然而，本案最高法院認為CAFC所採標準無法正確表達美國專利法第112條第二段之需求，因而推翻「無法解決模糊」與「無法解釋」的標準，改採合理確信標準[12]。

合理確信標準與先前標準的差異在於，法院認為請求項用語，如果在判讀專利說明書與申請過程（prosecution history）中，如果無法使該發明技術領域之人獲得請求項「合理確信」意涵，則該專利請求項欠缺明確。換言之，法院要求專利請求項用語必須使該發明領域技術之人，憑藉專利說明書以及申請歷程就可以判斷專利請求項用語所涵蓋的範圍，如果該領域技藝之人尚無法需憑藉說明書或申請歷程文件的資料，合理且確信專利用語範圍，則該用語欠缺明確性。

在Nautilus案之後，2014年CAFC院首度在Interval Licensing LLC v. AOL, Inc乙案中，以最高法院在Nautilus v. Biosi所建立標準，判斷主觀用語是否明確性的問題，該案發生用語爭議為：「以一種不干擾方式，而不使使用者分心（an unobtrusive manner that does not distract a user）」。不干擾方式（unobtrusive manner）事實上是一種具有主觀判斷的抽象用語。法院審理時，認為專利人主張”unobtrusive manner”係以螢幕保護（screen saver）模式與螢幕背景（wallpaper）間的空間關係來定義。但法院由專利說明書內容來看，該熟悉領域技藝之人由專利說明書可以獲知（informed）「unobtrusive manner」可能是一種空間（spatial meaning）觀念，但是專利說明書其他部分也可能使該領域技藝之人將「unobtrusive manner」用語界定為一種暫時性（temporal dimension）連結概念，因此該用語並不明確。況且說明書並未提供足夠且充分案例，說明螢幕保護模式與螢幕背景連結，因此認為「unobtrusive manner」用語欠缺明確。簡單來說，如果使用抽象性的用語可能造成多種解釋的意義，而在說明書無法界定其範圍，則將被認定為欠缺明確。

然而在DDR Holding vs Hotel.com[13]乙案，CAFC判定”look and feel”（介面外觀視覺感知要素）用語明確。法院基於三個主要理由，認為該用語明確：1. 專利申請人在說明書所建立的案例足以建立其用語意義，2. 被告也使用視覺感知要素來說明自己產品，同時3. 被告承認其與客戶都理解切面外觀一詞意涵。CAFC進一步闡釋，所謂用語不明確係指用語「完全取決於特定個人之未受限且主觀意見…...實施發明時，如所屬技術領域具備通常技藝之人無法自專利說明書獲得教示的指引」。因此，在說明書中如果可以提供具體與明確案例，通常可以通過明確性的檢驗。

小結

專利請求項用語是否明確，在最高法院所提出「合理確信」標準後，更加貼近於專利法第112條第二段立法原意，使得專利請求項真正具備「教示」功能，達到揭露發明以授與專利主要政策目的。

然而，合理確信的標準仍是一種不確定的法律觀念，最高法院並未提出進一步判斷之依據或準則供審理法院遵循。具體在不同專利案件中，美國聯邦上訴巡迴法院逐漸將請求項用語欠卻明確的態樣加以類型化，除了主觀抽象用語可能產生用語不明確的問題。在軟體專利中另二個重要類型造成請求項欠缺明確的態樣，包括手段功能用語問題與混合式請求項等在最高法院2014年提出新的明確性判斷標準後，在2015到2016年間，CAFC均有相關見解均有值得參考依循的價值，留待下次再討論。

備註

1. http://blogs.wsj.com/cio/2015/06/02/internet-of-things-market-to-reach-1-7-trillion-by-2020-idc/
2. 2016年世新大學國際智慧財產權研討會-美國智慧財產權實務趨勢與互聯網專利資料
3. 561 U.S. 593 (2010)
4. , 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)
5. 134 S.Ct. 2120 (June 2, 2014)
6. Irah H. Donner, Patent Prosecution Law, Practice, and Procedure, Fifth Edition, Vol ii, page 1866, 2007.
7. In re Wakefield, 422 F. 2d 897.
8. 2016年世新大學國際智慧財產權研討會-美國智慧財產權實務趨勢與互聯網專利資料
9. 134 S.Ct. 2120 (June 2, 2014)
10. 同上
11. Biosig v. Nautilus 715 F.3d 891 (April 26, 2013)
12. 參照北美智權報117期，Interval Licensing LLC v. AOL案明確性標準分析—以美國最高法院Nautilus乙案之明確性標準建立欠缺明確性之用語態樣為例
13. DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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