美國專利法條文中，沒有明確規定「權利耗盡原則」（exhaustion doctrine）的要件與適用範圍，所以專利耗盡的問題，長期以來都必須仰賴美國各級法院的判決去決定其內涵。而美國聯邦巡迴上訴法院全院判決2016年的Lexmark v. Impression案，再次肯定，美國專利耗盡採取國內耗盡，且專利權人在銷售對購買者清楚傳達購買後的限制，亦可限制購買人之後的轉售與再使用，亦即不適用專利耗盡原則。

美國專利法條文中，沒有明確規定「權利耗盡原則」（exhaustion doctrine）的要件與適用範圍，所以專利耗盡的問題，長期以來都必須仰賴美國各級法院的判決去決定其內涵。

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案銷售後限制

其中一個特殊的問題是「銷售後限制」（post-sale restrictions or limitations），乃是希望對於產品銷售之後，限制其使用或轉售。1992年聯邦巡迴上訴法院在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案[1]中，支持此種銷售後限制。法院認為，專利權人可以用告知（notice）的方式，限制專利產品的銷售和購買者對該產品的處置。該案中，專利權人擁有醫療設備的專利，銷售給醫院使用，並在產品上面張貼「只准使用一次」的貼紙。被告向醫院購買這些設備，重新消毒後，回銷給醫院。聯邦巡迴上訴法院認為，此種「使用一次限制」可被有效執行，因為其限制乃在「合理的專利權內」（reasonably within the patent grant）。

Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n案國內耗盡

另一個問題則是，美國專利法採取國內耗盡還是國際耗盡？在2001年聯邦巡迴上訴法院的Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n案[2]中，處理一則Fuji Photo公司在國際貿易委員會（International Trade Commission）控告Jazz Photo公司的案例。該案中，Fuji Photo在美國國內及海外銷售拋棄式照相機，但Jazz Photo將其回收後，重新填裝軟片並進口到美國。一方面，聯邦巡迴上訴法院認為，重新填裝軟片，只構成所謂的修理（repairs）而非重建（reconstructions），所以不構成專利之製造[3]。 因此， Fuji 公司原本在美國賣的拋棄式相機，已經有權利耗盡原則適用，將之回收填裝軟片再在美國販售，不構成侵權[4]。但是，針對原本在海外銷售的相機，上訴法院指出，只在海外銷售，美國的專利權並不會耗盡[5]。也就是說，Jazz Photo案採取的見解，美國對專利耗盡採取的是國內耗盡，而非國際耗盡。

這些特殊的問題，在最近聯邦巡迴上訴法院2016年全院判決的Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc.案[6]，再次激烈討論。

Lexmark v. Impression案事實

Lexmark是一家生產及銷售雷射印表機的公司，同時也銷售自己機器適用的雷射碳粉匣。生產印表機的公司，為了確保碳粉匣的獲利，通常各家公司的碳粉匣都沒有統一規格，而是設計成不同的規格，以確保一定要向原廠購買專用的碳粉匣。但是，市場上自然會出現很多填充式碳粉匣的業者，購買他人使用過的原廠碳粉匣，然後重新填裝碳粉予以出售，因而與Lexmark的原廠碳粉匣產生競爭關係。

因此Lexmark提供二種方案給消費者。一種是所謂的「正常方案碳粉匣」（Regular Cartridge），價格是原價，對於這種碳粉匣，沒有使用或轉售的限制。另一種方案則是「回收方案碳粉匣」（Return Program Cartridge），比原價便宜2成，但受到「一次使用／不得轉售」（single-use/no-resale）的限制。消費者使用完這種碳粉匣後，只能交由Lexmark回收[7]。

為了確保回收業者不會向消費者購買該使用過的碳粉匣，Lexmark在每一條碳粉匣中加入了一個微晶片，該晶片可以控制，若碳粉匣中的碳粉用盡，則該碳粉匣就無法作用，要讓該碳粉匣可以回收利用，必須抽換掉該碳粉匣的晶片[8]。

本案被告Impression Products公司，向外界收購使用過的碳粉匣，並在美國境內轉售。其所收購的碳粉匣，乃是由第三方的公司，經過更換碳粉匣晶片，並填充碳粉，故能再次使用。Impression收購的碳粉匣有二個來源。一是Lexmark在美國境內所販賣的「回收方案碳粉匣」。二是Lexmark在海外所賣的「回收方案」與「正常方案」碳粉匣，Impression回收後進口到美國[9]。

Lexmark指控Impression構成侵權

對於上述二種類型，Lexmark分別指控Impression構成侵權。Lexmark主張，根據Mallinckrodt案之見解，在國內銷售時已經明確告知（notice）使用之限制，就沒有權利耗盡之適用。另外，根據Jazz Photo案之見解，在美國境外所銷售的碳粉匣，也沒有權利耗盡原則之適用。

針對第一種在美國境內回收的「回收方案」碳粉匣，由於在銷售時已經禁止其再次使用與轉賣，故其轉賣行為，構成美國專利法第271條(a)的銷售侵權。針對第二種侵權，由於美國專利耗盡採取國內耗盡，在美國海外所購買的碳粉匣，不管是哪一種方案，都不適用耗盡原則，故進口到美國，構成美國專利法第271條(a)的進口侵權。

被告抗辯適用權利耗盡原則

但被告Impression抗辯，近年來美國最高法院一系列的判決，已經改變前述Mallinckrodt案及Jazz Photo案之見解。一方面，2008年時，美國最高法院判決了Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.案[10]，不認為專利權人所為的銷售後限制，可以阻擋權利耗盡原則的適用。另一方面，2014年美國最高法院判決了著作權的Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.案[11]，推翻過去所認知的美國著作權法採取國內耗盡的見解，認為著作權應採取國際耗盡。Impression主張，最高法院的Quanta案，已經推翻了Mallinckrodt案的銷售後限制不啟動權利耗盡的見解，而最高法院的Kirtsaeng案，則推翻了專利耗盡採取國內耗盡的見解[12]。

針對第一個問題，地區法院支持被告Impression的主張，認為Quanta案已經推翻了Mallinckrodt案的見解，而認為有本案權利耗盡原則之適用[13]。對第二個問題，地區法院則不支持Impression的主張，認為Kirtsaeng案只是著作權法的案件，在專利法議題上，Jazz Photo案採取的國內耗盡原則仍然有效[14]。

銷售不代表有得到「授權」（authority）

本案又上訴到聯邦巡迴上訴法院，因為涉及幾個上訴法院判決與最高法院判決之間的法律見解，聯邦巡迴上訴法院直接移送全院審理（en banc），並於2016年2月12日做出判決，最後維持過去的Mallinckrodt案及Jazz Photo案的見解。

該判決由Taranto法官撰寫多數意見。其首先指出，美國專利法第271條(a)規定，任何人未經授權（without authority），所為的製造、使用、提供銷售、銷售、進口，屬於侵害專利的行為。其認為，要適用權利耗盡，必須專利權人自己授權（authorized）他人進行銷售該專利物，並給予購買者轉售、進口該專利物的「授權」（authority），倘若沒有該「授權」，購買者後續的轉售就會構成侵權[15]。

Taranto法官指出，美國專利法並沒有明文規定專利耗盡原則，此點與美國著作權法不同。而本案中，所有的第一次銷售，都是專利權人自己銷售，而非授權其他第三人進行銷售。所有的國內銷售，以及部分的國外銷售，在銷售時，都有很清楚的傳達（clearly communicated），禁止購買者的再使用和轉售[16]。因而，聯邦巡迴上訴法院認為，本案適用Mallinckrodt案的見解，亦即，當專利權人在銷售專利物時，同時向購買者合法且清楚傳達，該購買會受到「一次使用、禁止轉售」的限制，則該銷售並沒有給予購買者或後續轉得人「再銷售或再使用的授權（authority）」。由於第一次銷售時所給予的授權，已經合法限制了這種再銷售或再使用，故該行為仍然會構成第271條的侵權。

Quanta案並沒有推翻Mallinckrodt案

另外，根據最高法院的判例（主要是1937年的General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.案[17]），當專利權人授權他人製造及銷售專利物時，可以做銷售時的限制，而保留專利法第271條的各種實施權。Mallinckrodt案的意見則是認為，專利權人自己也應該可以在自己製造或銷售專利物時保留這些實施權，而非只有授權他人製造銷售時才能保留這些實施權[18]。

另外，Taranto法官指出，雖然最高法院2008年判決Quanta案，但是並沒有推翻Mallinckrodt案，Mallinckrodt案仍然是有效的判例。因為Quanta案所處理的事實，一方面並不是專利權人自己製造銷售，Quanta案所處理的，是專利權人授權的被授權人製造銷售，而且所得到的銷售授權是並沒有限制的授權[19]。

Kirtsaeng 案並沒有推翻Jazz Photo案

其次，Taranto法官指出，Jazz Photo案仍然是有效的判決先例，亦即，若美國的專利權人只在海外銷售，並沒有授權購買者可以進口該專利物到美國、在美國銷售或使用，由於沒有專利權人的授權，這些行為仍然構成侵權。Jazz Photo案認為，外國政府控制下的外國市場，不等於美國政府控制的美國市場，專利權人若在美國市場銷售會推定其耗盡該專利物的權利。不過，在外國購買專利物的購買者，仍然可以提出侵權抗辯，但必須證明得到明示或默示的授權，此一抗辯與權利耗盡抗辯不同，此必須看專利權人表達的內容以及其他銷售的情況而定[20]。

此外， Taranto法官也指出，最高法院在2013年的Kirtsaeng 案判決，並不是處理專利法，亦沒有處理外國的銷售是否應視為賦予國內實施行為的授權。Kirtsaeng案是著作權法的案件，且其之所以採取國際耗盡原則，是因為美國著作權法第109條(a)，賦予著作重製物所有人，「無庸得到著作權人之授權」（without the authority of the copyright owner）就可以為某些行為。但是專利法並沒有類似的規定或字眼，因此，外國的銷售不能當作放棄全部權利，或者耗盡美國專利權人在美國的權利[21]。

結語

美國專利法與臺灣不同，沒有明文規定權利耗盡原則。因而，在聯邦巡迴上訴法院2001年的Jazz Photo案中，採取國內耗盡原則，此與大部分國家採取國際耗盡，剛好相反。甚至更有趣的是，美國最高法院2013年的Kirtsaeng 案判決，在著作權法上竟然改採國際耗盡原則，此與一般國家對著作權採取國內耗盡，也剛好相反。

另外，此一Lexmark v. Impression案最有趣的地方，是維持1992年的Mallinckrodt案見解，認為專利權人在銷售時若對授權範圍加以限制，亦即限制後續的使用與銷售，不會適用權利耗盡。而聯邦巡迴上訴法院最重要的理由，就在法條中的「授權」（authority）這個字。弔詭的是，一般耗盡原則的精神，就是在合法銷售後，不再需要得到授權，但正是因為美國專利法沒有明文規定耗盡，而Taranto法官才會說就算銷售也不一定會得到完整授權。若接受Taranto法官的邏輯，則基本上銷售不代表得到授權，某種程度就已經否定了權利耗盡原則。這樣的見解是否真的正確，有待後續觀察。

延伸閱讀：北美智權報201期「美國專利銷售後限制與國際耗盡：2017年最高法院Impression v. Lexmark 案」

註釋

1. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
2. Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir.2001).
3. Id. at 1102-07.
4. Id. at 1098-99.
5. Id. at 1105.
6. Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d 721 (2016).
7. Id. at 727.
8. Id. at 728.
9. Id. at 729.
10. Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617 (2008).
11. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013).
12. Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d at 731-32.
13. Id. at 730.
14. Id. at 730-31.
15. Id. at 726.
16. Id. at 726.
17. General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175 (1937) .
18. Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d at 726.
19. Id. at 727.
20. Id. at 727.
21. Id. at 727.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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