2017年5月，美國最高法院作出Impression Products, Inc. v. Lexmark案判決，推翻聯邦巡迴上訴法院見解，一方面推翻了2001年的Jazz Photo案採取的國內耗盡之見解，認為美國專利法應採國際耗盡；另外也推翻了1992年的Mallinckrodt案見解，而認為專利權人只要決定銷售，任何明文施加的銷售後限制在專利法上都沒有效力。

筆者在北美智權報第171期曾經撰寫過「美國專利耗盡原則最新見解：聯邦巡迴法院Lexmark v. Impression案全院判決」，介紹2016年2月聯邦巡迴上訴法院之判決。當時判決認為，美國專利法仍然採取國內耗盡，且專利權人在產品銷售時只要明文限制銷售後使用或轉售，就沒有權利耗盡。但是，2017年5月，美國最高法院作出判決[1]，推翻聯邦巡迴上訴法院見解，認為美國專利法應採國際耗盡，且專利權人只要決定銷售，任何明文施加的銷售後限制在專利法上都沒有效力。以下介紹該判決重點。

美國專利法第154條規定，專利權人有權「排除他人在美國境內製造、使用、提供銷售、銷售該發明，或進口該發明至美國。[2]」而根據美國專利法第271條(a)，任何人未經授權（without authority）從事上述行為，就會構成專利侵害。但是根據權利耗盡原則，當專利權人銷售其專利產品，專利權人不再能夠控制該物品的銷售使用，其專利權就被「耗盡」（exhaust）[3]。

Lexmark「回收方案碳粉匣」

本案的專利權人Lexmark在銷售碳粉匣時，給消費者二種選擇，第一種「一般方案」是以全價購買，但沒有任何使用的限制。第二種選擇則是稱為「回收方案」，價格較便宜，但消費者簽署的契約中，同意只使用該碳粉匣一次，且不會將碳粉匣移轉給其他人，只會交給Lexmark回收[4]。

但是，回收業者仍然向美國的消費者蒐購使用後的Lexmark碳粉匣，包括回收方案碳粉匣，業者填充碳粉後，再次銷售。另外，回收業者也從美國海外蒐購使用過的Lexmark碳粉匣，並進口到美國。Lexmark控告多個回收業者，其中之一就是本案被告Impression Products, Inc.公司[5]。

聯邦巡迴上訴法院維持Mallinckrodt案和Jazz Photo案見解

Lexmark的指控可以分成二類。第一類指控是針對美國境內的「回收方案碳粉匣」，其主張，根據1992年的聯邦巡迴上訴法院的Mallinckrodt案[6]，專利權人在銷售時，只要清楚傳達（clearly communicated）禁止對銷售後使用（post-sale use）或轉售，且該禁止為合法（lawful restriction），就意味著專利權人並沒有授予銷售後使用或轉售的「授權」（authority），由於專利權人的權利並沒有耗盡，故Impression Products於填充及轉售時，侵害了Lexmark的專利[7]。第二類指控則是回收業者在美國海外所蒐購的所有Lexmark碳粉匣，包括回收方案與一般方案。Lexmark主張，根據2001年聯邦巡迴上訴法院的Jazz Photo案[8]，採取國內耗盡原則，故Lexmark在海外銷售的碳粉匣，其進口權並沒有耗盡，也沒有授權給任何人進口這些碳粉匣的權利，故Impression Products在進口這些碳粉匣時，構成侵權[9]。

本案聯邦巡迴上訴法院全院判決Lexmark勝訴並指出，2008年最高法院判決的Quanta案[10]並沒有推翻Mallinckrodt案，而2013最高法院就著作權法採取國際耗盡的Kirtsaeng 案判決，也沒有推翻Jazz Photo案[11]。此案又上訴到最高法院，判決結果為7比1票（1位大法官迴避），推翻了聯邦巡迴上訴法院判決，由Roberts大法官撰寫多數意見。

專利權人銷售時之限制沒有效力

首先討論在美國境內銷售的「回收方案」碳粉匣。Roberts大法官先講結論，當一個專利權人決定銷售一產品時，就會耗盡該產品上的專利權，不論專利權人希望加諸何種限制。因此，即便Lexmark與其客戶的契約上「一次使用/不得轉售」之限制很清楚，且在契約法上為有效，但該限制無法讓Lexmark就其選擇銷售的產品上保留其專利權[12]。

美國專利法雖沒有明文規定權利耗盡原則，但自從1853年的Bloomer v. McQuewan案[13]以來，法院就已經承認專利耗盡原則，該原則重點為，當專利權人銷售一物品，該物品就不再受專利獨占的限制，而成為購買者的「個人私產」[14]。

最高法院指出，當專利權人透過契約與購買者約定，限制其使用或轉售的權利，其在契約法上或許有效，但在專利侵權訴訟中則沒有用[15]。

普通法上禁止限制財產轉讓原則

權利耗盡原則體現的，就是專利權在某範圍上，必須遵從「普通法的禁止限制財產轉讓原則」（common law principle against restraints on alienation）。專利法賦予發明人某種獨佔地位，讓其可以就發明獲得報酬，進而促進科學進步。但是一旦專利權人銷售該物品，其已經獲得報酬，專利法就不再讓專利權人可以限制該產品的使用和享用[16]。如果允許專利權人在銷售後做更多的限制，將會違反普通法上禁止限制財產轉讓原則[17]。如柯克爵士(Lord Coke)在17世紀所說過的，如果所有權人在銷售物品或限制該物品的轉售或使用，該限制是「無效的，因為其違反貿易和流通，以及人與人之間的協商與締約」[18]。美國國會制定及多次修改專利法，都是站在這個「禁止限制財產轉讓原則」的前提而進行修法，而這個前提就體現在耗盡原則上[19]。

而且，最高法院自己在2008年的Quanta案中，就判決認為，專利權人銷售一產品時，就算用明文（express）且屬合法的限制（lawful restriction），專利權人對該產品也沒有保留任何專利權[20]。從Quanta案和其他判決先例，均可得出一個唯一答案，就是Lexmark既然在美國境內銷售了回收方案碳粉匣，其就已經耗盡了專利法上對產品的控制權，因而不能對 Impression Products提出侵權訴訟[21]。 

銷售時有沒有得到「授權」不重要

最高法院認為，聯邦巡迴上訴法院之所以採取不同見解，是因為從錯誤的起點出發。上訴法院認為，專利法第271條(a)中規定，任何人「未經授權」（without authority）使用或銷售專利產品，就構成侵權[22]。進而認為，一般情況下，銷售一產品，會推定授權（presumptively grants authority）購買者使用或轉售該產品的權利。但如果專利權人用明文的限制保留該權利，專利權人就可以透過專利侵權訴訟執行該限制[23]。

Roberts大法官指出，上述聯邦巡迴上訴法院的邏輯錯誤在於，耗盡原則的基礎，並不是「在銷售時推定附帶授權」，耗盡原則的基礎，就是對專利權人權利範圍的限制。購買者之所以有權使用、銷售、進口該物品，是因為這些權利是跟隨物品的「所有權」而來，而不是從專利權人那邊購買到「做這些行為的授權」[24] 。

海外銷售一樣有權利耗盡

就第二個部分，被告購買海外銷售的Lexmark碳粉匣。Roberts大法官指出，在美國海外的「合法銷售」（authorized sale），就跟美國境內的授權銷售一樣，會耗盡專利法上的權利[25]。

首先，Roberts大法官提到，著作權法下也有國際耗盡的問題。在著作權法第109條(a)的「第一次銷售原則」（first sale doctrine）下，當著作權人銷售一合法製造的著作重製物，著作權人就無法限制購買者銷售或以其他方式處分該重製物之權利[26]。最高法院在2013年的Kirtsaeng v. John Wiley案[27]中，認為第一次銷售原則，也適用於美國境外製造和銷售的合法重製物。在該案中之所以最後認為第一次銷售原則也及於國際耗盡，也是受到「普通法下禁止限制財產轉讓原則」的影響。此一普通法原則在適用上並沒有地理區域的區分，著作權法也沒有明文作此區分，因此最高法院才會認為，第一次銷售原則也適用於海外合法製造銷售的著作重製物[28]。 

Roberts大法官指出，基於上述同樣的理由，專利耗盡原則適用於海外的銷售。因為，專利的權利耗盡，理論基礎一樣來自於禁止限制財產轉讓原則，而且國會也沒有在專利法中明文規定該原則僅適用於國內的銷售。此外，要區分著作權法的第一次銷售原則與專利法的權利耗盡原則，沒有理論或實際上的意義，因為兩個原則在本質與目的上有很高的相似性，而且許多產品上面（例如汽車、微波爐、計算機、手機、平板電腦、個人電腦），同時有專利的保護，也有著作權的保護[29]。

海外銷售價格低於國內銷售？

Lexmark主張海外銷售不適用耗盡原則的理由之一提到，由於專利法的屬地主義，在美國獲得專利保護，不代表在美國以外能夠獲得專利保護。所以，專利權人在海外銷售的價格，與在美國銷售的價格可能不一樣；海外銷售的價格，因為沒有美國專利法的保護，可能無法回收相同的報酬。既然權利耗盡的理由是專利權人在銷售時可以獲得報酬，但因為在海外銷售未必能獲得足夠報酬，所以不該適用耗盡原則[30]。

但Roberts大法官認為，這個屬地主義的理由，並不成立，因為著作權法一樣有屬地主義，著作權法和專利法原則上一樣都沒有域外效力。而且，地理的限制不足以支持Lexmark的主張。在專利耗盡原則下，重點在於賣產品，而非專利權人賣專利收了多少錢。專利權人就自己的專利產品可以決定多高的收費為適當，進而銷售，然後啟動耗盡原則。專利權人也許在海外銷售的價格，跟美國的價格不一樣，但是專利法並沒有保障一個特定的價格。專利法只有保障，專利權人在將產品賣出、不再受其專利獨占控制時，可以獲得一份報酬（receives one reward），一份其認為足夠的報酬[31]。

不過，最高法院在1890年時，曾經判決一個涉及專利國際耗盡的案例，名為Boesch v. Graff案[32]。該案判決認為海外銷售專利並沒有耗盡，但主要原因在於，系爭海外銷售是德國廠商在德國銷售，但是該德國廠商並不擁有美國專利。而該案是美國專利權人提訴禁止該產品進口到美國。也就是說，因為德國的銷售與美國的專利權人無關，所以不適用權利耗盡。因此，該案不但無法支持Lexmark的主張，反而強化了最高法院的立場，亦即只有專利權人可以決定要不要進行銷售，而銷售了就會耗盡該產品上的專利[33]。

海外銷售時「明文保留專利權」？ 

美國政府提出的法庭之友意見中，主張一個折衷立場：「原則上，海外銷售會耗盡專利權，除非專利權人明文保該權利」。此一「明文保留規則」（express-reservation rule）的想法在於，海外的購買者原則上會期待買到產品後可以自由使用和轉售，所以應推定適用耗盡原則。但因為過去下級法院所採取的見解，讓專利權人會在產品外包裝上明白保留其權利，因而也應該讓專利權人繼續保留這個選項，維持過去的作法[34]。

不過，Roberts大法官指出，這種「明文保留規則」，過去只有兩個1890年代下級法院的判決中採用過這種「明文保留規則」，此後就沒有法院採取過此見解。直到2001年聯邦巡迴上訴法院的Jazz Photo案，採取的見解改為不管專利權人在海外銷售時有沒有明文保留其權利，通通不適用權利耗盡。因此，Robert大法官認為，這麼少的案件，根本不足以讓專利權人產生某種期待，認為可以在海外銷售時保留其權利[35]。

而且，這種「明文保留規則」既錯誤又過度關心專利權人和購買者在銷售時的期待。專利耗盡的適用，要解決的不是最初買賣交易雙方當事人的問題，最初買賣交易雙方可以用契約解決他們自己的問題。最高法院再次強調，之所以要有耗盡原則，是因為已銷售的物品上仍有專利權，在市場流通時，將違反「禁止限制財產轉讓原則」。因此，耗盡原則的基礎，並不是專利權人在美國銷售時收了多少錢，或者是購買者在買賣時期待得到多少權利，真正重要的是，「專利權人要銷售的決定」[36]。

備註：

1. Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc. 137 S.Ct. 1523 (2017).
2. 35 U.S.C. § 154(a)(“(a) In General.—(1)Contents.—Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States,…”).
3. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1529.
4. Id. at 1529-30.
5. Id. at 1530.
6. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (1992).
7. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1530.
8. Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (2001).
9. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1531.
10. Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996.
11. Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d 721 (2016). 詳細介紹參見  楊智傑，美國專利耗盡原則最新見解：聯邦巡迴法院Lexmark v. Impression案全院判決，北美智權報第171期。
12. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1531.
13. Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539 (1853).
14. Id. at 549-550.
15. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1531.
16. Id. at 1531-32.
17. Id. at 1532.
18. 1 E. Coke, Institutes of the Laws of England § 360, p. 223 (1628). 引自前述判決，id. at 1532.
19. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1532.
20. Id. at 1533.
21. Id. at 1533.
22. Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d at 734.
23. Id. at 741-42.
24. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1534.
25. Id. at 1535.
26. 17 U.S.C. § 109(a).
27. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519(2013).
28. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1536.
29. Id. at 1536.
30. Id. at 1536.
31. Id. at 1536-37.
32. Boesch v. Graff, 133 U.S. 697(1890).
33. Impression v. Lexmark, 137 S.Ct. at 1537.
34. Id. at 1537.
35. Id. at 1538.
36. Id. at 1538.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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