什麼是美國《專利法》第101條（35 USC 101）規範的可予專利客體？大哉問！35 USC 101專利適格性（patent eligibility）可謂近年美國專利制度顯學，美國最高法院陸續藉Bilski（註1）、Mayo（Prometheus）（註2）、Myriad（註3）等案，重申自然法則、自然現象、抽象概念並不具專利適格性。這些最高法院的判決，其重要性自不待言，但引人注意的是，這些案件的原判決皆在最高法院被翻案，美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC或Fed. Cir.）的法官們到底在大法官的意見書中讀到了哪些訊息？從CLS Bank案Fed. Cir.聯席審判（en banc）結果（註4）看來，這似乎是個可堪探究的議題。 |
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CLS Bank案系爭專利有四，美國專利號分別為5,970,479、6,912,510、7,149,720、7,725,375，皆為澳洲公司Alice所有，所請發明簡單說就是個中間有第三方介入的電子交易平台，交易前先由公正第三方確認買賣雙方帳戶金額與履約能力，確定沒有問題之後，再由此一第三方指示完成交易與付款，操作概念類似「保付」（Escrow）交易模式，可降低買賣雙方交易付款風險。這四件專利保護的發明，其請求項（Claims）大致分為方法請求項（以下簡稱方法項）、電腦可讀取儲存媒體請求項（以下簡稱媒體項）、系統請求項（以下簡稱系統項）等三大類型。
Fed. Cir.於2013年5月10日公布CLS Bank案10名法官的聯席審判結果，這是一紙未提示撰稿人的Per Curiam法庭意見書：多數法官肯認系爭方法項及媒體項並不符35 USC 101規定，而系爭系統項是否為35 USC 101規範的可予專利客體，正反意見各獲5票，故仍維持地院原判，系統項亦非35 USC 101規範的可予專利客體（請參表1）。
| 【表1】10位法官對本案系爭專利所請發明是否具專利適格性的判斷結果 |
| 類型 |
Lourie |
Dyk |
Prost |
Reyna |
Wallach |
Rader |
Moore |
Linn |
O’Malley |
Newman |
| 方法 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 |
是 |
是 |
| 媒體 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 |
是 |
是 |
| 系統 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
獲悉CLS Bank案判決結果後，USPTO立即發出內部公告（註5），告知審查人員暫不更動35 USC 101審查流程，仍可參考MPEP 2106各項說明。
但除了有Per Curiam法庭意見書，本案同時還有Alan D. Lourie法官執筆的複數意見書（註6），Randall R. Rader、Kimberly A. Moore、Pauline Newman、Richard Linn及Kathleen M. O’Malley法官（註7）提出的4份意見書，外加Rader法官的一篇額外想法（additional reflections），全部加總共135頁。不同意見書援引的判例高度重疊，但個別法官從中所見卻極度分歧（請參表2）。
| 【表2】10位法官作成表一判斷結果的理由摘要 |
| 理由 |
Lourie,
Dyk, Prost, Reyna, Wallach |
Rader, Moore* |
Linn, O’Malley* |
Newman |
| 方法 |
‧使用Shadow Record等華麗詞彙，但描述的只不過是傳統Escrow交易概念，電腦實施僅是籠統、不重要、無意義的限制（limitation），第三方何時指示正式完成交易亦無關鍵影響，不符合35 USC 101，非可予專利客體 |
‧每一步驟皆屬於Escrow交易所隱含之概念，未寫入電腦元件，但即使帶入特定電腦使用方法，仍嫌不足，類似Bilski案，不符合35 USC 101，非可予專利客體 |
‧依地院記錄解讀，且CLS Bank到Fed. Cir.聯席審理辯論庭都承認：方法及媒體項帶入系統項所有電腦之實施限制（相關專利說明書的發明說明內容能支持此解讀），並無過度先佔（preempt）的疑慮，符合35 USC 101為可予專利客體 |
‧只要屬於35 USC 101可予專利法定類型，即具備專利適格性。請求項的形式寫法、保護範圍不應影響專利適格性判斷，所有請求項的專利適格性判斷應得出同樣結果。故，系統、方法、媒體項符合35 USC 101，皆為可予專利客體 |
| 媒體 |
‧寫入電腦可讀取儲存媒體此一具體裝置，但是否具專利適格性應無關撰稿形式，就其實質限制觀察，其僅是偽裝成裝置的方法項，並不符合35 USC 101，非可予專利客體 |
‧因Alice公司承認，若方法項不具專利適格性，則媒體項亦然。故未另為分析，結論也是不符合35 USC 101，非可予專利客體 |
| 系統 |
‧方法步驟雖外加某些電腦元件，但這些硬體裝置都非有意義的限制，並無重大的發明概念（inventive concept），不符合35 USC 101，非可予專利客體 |
‧電腦實施之發明具專利適格性，電腦是機器，類似Diehr案（註9），符合35 USC 101為可予專利客體 |
‧含4項以上個別結構元件執行特定功能，符合35 USC 101為可予專利客體 |
| * Rader及Moore、Linn及M. O’Malley兩組法官的差異主要在本案方法項及媒體項的判斷，但除此之外，前者的分析（含下文摘錄整理內容）基本為後者所支持。 |
Newman法官特別指出，Fed. Cir.以聯席審理方式重審本案，原是為了替35 USC 101提供客觀標準、降低判斷變數，但最後不僅未達共識，更產生至少3套判斷標準各吹各調，訴訟結果可能因合議庭組成陣容而有變化（註8），專利適格性成了不提白不提的投機性攻擊標的，如此結果會使專利制度顯得更不可靠，造成成本增加，而不利創新。
Lourie法官意見書具體寫出了專利適格性的判斷步驟：首先，應確認所請發明是否為35 USC 101所列可予專利之法定類型（方法、機器、製品、物之組成）？若是，再考慮有無過度先佔（preempt）某一基礎概念之虞？假使有此可能，則需找出並定義此一基礎概念（專利範圍解讀（claim construction）雖非必要，但可能於此有益），然後分析請求項剩餘內容，判斷是否寫入其他實質限制（substantive limitation），以確認其專利範圍實際上並未一網打盡前述基礎概念的所有應用。只不過，這套判斷方式也引來不同立場法官的犀利批評（請參表3）。
| 【表3】Lourie法官意見書所載專利適格性判斷步驟及其他法官相關批評 |
Lourie,
Dyk, Prost, Reyna, Wallach |
Rader, Moore |
Linn, O’Malley |
Newman |
| ‧若有先佔之虞，應先找出並定義相關基礎概念（Lourie Op. at 18） |
‧不宜忽視部分限制，而試圖逕取發明重點核心（“gist” or “heart” of the invention）（Rader Op. at 35）
‧不以整體觀之（as a whole），而是由主張的系統項剝除習知元素後，再分析剩餘內容是否為抽象概念。這是錯誤援用Mayo案之發明概念用詞，並牴觸1952年頒行的《專利法》及最高法院和Fed. Cir.既有判例（Moore Op. at 6） |
‧此舉實際上剝除請求項原有的細節限制，直接牴觸最高法院的教示（Linn and O’Malley Op. at 9） |
為替專利適格性劃定一體適用的判斷標準，有人談抽象、說先佔，有人仔細找有意義的限制，但這些詞彙本身都不易定義，用以界定專利適格性，自然只能得出難以捉摸的定義（Newman Op. at 11） |
| ‧之後分析請求項剩餘內容，判斷是否寫入其他實質限制，以確認其專利範圍實際上並未一網打盡前述基礎概念的所有應用（Lourie Op. at 18-19） |
‧專利適格性判斷應就請求項整體觀之。任何請求項的具體限制都可能被剝除、簡化、概約、改寫到露出核心抽象概念（Rader Op. at 13） |
‧專利適格性的判斷不能與系爭請求項及其所有限制脫鉤（Linn and O’Malley Op. at 9） |
| ‧所謂其他實質限制，Mayo案有時稱發明概念，但不同於35 USC 102新穎性、103非顯而易見性之判斷。意謂真正的人類貢獻，非微不足道、制式傳統、廣為人知、無法實際限縮該基礎概念應用範圍的限制（Lourie Op. at 19-20） |
‧要求要有「真正的人類貢獻」，是錯誤帶入創造力要件（Rader Op. N5 at 24）
‧Mayo案發明概念一詞只是用以重申：抽象概念加上無關解決方式的動作，不會讓請求項因此而不抽象（Moore Op. at 5-6） |
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‧不應也不宜等判斷是否具可專利性後才決定所請發明有無專利適格性（Newman Op. at 2-3） |
| ‧特定的電腦系統由電線、塑膠、矽等元件組成，無疑是有形的機器。問題是：披著機器外衣的請求項，其法律實質意涵是否包括了不只是抽象概念的東西？包裹抽象概念的軟體搭配電腦，用來做一些過去人類需親自處理的事，這在現在或至少從該專利優先權日起，早已是一般常規。眼前要審的不是電腦本身，而是抽象方法外加用以實施那些方法的電腦，這正是援用Alappat案（註10）失當之處。科技世界變了，法律世界也變了，Alappat案之後最高法院又對專利適格性作了一些詮釋。抽象概念不會因為披上電腦語言外衣就變成具專利適格性（Lourie Op. at 37-38） |
‧Lourie意見書認定系統項不具專利適格性，其中一項理由是，現在以電腦執行相關功能已是常規作業。以2013年今日常規看1990年代初期的概念裡隱含哪些內容，是在專利適格性分析中帶入了後見之明（Rader Op. N4 at 20, 36）
‧專利適格性不是變動的標準，請求項不應因時間流逝而變抽象（Moore Op. at 6）
‧最高法院從未質疑Alappat案或本案系統項之類不可予以專利（Moore Op. at 8）
‧本案各方都同意，一般用途的電腦具專利適格性，那麼同一電腦外加特定程式變特定用途電腦後，具專利適格性的機器何以會變成不具專利適格性的抽象概念？以結構清楚定義的機器，不只是以系統包裝的方法項（Moore Op. at 9） |
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Moore法官則強烈表示，再也沒有其他單一案件能對美國專利制度造成如此大的傷害。若連本案系統項都判定屬於抽象概念，則包括商業方法、金融制度、軟體類別等所有專利，以及許多電腦實施及電信專利在內，將有數十萬件的專利被宣判死刑，重傷電子及軟體產業，且因劃歸其他技術類別的軟體、金融制度、商業方法及電信相關專利也可能遭到波及，實際災情可能更有過之。
以下一併摘錄整理4組法官其他判斷原則供讀者參考（請參表4）：
| 【表4】10位法官專利適格性判斷原則相關摘錄 |
Lourie,
Dyk, Prost, Reyna, Wallach |
Rader, Moore |
Linn, O’Malley |
Newman |
| ‧35 USC 101所列具專利適格性的類別包含甚廣，但有三項法院制定之例外：自然法則、自然現象、抽象概念。原則說來簡單，但運用仍有困難，依最高法院判例所示的判斷準繩，關鍵應在請求項實務上是否可能先佔某一基礎概念（Lourie Op. 7-9） |
‧重點是請求項只涵蓋例外本身，或實為其特定應用。最高法院曾警告：為避免國會的立法意旨被法院體系不當的限縮，不應時常援用法院制定的法律明文所無之限制（Rader Op. at 11-12, 24） |
‧既是專利適格性法定定義的少數例外，不應為解決[先佔]問題，企圖放寬其例外區間（Linn and O’Malley Op. at 13） |
‧無論是為拓展科學知識或研究其商業發展潛力，專利揭露訊息不會阻礙進一步研究實驗。只要澄清大眾誤解，自然能平息35 USC 101相關爭論（Newman Op. at 3, 4, Part II） |
| ‧專利不應先佔基礎概念，阻撓進一步的發明發現。（Lourie Op. at 15） |
‧專利制度有實驗免責，非為商業目的從事學術研究，以測試、確認或改良專利發明，並不在專利制度禁止之列，無先佔阻撓進一步的發明發現之虞（Rader Op. N3 at 18） |
‧國會可為軟體專利量身打造適用規定，例如限制其專利權期間、專利範圍之類。國會可以修法，但法官不能為單一技術領域或產業問題變更法律意旨（Linn and O’Malley Op. at 13） |
‧緊縮專利適格性會對這些電腦、生物等科技產業造成何種影響，迄今無足夠的研究分析可參考，且現今的專利法架構不也產生了戲劇化的創新及經濟利益，而造福公眾（Newman Op. at 3） |
| ‧若有[先佔]疑慮，須檢視請求項是否有寫入有意義的限制，以整體觀之時，不至於一網打盡前述基礎概念的所有應用（Lourie Op. at 16） |
‧依最高法院判例：請求項寫入特定機器以執行一程序、寫入特定物質轉換，或抽象概念外加對發明至關重要的限制，皆屬有意義的限制（Rader Op. 19-20） |
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‧抽象、先佔、有意義的限制等名詞，不易也無需一體適用的定義（Newman Op. at 2, 4, 11） |
| ‧判斷是否為可予專利客體時，不應過度強調形式面，變成以撰稿技巧論成敗。高度形式化的語言、空洞的環境使用限制、象徵式塞入無關解決方式的動作，都不該加分（Lourie Op. at 16） |
‧應用抽象概念以特定方式操作電腦或使用特定電腦，皆可能具專利適格性。電腦成為解決方案一部分、把電腦包進實施該方法的環節內、包含電腦技術的改良等等，都可能是有意義的限制。依Alappat案，一台普通的電腦以程式設定執行特定功能，即實質變成一台特殊目的用的電腦（Rader Op. at 21, 27） |
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‧電腦實施之發明無論寫成方法項、系統項、媒體項，無論是以硬體或軟體實施，是否為可予專利客體，其判斷不應受請求項寫法形式影響，也不因專利範圍寬窄而有變化。專利範圍是否適當，應依35 USC 102、103、112規定判斷（Newman Op. at 4, 12） |
| ‧基本上，電腦只是運算速度比人類快的計算機，除非電腦操作的作用不僅止於加快運算速度，否則電腦本身不會為所請發明帶來專利適格性（Lourie Op. at 27） |
‧電腦做得到的，人都可以做。若要求電腦做到人做不到的東西，電腦實施之發明永遠搆不著專利適格性的邊（Rader Op. N7 at 29） |
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| ‧是否為可予專利客體，判斷時應有彈性、逐項檢視，不宜採用一刀切的僵固規則（Lourie Op. at 17） |
‧堆積如山的判例都有同一要求：作有效性分析時應逐項評估（Moore Op. at 3） |
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| ‧請求項通常應分別考慮，但若個別請求項只是類別名目不同，所請發明實質相同，其專利適格性判斷或應有類似處分（Lourie Op. at 31） |
| ‧為避免扼殺新技術未來發展空間，最高法院拒絕將所有商業方法列為非可予專利客體，並表示方法項可否授予專利，M-or-T測試（machine or transformation test）並非唯一檢驗指標（Lourie Op. at 17） |
‧M-or-T測試可提供有用而重要的線索。機器轉化連結既是一方法具專利適格性的重要線索，那麼所請發明寫入機器加上各項結構及功能限制時，屬抽象概念的機率似乎是微乎其微（Rader Op. at 19, 28；Moore Op. at 3-5） |
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| ‧地院視個案狀況，不一定須先確認所請發明是否為可予專利客體。所請發明是否符合35 USC 101，不是門檻測試（threshold test）（Lourie Op. at 22） |
‧一請求項之後或許無法符合可專利性標準，但35 USC 101囊括的廣泛類別發明都具「專利適格性」，再考慮其「可專利性」（Rader Op. at 11） |
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‧只需為可予專利法定類型之一，即具「專利適格性」。35 USC 101只是粗篩，通過後會再檢核其「可專利性」（Newman Op. at 11, 12） |
| ‧所有公告專利都推定為有效，專利發明亦應推定為符合35 USC 101之可予專利客體（Lourie Op. at 22） |
‧一公告專利的專利適格性亦應推定為有效，要推翻此一推定，同樣需提出清楚且令人信服（clear and convincing）的證據（Rader Op. at 26） |
‧專利範圍解讀可由Fed. Cir.重新審理（review de novo），但重新審理仍應基於其案卷記錄（Linn and O’Malley Op. at 10） |
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附註
- Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)，請見www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf。並請參考前期文章《美國最高法院：Bilski案主張發明屬抽象概念故不予專利》、《在In re Bilski之後的生技醫療診斷方法專利》、《如何拯救因USPTO過度解讀IN RE BILSKI 一案而核駁之申請案？》、《商業方法專利案例探討── IN RE BILSKI 與美國專利法§101之專利適格標的》等。
- Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012)，請見www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf。並請參考前期文章《醫療診斷技術的可專利性爭議》。
- Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, No. 12-398 (June 13, 2013)，請見www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf。並請參考前期文章《AMP v. Myriad案：單離DNA不具可專利性》。
- CLS Bank Int’l v. Alice Corp., __ F.3d __, 2013 WL 1920941 (Fed. Cir. May 10, 2013)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1301.Opinion.5-8-2013.1.PDF及http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1301.Errata.5-13-2013.1.PDF
- “Federal Circuit Decision in CLS Bank et al. v. Alice Corp.”，請見http://www.uspto.gov/patents/law/exam/clsbank_20130513.pdf
- Lourie法官執筆的意見書獲Timothy B. Dyk、Sharon Prost、Jimmy V. Reyna、Even J. Wallach 4位法官支持。
- Linn及O’Malley兩位法官堅持本案方法項、媒體項亦符合35 USC 101具有專利適格性，因此無法贊同Rader法官執筆的意見書第六節（Rader Op. part VI）內容，但對該篇意見書其他內容和Moore法官撰寫的意見書，Linn及O’Malley兩位法官也與Rader及Moore法官採一致立場。
- 先前CLS Bank案原由Linn、Prost、O’Malley三位法官審理，系爭專利方法、媒體、系統三大類發明，被認定都屬美國專利制度下可予專利之客體，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1301.pdf。而在本案之後，另有Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 657 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2011)一案由Rader、Lourie、O’Malley三位法官共同審理，Rader法官主筆的判決文大量重覆其於CLS Bank案意見書的內容，認定本案系爭發明（消費者同意收看廣告以交換在網路上收看受智慧財產權保護的影音著作之機會，並由廣告主來支付相關費用）具有專利適格性，而Lourie法官於所提協同意見書中雖批評判決本文並未遵循Mayo案教示，但依其在CLS Bank案意見書所提判斷方式，亦認定本案系爭發明具有專利適格性，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1544.Opinion.6-19-2013.1.PDF
- Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182 (1981)
- In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc)。本案多數意見書由已故法官Giles S. Rich執筆，當時Newman、Lourie、Rader法官也參加本案聯席審理並支持Rich法官所寫意見。
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