PA專欄
《專利管理 - IHPA工作故事系列之十三》
PCT與巴黎公約及EPC間之關係

邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理

2013.07.02
         

作者簡介:
邱英武


現職:
北美智權專利法規研究組主管
 
經歷:
曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

前文:(簡化又經濟 - PCT是啥東西?)最後提到,PCT的30個月與巴黎公約第4條之12個月(6個月)優先權主張期限有何不同?現細述如下。

巴黎公約第4條適用前提是在巴黎公約的成員國中,依據該國的專利法相關規定,已經合法提出申請案後,在該前案申請日後的12個月(6個月)內,在其他的成員國中,對相同的發明內容,提出後一個申請案,這時候後一申請案可以主張該相同發明的前一申請案為優先權基礎案。此時,後案專利三性的審查基準日往前推移至前案的申請日。但注意,此僅為專利三性的審查基準日往前推移,對於專利權的起算日,仍是本身的申請日,不是優先權日。

至此,已經可以發現PCT與巴黎公約的一個不同點,就是PCT的申請日就是進入各國取得專利權的申請日,而巴黎公約的優先權基礎案之申請日,則是申請案專利三性的審查基準日,不是專利權期限的起算日。若是如此,那PCT申請案可以主張各巴黎公約成員國的合法申請案作為優先權基礎案嗎?

兩岸間的疑問

答案是可以的,所以PCT申請案也可以因為主張優先權,而使得PCT案的審查基準日往前推移。但注意一件事,那就是兩岸間的疑問。台灣不是巴黎公約,也不是PCT的成員國,於是台灣政府便積極與其他國家簽署雙方互惠承認優先權的協定,且在正式成為WTO的會員國後,WTO成員國原則上都會承認台灣申請案可以作為優先權基礎案。但因為中國與台灣間特殊的政治關係,台灣申請人除直接將PCT申請案提交PCT的IB局外,就必須透過中國提交PCT申請案。走中國提交PCT方式,SIPO當局不承認台灣申請案可以成為PCT申請案的優先權基礎案。由於PCT是國與國的模式,在中國不承認台灣是一個國家的前提下,當然不可能讓走SIPO提出的PCT申請案,可以主張台灣申請案為優先權基礎案。因此,台灣申請人在提交PCT申請案並主張優先權時,必須注意優先權基礎案或是選擇以其他國家為國際受理局,方能避險喪失優先權的利益。後續將會再將提交PCT申請案的基本規範與策略予以說明。

EPC與PCT以及巴黎公約間關係又是如何?

EPC是歐洲專利公約European Patent Convention的簡稱,目前已有38個國家(註1)簽署該公約,由EPO(European Patent Office)管理此項公約與各成員國的案件申請。但注意,此與EU(全稱European Union)的成員國,目前是27個國家(註2)並不完全相同。從PCT、巴黎公約以及WTO成員國表(註3)中,可以發現僅有EU為WTO成員國,並非PCT或是巴黎公約的成員國,而且EPC或是EPO的字眼並無出現在該表中。但卻於The PCT Applicant's Guide (最後更新日為2013年6月20日)網頁(註4)中,可以明確看到EPO屬於國際階段的國際受理局,且是國際檢索局以及國際初審局,且還有進入EPO的國家階段(National Phase)介紹(註5)。之所以如此,乃因為EPO與WIPO簽署了協定Agreement EPO-WIPO(註6),約定EPO可以為PCT申請案受理局、檢索局以及初審局,而EPO也是類似國家階段的地位。

依此,EPO取得類似國家的地位,EPC申請案可成為PCT申請案的優先權基礎案,且PCT也可以申請進入EPO成為國家階段。眾所周知,EPC案件,經過審理認為申請案具有專利三性後,再經過符合各該成員國規範的必要手續,例如將說明書或是申請專利範圍翻譯成該國的官方語言,即可取得該國的專利權。惟此時,有一項比較弔詭的狀況,就是EPC的成員國,都屬於PCT的成員國,既然都是PCT的成員國,為何還要經過EPO的審理後,再進入各該EPC成員國取得專利權,為何不直接進入該國繼續審理即可呢?

比利時Belgium)、塞浦路斯(Cyprus)、法國(France)、希臘(Greece)、愛爾蘭(Ireland)、義大利(Italy)、拉脫維亞(Latvia)、摩納哥(Monaco)、馬爾他(Malta)、荷蘭(Netherlands)、斯洛維尼亞(Slovenia)等國的國家階段,是以EPO(註7)為國家階段,不可以直接申請進入各該國,甚至列支敦斯登Liechtenstein)則是以瑞士(Switzerland)作為國家階段。因此,當PCT申請案的國家階段屬於前述EPC成員國時,既然已經是走EPO,那進入其他EPC成員國的方式就全部統一以EPO方式處理,無須再個別進入。

PCT與巴黎公約以及EPC關係已經簡述了,那就竟是應如何提出PCT申請?台灣不是PCT成員國,可以提出PCT申請嗎?提出PCT申請時,應先注意哪些事項呢?相關費用有哪些?有減收的優惠嗎?這些疑問,下期再向各位說明了!

 

附註

  1. 目前的簽約國以及延伸國家,請參閱EPO網站:http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
  2. 目前EU的成員國,請參閱EU網站:http://europa.eu/about-eu/countries/
  3. http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_paris_wto.pdf
  4. http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
  5. http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf
  6. Guide for applicants, Part 2: PCT procedure before the EPO (Euro-PCT Guide),第21段。http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga_a_4.html
  7. 進入國家階段的指定,請見,http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp#A

 

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