法國設計師Christian Louboutin知名的紅色高跟鞋底設計，為其獨特的註冊商標。其曾經以這個紅色商標在2012年美國第二巡迴法院控告YSL公司獲得勝訴，法院認為其商標具有識別性，而可禁止他人使用類似紅色高跟鞋底設計。但是，近年來Louboutin在歐洲控告Van Haren的案子，卻進行的不順利。荷蘭海牙地方法院對於紅色高跟鞋底商標是否具有功能性而不該被獨占，申請歐洲法院解釋。2017年6月及2018年2月，歐洲法院佐審官提出其分析意見，一方面認為系爭商標並非單純的顏色商標，而是形狀加顏色商標，可能具有功能性；另方面又認為美感功能也要避免被獨占。歐洲法院佐審官的意見，其實沒有具體指出， Louboutin的紅色高跟鞋底商標到底是否該被撤銷，但是其意見卻對Louboutin不利。以下介紹目前歐洲法院佐審官的意見。

紅色高跟鞋底商標

法國設計師Christian Louboutin的知名紅底高跟鞋設計，將高跟鞋的底部採取紅色設計，並於2009年底在荷蘭、盧森堡和比利時三區申請註冊Pantone號碼為「18 1663TP」的紅色高跟鞋底作為商標[1]。其商標設計圖案如下。虛線部分的高跟鞋的設計款式並沒有限制，該商標設計強調的是高跟鞋底的紅色[2]。

圖一、Christian Louboutin註冊的紅色鞋底商標

圖片來源：Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. van Haren Schoenen BV, Opinion of Advocate General Szpunar (22 June 2017).

美國訴訟勝訴

Louboutin曾經在世界各國控告其他類似紅底高跟鞋設計，主張侵害其商標權。最有名的案子是在美國控告YSL公司。美國第二巡迴法院在2012年時判決[3]，認為Louboutin的紅色高跟鞋底商標具有識別性。美國法院主要討論的是該紅色鞋底商標的識別性，亦即其在相關市場是否具有第二意義。法院認為，Pantone號碼為「18 1663TP」的紅色搭配Louboutin 的鞋底設計，已經在消費者心中留在深刻印象，所以具有識別性，而可作為對比鞋底顏色商標而受到保護。

荷蘭訴訟申請歐洲法院解釋

但是在荷蘭，卻出現其他廠商生產銷售紅色鞋底高跟鞋，而被Louboutin控告侵害其商標權。而這件案子纏訟至今，2017年6月歐洲法院佐審官提出第一份意見[4]，認為紅色高跟鞋底商標為形狀加顏色商標，因具有功能性可能應被撤銷；2018年2月，歐洲法院佐審官再提出一份補充意見[5]，仍然認為紅色鞋底商標屬於形狀加顏色商標，可能應被撤銷。雖然這個案件至今歐洲法院尚沒有正式判決，但為什麼佐審官認為紅色高跟鞋底商標有可能不得註冊或該被撤銷呢？

該案的被告Van Haren在荷蘭經營鞋子商店，在2012年時，Van Haren開始銷售紅色鞋底的高跟鞋[6]。因而Louboutin在荷蘭海牙地區法院提起訴訟，要求法院判決Van Haren侵害其紅色高跟鞋底商標[7]。

圖二、Van Haren所販售的紅色鞋底高跟鞋

圖片來源：http://lexdellmeier.com/en/blog/trademark-issue-red-solely-louboutin

歐盟2008/95商標指令之規定

Van Haren 則主張，根據比荷盧三國的商標法規，Louboutin的紅色鞋底高跟鞋應屬於不得註冊或應被撤銷的商標。其主張，該商標屬於鞋子的形狀（shape），且對高跟鞋具有重要價值（substantial value），因而不得註冊[8]。

荷蘭海牙地方法院法官因而申請向歐洲法院尋求解釋，要確認歐盟2008/95商標指令中的第3條(1)(e)(iii)中所謂的具有重要價值的形狀，是否僅限於輪廓、尺寸、體積，還是包含顏色？[9]

歐盟2008/95商標指令的第3條(1)(e)(iii)規定為：「1.以下情形不得註冊商標，或應被撤銷：(e)商標僅由下述內容構成（consist exclusively of）：
i)形狀是由商品性質本身所導致；
ii) 商品形狀是獲得技術結果所必要；
iii) 該形狀對該商品具有重要價值（the shape which gives substantial value to the goods）；[10]」
因此，最關鍵的一個問題就是，系爭的紅色高跟鞋底商標，到底算是一種形狀商標？還是顏色商標？

商標的歸類？是形狀加顏色商標

Louboutin主張，系爭商標應該屬於一種「位置商標」（position mark），亦即其只是位於產品的一部分或元素，而非整個產品的形狀，且位置商標可以用在不同的產品類型上[11]。

但是，由於2008/95商標指令中，並沒有明確提到「位置商標」這個概念，所以佐審官並不接受這種看法，而認為本案只有兩種選擇：一是認為系爭商標示單純的顏色商標，二是認為系爭商標是一個由商品形狀所構成的商標，但註冊該形狀同時也涵蓋顏色部分（a mark consisting of the shape of the goods, but also seeking protection for a colour）[12]。

首先，系爭商標在比荷盧三國註冊時，被歸類為「圖形商標」（figurative mark），佐審官認為這一點並不妨礙系爭商標被認定為「由商品形狀所組成之商標」[13]。其次，佐審官認為，系爭商標並非單純的顏色商標，而是有空間界定（spatially delimited）的顏色，亦即該紅色乃是與特定商品的元件（高跟鞋底）無法分離[14]。

雖然Louboutin申請系爭商標時，並沒有限定該紅色是使用在一個特定固定形狀上， 而是可以使用在不同鞋款、不同形狀的產品上。但是佐審官認為，雖然紅色的具體形狀輪廓（contours）可能不固定，但是系爭商標的識別性，並非單純來自紅色本身，而是來自於紅色相對於產品形狀特定元件上的具體位置，因而產生識別性[15]。

因此，佐審官認為，系爭商標的歸類上，應該歸類為商標乃由物品形狀所構成，但申請人亦主張在該形狀上包括特定顏色（a mark consisting of the shape of the goods and seeking to protect a certain colour in relation to that shape）[16]，而非單純由顏色所構成[17]。

是否僅由形狀所構成？

但是，歐盟2008/95指定第3條(1)(e)指的是「商標僅由形狀所構成」（consisting exclusively of a shape）。德國和芬蘭政府認為，系爭的紅色高跟鞋底商標，並非僅由形狀所構成，因為還有顏色；而匈牙利和葡萄牙政府則持相反意見，認為其屬於第3條(1)(e)指的僅由形狀所構成[18]。

申請解釋的海牙地方法院法官以及佐審官則認為，不能單看條文所謂的「僅由形狀所構成」，而應考量該條文的目的，是要避免獨占功能性。若從立法目的來看，有功能性的物品往往會結合形狀和顏色，例如滅火器、水上救身衣等[19]。因此，該條文的目的是要讓有產品的必要特性，留在公共領域，讓其他競爭者也可以使用[20]。因此，佐審官認為，雖然第3條(1)(e)指的是「僅由形狀所構成」，但在避免獨占功能性的審查上，應該將顏色與形狀的結構，也一併納入該條進行審查[21]。而且，佐審官指出，因為舊版的2008/95商標指令，會被2015/2436指令取代，各會員國需在2019年1月前修改其國內法。而新版的2015/2436，對應的條文為第4條(1)(e)，已經將原本的條文「僅由形狀所構成」，改成「僅由對商品有重要價值的形狀或其他特徵（or another characteristic）所構成。 [22]」亦即新增了「其他特徵」，可能包括形狀或顏色等特徵。

佐審官認為，如果2008/95商標指令的第3條(1)(e)的涵蓋範圍，與2015/2436指令第4條(1)(e)的涵蓋範圍不同，應該會有過渡條款，以保障舊指令下商標權人的信賴利益；但既然沒有過渡條款，表示舊指令與新指令的內涵一致。因此， 在2008/95指定下的第3條(1)(e)的講的「僅由形狀所構成」，應該包括有顏色在其上的形狀[23]。

美感功能對商品具有重要價值的形狀？

既然認為系爭商標屬於形狀商標，而可能落入第3條(1)(e)的涵蓋範圍。第3條(1)(e)(iii)規定的不得註冊的商標，是「該形狀對該商品具有重要價值」。因此，關鍵的爭議在於，紅色高跟鞋底對於高跟鞋這個商品，是否具有重要價值？佐審官指出，這裡所指的重要價值（substantial value），同時包括美觀功能（aesthetic function），以及其他必要功能（essential functions）[24]。

本案中的紅色高跟鞋底，主要是出於美觀功能，想要增加商品的吸引力，佐審官認為，如果將這種功能由一家事業獨占將影響市場競爭的話，就要禁止一事業將其註冊為商標[25]。佐審官強調，至於消費者對於該形狀的認知，在此處的分析並不是唯一因素，還要考量其他因素[26]。但不應考慮，商標或其所有者的名譽，對該商品增加的吸引力[27]。佐審官另外強調，這一個條文是想要避免任何人獨占「商品之所以在市場上成功」的「商品外在特徵」，因為法律只鼓勵價格和品質的競爭，而非給商標權人某種不公平優勢 [28]。但是，如果商品的成功不是因為該形狀與顏色的本身特性，而是因為該商標或該所有者的名譽所造成，則就不該使用這一條文禁止其註冊 [29]。

2018年2月佐審官第二份意見

2018年2月，歐洲法院佐審官提出第二份意見，再次維持其第一份意見的見解。第二份意見主要是要對提出各種不同意見的人進行辯論，並一一駁斥。佐審官這次更清楚的指出，如果一個商品的形狀顏色具有美感的吸引功能，就算是對商品有重要價值，而不應該被任何人註冊為商標[30]。但其認為判斷時要考量相關領域消費者所感受到的美感功能，以及將該商標由單一事業獨占造成的經濟影響[31]。

截至目前為止，佐審官並沒有直接指出，Louboutin的紅色高跟鞋底商標，因對高跟鞋具有重要價值而不得作為商標，但其似乎認為美感功能也是「重要價值」之一，故可能傾向認為Louboutin的紅色高跟鞋底商標不得作為商標。

該案尚未正式判決

一方面，佐審官只是提出其分析意見，歐洲法院究竟會如何解釋與判決，目前尚未有最終結果。另一方面，筆者個人認為，最關鍵的點還是在於，紅色高跟鞋底商標雖然具有美感功能，但所謂要避免美感功能被獨占，「想避免獨占的美感功能要到達哪一種程度？」亦即，所有的商標本身設計都有部分的美感，是否只因為商標有美感就不能獨占？還是，這裡所謂怕被獨占的美感功能，必須是「該產品普遍需要使用的美感設計」？亦即「美感功能是否有程度不同的區分」？就這一點，個人認為佐審官並沒有很明確的說明。因而，我們只有期待歐洲法院作出正式判決，並希望其在判決中能夠釐清美感功能的範圍。

延伸閱讀：

1. 商標的功能性爭議－從高跟鞋看顏色可不可以註冊商標？
2. Christian Louboutin與YSL紅底高跟鞋之爭之後續發展

備註：

1. Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. van Haren Schoenen BV, Opinion of Advocate General Szpunar, at para 10 (22 June 2017).（以下簡稱First Opinion of Advocate General Szpunar）
2. Case C-163/16, first opinion, at para 11.
3. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Inc., No. 11-3303 (2d Cir. Sep. 5, 2012).
4. Case C-163/16, First Opinion of Advocate General Szpunar (22 June 2017).
5. Case C-163/16, Second Opinion of Advocate General Szpunar (6 February 2018)(以下簡稱Second Opinion of Advocate General Szpunar).
6. Case C-163/16, First Opinion of Advocate General Szpunar, at para 12.
7. Id. at para 13.
8. Id. at para 15.
9. Id. at para 16.
10. Article 3 of Directive 2008/95(“1. The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:...e) signs which consist exclusively of: i) the shape which results from the nature of the goods themselves; ii)the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; iii) the shape which gives substantial value to the goods;”).
11. Case C-163/16, First Opinion of Advocate General Szpunar, at para 30.
12. Id. at para 33.
13. Id. at para 35.
14. Id. at para 36.
15. Id. at para 38.
16. Id. at para 39.
17. Id. at para 41.
18. Id. at para 50, n 21.
19. Id. at para 51.
20. Id. at para 53-54.
21. Id. at para 57-58.
22. Id. at para 62.
23. Id. at para 63-65.
24. Id. at para 68.
25. Id. at para 69.
26. Id. at para 69.
27. Id. at para 70.
28. Id. at para 71.
29. Id. at para 72.
30. Case C-163/16, Second Opinion of Advocate General Szpunar, at para 48.
31. Id. at para 48.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們