230期
2019 年 02 月 13 日
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加拿大新商標法6月17日上路   不想被搶註登記要趁早
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

經過了很長一段混沌不明的時間,在各方揣測聲中,加拿大新商標法的上路日期終於塵埃落定,拍板於2019年6月17日生效。從本文見報日起算,只有短短4個月的時間,在新商標法上路後,於加拿大申請商標註冊即不需要提出「使用」或「知名」證明。當然,凡事都有正反兩面,從好的方面想,對廠商、企業、公司行號而言,在新商標法實施後,申請商標註冊的手續可以說是大為簡化,省時又省事;但反過來說,對於「商標蟑螂」(Trademark Troll)而言,搶註商標也變得十分簡單。


CIPO總部所在:Place du Portage I et II, Gatineau;Wikimedia Commons

依據加拿大現行商標法(R.S.C., 1985, c. T-13)第16章「Registration of marks used or made known in Canada」的規定,要申請註冊之商標必須曾經在加拿大被使用或已經很知名:舉例來說,只要該商標在加拿大打廣告即可符合在加拿大「知名」的規定;此外,在其他國家已註冊,及在國際會議或展會上使用過的商標,也符合在加拿大申請註冊的規定。在提出商標註冊申請時,申請人必須提供首次使用日期,即使只是用來打廣告,也算是「使用」的一種,可提出廣告播放之日期。照常理而言,在加拿大申請註冊商標應該是有在當地使用的打算,因此申請人必須同時提交一份在加拿大開始使用商標之聲明 (a declaration of commenced use of mark in Canada) 。

然而,在6月17日新商標法上路後,提供首次使用日期之規定已被取消,也就是說,即使從未在加拿大或其他國家使用過的商標,也可以在加拿大申請註冊,這是新商標法與舊法最大的差異所在。

如前文所言,新政有利必有弊。像一些新創公司可能在公司尚未營運甚至尚未註冊前,已經設計好商標並打算申請註冊;又或者有些公司在申請商標註冊時,希望把中文、英文、橫的直的、主要顏色組合的商標設計都申請註冊,但真正使用到的可能只有其中幾款,在這種情況下,便會因無法提出首次使用日期而無法申請;但在新商標法上路後,這種障礙便不復存在。

然而,另一方面,商標蟑螂則可藉此機會搜尋世界各地(包括加拿大在內)的一些有價值卻未受商標保護的品牌、甚至是公司名,然後在加拿大註冊商標,再伺機向原標誌使用人索償或是要求高價「贖回」,這就是我們耳熟能詳的搶註。

因此建議在加拿大擁有有價值的品牌、識別標誌、名稱的個人或企業,應趕快在新商標法生效前提出註冊申請。否則很快即有可能面臨被搶註的風險。

雖然在新法生效後,在申請商標註冊時「是否被使用」已不是要件,但保存使用證據仍十分重要,因為當有商標爭議發生的時候,使用證據便可成為擊退敵人不可或缺的武器。

取消提供首次使用日期之規定是這次新法最大的變革,其他新商標法的變動尚包括商標分類、有效年限、商標種類、國際申請條件……等等,以下一一說明。

商標分類改變 申請費用增加

首先,新商標法生效後,基本申請費會從原本的250加幣調漲至330加幣 (以上如非線上送件要加收50加幣) ,漲幅32%。此外,現行的加拿大商標法單一申請可以涵蓋無限種類的商品及服務,也就是說不用增加額外費用即可擴大保護範圍;然而,由於新商標法採尼斯國際分類 (Nice International Classification),單一申請的保護範圍只能涵蓋一個類別 (class),每增加一個類別即要100加幣的附加費。就2019年而言,商品及服務加起來,尼斯國際分類共有45類,如果希望保護範圍大一點,加總起來費用相當可觀。所以,如果有需要申請加拿大商標,應抓住新法生效前的幾個月時間,趕快送件。 

圖1. 加拿大商標規費 (幣別:加拿大元)

來源:Government of Canada,CIPO;最後更新日: 2017年4月28日

商標有效期限縮短

在新法上路後,加拿大的商標年限將從15年縮短至10年,以期符合世界慣例。此外,由於延展的費用也提高了,所以如果有延展需求的商標權人,也可在新法上路前提前將商標有效期延展 (early renewals)。

擴大商標的訂義

新商標法將商標定義擴大,允許多種形式的標誌 (signs) 申請商標註冊,包括顏色、氣味、味道、材質、動態影像、 多媒體……等等。

國際申請更簡便

由於加拿大將加入馬德里議定書 (Madrid Protocol), 簡化了商標的國際註冊申請程序。成為馬德里議定書會員國成員後,加拿大之商標申請人只需遞交一份國際商標註冊申請,即可以之為基礎案,指定其他會員國申請國際商標註冊 (類似專利中之PCT)。對於著眼多國經營的企業來說,省時又省錢。

更具彈性的「分割」處理

就現行的加拿大商標法,如果申請註冊的商標有一部分有問題,即會全部停止審理,但在新法上路後,可以把有問題的部分分割出來獨立審查,讓沒有問題的部分照流程走,不致於影響商標申請的進度。不過,在這種情況下,商標註冊被部分駁回的機會也會增加。

小結

為了與國際接軌,加拿大政府近年來積極推動其智慧財產權(IP)變革,藉由加入五項國際智慧財產權條約,包括有關工業設計國際註冊的海牙協定 (Industrial design and the Hague Agreement)、專利法條約(Patent Law Treaty;PLT)、及與商標有關的馬德里議定書(Madrid Protocol)、新加坡條約 (Singapore Treaty)及 尼斯協議(Nice Agreement),希望其智慧財產權制度可與國際條約保持一致,因而需要大幅度的立法調整現有法規。繼前刊期介紹加拿大新專利法 (加拿大新專利法2019年上路 重點報你知 - Part I 加拿大新專利法2019年上路    重點報你知 - Part II )後,本刊期繼續介紹其新商標法,希望有需要的企業及個人能盡早規劃。

 

參考資料:

 

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報主編
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

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