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本案[1]上訴人Romag主要銷售皮革製品用的磁性按扣，被上訴人Fossil則是設計、銷售及經銷各類時尚配飾的廠商。雙方曾於多年前達成協議，同意Fossil在手提袋及其他產品使用Romag的扣件，但Romag嗣後察覺Fossil的中國代工廠竟然使用仿冒的Romag扣件，而Fossil卻未採取任何防範措施。鑑於雙方無法友好地解決爭議，Romag遂提起訴訟，控告Fossil侵害其商標權並不實表述該仿冒扣件係來自Romag。

在初審，陪審團判定Fossil確實漠視（callous disregard）Romag商標權而導致侵權，但根據地方法院對於故意（willfulness）之定義，駁回Romag的故意侵權指控。除此以外，Romag請求法院命令Fossil交出因侵權所獲得之利潤作為救濟，同樣遭到駁回，法院表示，根據第二巡迴上訴法院的判決先例[2]，原告請求判給所獲利益必須先證明被告侵權係出自故意。直至上訴審，聯邦巡迴上訴法院認為仍應遵循第二巡迴上訴法院之見解，亦即Romag不得主張以Fossil所獲利潤作為賠償[3]。Romag繼而向最高法院提起上訴。

根據蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定），商標侵害可請求多項救濟措施，而能否證明侵權出自故意，是法院決定賦予何種救濟的重要考量之一。儘管如此，在本案，各巡迴上訴法院對於「判給所獲利潤是否須以故意侵權為限」的看法不盡相同，這也正是最高法院必須解決的歧異；換言之，最高法院必須探查Fossil主張之「故意法則」從何而來，以及由各法院判決形成之類別規則（categorical rule），是否符合商標法規範的一般文義（plain language）？

根據蘭哈姆法第1117(a)條規定[4]，故意確實是請求損害賠償的先決條件，不過，該詞僅出現在違反第1125(c)條之淡化侵害，而非Romag主張之第1125(a)條侵權態樣（亦即虛偽或錯誤不實地使用商標）。再者，儘管判給所獲利潤必須受第1111及1114條限制，但在條文相互參照之下，仍無法找出Fossil聲稱必須證明故意之理由根據。

最高法院強調，法院通常不會誤認為特定規定蘊含表面文義所無之意涵，尤其是當立法者在其他相同規定中也加入爭議用詞（如同本案之「故意」），法院更該格外留意、避免誤解。

蘭哈姆法中有多處規定清楚提及心理狀態，例如第1114條「非故意」（innocent）、第1117(b)條「有意」（intentionally）與「認識」（knowledge）、第1117(c)條及第1118條「故意」等皆是，在第1125(d)(1)(A)(i)及(B)(i)條甚至要求證明犯罪意圖（mens rea），亦即「惡意」（bad faith intent）。顯而易見，蘭哈姆法相當重視是否訂入犯罪意圖或其他標準，倘若條文上並無相關字詞，其規範用意不言自明。

Fossil主張判給所獲利潤必須證明故意之論據，主要是來自第1117(a)條規定中「根據衡平法則」（subject to the principles of equity）一語。Fossil表示，以往衡平法院在商標爭議判給所獲利潤時，均會要求證明故意，經過長久實踐且獲得普遍認可後，故意要件已提升至蘭哈姆法所欲發揚之「衡平法則」層級；相對地，法院在專利或其他類似爭議較少如此要求。

最高法院表示，根據Fossil主張，「衡平法則包含故意要件」並不會直接牴觸其他明定犯罪意圖的條款，這些條款規定也不因此顯得多餘。換言之，Fossil論述方式雖然不尋常，但並非完全說不通，只是，如此一來必須假設立法者有意就第1125(a)條侵權態樣間接納入故意要件，而選擇在蘭哈姆法其他條款明定犯罪意圖，這明顯不符合規範呈現的架構。

其次，「衡平法則」一語通常不會讓人立即聯想到犯罪意圖之類的實體法規則，以商標規範為例，較可能指稱在索賠及實務領域更系統性地適用的基本法則。根據學者論著，衡平法則係指涉及當事人、舉證方式、辯護、救濟等眾多基礎問題的跨實體法（trans substantive）指導方針。無獨有偶，不單是判決先例使用「衡平法則」指涉這些跨實體法問題，立法者的使用方式也大致雷同，例如蘭哈姆法修正案將「懈怠（laches）、禁反言及默認（acquiescence）」視為衡平法則之體現。因此，立法者是不太可能以「衡平法則」指稱商標法中有關判給所獲利潤的狹義規則。

即使從當事人提交的司法記錄觀察，也無法釐清以往是否要求證明故意作為判給所獲利潤之先決條件。以1905年商標法（即蘭哈姆法前身）為例，相關判決並無如此要求，儘管如Fossil所言，該法前後的若干案例確實將故意或類似意圖視為前提要件，而且在純善意（good faith）侵權鮮少判給所獲利潤，但Romag亦舉出相同時期仍有其他拒絕故意要件的判決。至於學界方面，則對商標爭議中犯罪意圖與所獲利潤的關聯性看法不一。實際上，不管是Fossil或Romag引用的案例，幾乎無法以任何一種方式清楚論述系爭問題。

最高法院認為，唯一可以肯定的是，在蘭納姆法之前的判決中，犯罪意圖是判給所獲利潤的重要考量因素，這正能反映出「被告心理狀態關乎救濟適當與否」之跨實體法一般性原則；不只是在衡平法，刑法、普通法非法侵入等規範領域也有類似原則，第1117(c)條就故意侵權判給較多的法定損害賠償金，亦是基於相同理由。而根據衡平法長久發展的實務做法，地方法院在斟酌救濟是否合適時，通常會考量被告的心理狀態。

總言之，根據傳統法則的精神，被告之心理狀態顯然是商標爭議中決定是否適合判給所獲利潤的重要考量因素，但不可諱言，此一結論與認同Fossil聲稱不容變更的故意要件之間，仍然相去甚遠。

由於從規範文義、架構或歷史上均無法獲得有力支持，Fossil轉而從政策面立論，表示判給所獲利潤必須符合較高門檻，如此方能遏阻毫無根據的商標訴訟；相對地，Romag卻認為，「毋須證明故意」之解讀方式才有助於商標在現代全球經濟中的長遠發展。而法庭之友提交的意見，則對兩造的政策論辯各有偏好。

最高法院指出，雙方觀點均不無道理，但礙於法院立場及其職權，其在本案之責僅是讀取立法者所制定的規範文義並加以適用，至於調和競爭以及前述各項無法相提並論之政策考量，顯然該交由立法者決定。

Alito、Breyer與Kagan法官均明確指出，參酌蘭哈姆法之前的判例法，故意雖是根據第1117(a)條判給所獲利潤的重大考量因素，但並非絕對之先決條件。

根據衡平法院判決及學者見解，故意之定義範圍涵蓋各種可歸責的心理狀態，包括詐欺、明知（knowing）、輕率（reckless）、漠不關心（indifferent）等，但不包括善意或過失（negligence）。從本案引述的判決觀察，儘管衡平法院在故意侵權或非故意侵權之情況下均可能判給所獲利潤，但細察其中比例，顯然法院傾向要求證明侵權人有詐欺、精心策劃、故意等意圖，針對非故意侵權判給所獲利潤的情況其實少之又少；但如此一來，又與長久發展的衡平法則不一致，該法則僅旨在剝奪不法者因不當行為所獲得之利益。

因此，地方法院若在非故意或善意侵權判給所獲利潤，其實並不符合第1117(a)條規定以及大多數引述案例所提及之衡平法則。

面對如此曖昧情況，Sotomayor法官最終表示，由於無法確知（agnostic）大多數案例是否根據故意或非故意之定義而判給所獲利潤，故其僅能贊同本案判決結論，亦即以第1125(a)條侵權為由請求所獲利潤，毋須證明故意。

有不少評論均指出，本案見解可能成為鼓勵商標訴訟的誘因，亦即違背Fossil提及之政策考量。如此預測確實有幾分道理。但誠如最高法院所言，基於政策面決定故意要件之適當性，乃是立法者的責任、而非法院，因此，縱使將來重演修法廢棄最高法院判決之局面（例如2003年Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc.案），也未嘗不可能。

無論如何，在本案解釋方法當中，最高法院竟然隻字未提1999年蘭哈姆法修正案之緣由（原意是為補正1996年引進商標淡化的修法闕漏），讓人頗為不解。因為該次修法正是兩造在二審論辯之重要根據（同時可解釋成支持或反對故意要件），二審法院最終傾向Fossil主張，至於最高法院會如何解讀這段立法歷程？答案恐怕也隨著本案落幕而永遠成謎。

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc., Case No. 18-1233 (April 23, 2020).
例如George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc., 968 F.2d 1532 (2d Cir.1992)。
上訴審判決請參照北美智權報235期《美國商標侵害請求損失利益賠償限於蓄意侵權？2016年Romag Fasteners v. Fossil案》。
15 U. S. C. §1117(a), “When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. ***.”