北美智權股份有限公司

本案[1]初審原告VIP Products, LLC（後稱VIP）是設計、生產並銷售一系列名為「Silly Squeakers」犬用橡膠玩具的廠商，該系列仿自各種知名飲料瓶裝外觀[2]，並以狗元素做出調侃幽默的改造；例如2013年推出的系爭商品「Bad Spaniels Silly Squeaker」，外觀即與初審被告Jack Daniel's Properties, Inc.（後稱JDPL）經典商品「Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey」雷同，但以「Bad Spaniels」（壞壞西班牙獵犬）取代「Jack Daniel's」、以「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」（您田納西地毯上的陳年2號）取代「Old No. 7 Tennessee Whiskey」、以「100% SMELLY」（絕對難聞）取代酒精含量說明「43% POO BY VOL」等。而系爭商品上另貼附「本商品非產自Jack Daniel酒廠」等文字的標籤。

VIP指出，其推出Silly Squeakers系列商品之用意在於「反思狗在人類生活中的人性化」，並表示其「極為嚴肅看待此一構想」。自2007年至2017年為止，Bad Spaniels Silly Squeaker銷售數量已逾百萬個之多。

2014年，JDPL要求VIP停止銷售系爭商品，VIP遂向亞利桑那聯邦地區法院提起訴訟，請求法院確認該商品未侵害或淡化JDPL的商標權，抑或確認JDPL的商業外觀（trade dress）及酒瓶設計（後合稱系爭包裝）不受保護，並且請求撤銷JDPL瓶身設計的註冊保護（No. 4106178，後稱系爭商標）。JDPL則提起反訴，指控VIP構成蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）第1114(1)條與第1125(a)(1)條之商標與商業外觀侵權，以及第1125(c)條之商標與商業外觀淡化。

並且判決JDPL勝訴及核發永久禁制令，禁止VIP採購、製造、廣告、宣傳、展示、運送、進口、要約銷售、出售或經銷系爭商品。

VIP不服，向聯邦第九巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院最終做出部分維持（系爭商標有效性）、部分無效（商標侵權）、部分撤銷（商標淡化及永久禁制令）初審判決並發回更審的決定，各爭點討論分別如下。

儘管JDPL酒瓶有多項同為其他威士忌公司慣用的個別元素，但其商業外觀是由酒瓶與標籤元素（例如「Jack Daniel's」與「Old No. 7」文字標記）組合而成，根據先前判決見解，保證由特定實體生產、贊助或認可的產品設計若加入任意性裝飾，即非屬功能性。故上訴法院認為，就整體特徵而言，初審法院認定系爭包裝具識別性且非美感功能性（Aesthetic Functionality）並無違誤，其確實可受保護。
再者，鑑於註冊是推定商標有效性的表面證據，VIP不僅未成功推翻系爭商標之識別性與有效性，也未能證明各項元素（包括「Jack Daniel」簽名浮雕設計）在整體觀察上係屬於功能性或欠缺識別性。

上訴法院認為，儘管系爭商品模仿系爭包裝，但彼此間仍有極大區別，包括系爭商品上的西班牙獵犬圖像及標籤文字；正因兩造標識並不相同，故初審法院認定VIP不得主張指示性合理使用並無違誤。

上訴法院表示，商標侵權的核心為混淆誤認之虞測試，這也是平衡第一修正案與商標保護的重要機制，然而，涉及爭議的若是「藝術性表達」，該測試可能難以充分衡量自由表達所蘊含的公共利益。因此，表達性著作適用蘭哈姆法必須符合Rogers v. Grimaldi案[5]建立的任一項前提條件，亦即，原告必須證明被告使用特定標識係：

再者，為判斷作品是否具表達性，需視其是否旨在「交流思想或表達觀點」而定。當然，該作品既不必達到曠世巨作那般藝術成就，也不因用於商業銷售而認定為不具表達性。

上訴法院先前曾為賀卡用語是否屬於表達性著作而大傷腦筋[6]：該案判決最終認定，被告將「Honey Badger Don't Care」或「Honey Badger Don't Give a Shit」[7]等文字與節日名稱並列於卡片上，該卡片雖無極高的藝術創作性，但透過「蜜獾挑釁但冷漠的發言」與「具重大意義節日」兩者並列（juxtaposition）之手法，傳達出幽默訊息，便屬於第一修正案所稱之表達性著作。

同樣地，系爭商品利用文字遊戲，將系爭包裝上的正經資訊替換成傻裡傻氣的短語，例如將「Old No. 7 Brand」變成「The Old No. 2」，製造出「以無禮方式表示特定標識」與「商標權人所創作理想化形象（idealized image）」的並列效果。而這些不必太當真的商業及商品圖像，雖不具高度藝術性，但已蘊含幽默意味，正是受到第一修正案保護的表達性著作。

上訴法院進一步指出，系爭商品確實藉由嶄新表述方式、或賦予嶄新意義或訊息等手法，轉變原本著作，詼諧戲謔地詮釋JDPL在酒瓶上彰顯的各項元素。至於VIP是利用犬用玩具或其他形式傳達該幽默訊息，都無關緊要，因為這僅是表達的一種媒介而已。

聯邦第四巡迴上訴法院曾於LVM v. Haute Diggity Dog案[8]判決指出，被告的犬用玩具外型大致模仿原告小型手提包設計，其名稱「Chewy Vuiton」（耐嚼的沃頓）與「LOUIS VUITTON」發音類似且韻尾相同，花押文字「CV」則模仿LV商標，配色也相仿；儘管如此，任何人均會同意該玩具並非LVM標識的理想化形象。故法院最終認定，被告商品無疑是LVM手提包及其標識與商業外觀之成功的戲謔仿作（successful parody），不構成侵權。須注意的是，該法院當時尚未採納Rogers測試，因此，是以「混淆誤認之虞」作為裁判依據，而非「第一修正案」。

回到本案。系爭商品既然屬於表達性著作，但初審法院判斷侵權與否之前，並未要求JDPL證明Rogers案任一前提條件，因此，上訴法院認定有關商標侵權之裁判部分為無效，要求初審法院依據Rogers測試重新判決。此外，上訴法院表示，即使JDPL成功通過Rogers測試，仍必須證明VIP使用構成混淆誤認之虞，而是否適用混淆誤認之虞的各項考量因素，則取決於被告產品及標識有多大程度屬於成功的戲謔仿作。

根據蘭哈姆法第1125(c)(3)(C)條規定，非於商業上使用特定標識，並不構成商標淡化之污損類型。先前判決指出，特定言論（speech）若不單是為促成商業交易，而是包含某些受保護的表達內容在內，即不具備商業性質（noncommercial），換言之，即使為銷售商品而使用特定標識，仍可能非屬商業上之使用[9]。

有鑑於此，上訴法院認為VIP雖是模仿系爭包裝來銷售系爭商品，但其使用標識之手法同時也蘊含幽默意味，而這正是受第一修正案保護的表達內容，自當不構成商標淡化。

本案再度讓「第一修正案的保護傘範圍」這議題成為矚目焦點。繼JDPL於2020年9月15日提出請願，請求最高法院簽發調卷令（writ of certiorari）以繼續審理本案後，包括酒精飲料產業協會、Campari America LLC、Constellation Brands, Inc.、Campbell Soup Company等利害關係者紛紛提交法庭之友意見書——顯然，此次訴訟不僅是JDPL個人戰役，也是其他飲品廠商在意的戰場。很可惜的是，最高法院已於2021年1月11日駁回此項請願，因此，暫時無法得知上訴法院的見解是否恰當。

VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., No. 18-16012 (9th Cir. Mar. 31, 2020).
例如圖表中仿自「Mountain Dew」的「Mountain Drool」（山流口水）。
此抗辯事由源自聯邦第九巡迴上訴法院New Kids on the Block v. News America Publishing Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1991)一案判決，被告必須證明：(1) 若不使用原告商標便無法辨識原告產品或服務；(2) 使用方式以辨識產品或服務之合理必要程度為限；以及 (3) 並未以任何方式暗示其與商標權人有所關聯。
第一修正案禁止國會立法：建立國教或妨礙宗教自由；剝奪言論自由或新聞自由；剝奪集會自由；以及禁止向政府請願。旨在保障宗教自由、表達自由及公眾取用資訊的權利。
Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
Gordon v. Drape Creative, Inc., 909 F.3d 257 (9th Cir. 2018).
這兩句出自國家地理頻道蜜獾紀錄片旁白（https://blog.nationalgeographic.org/2011/11/04/honey-badger-dont-care-but-we-do/），後來成為網路影片中爆紅的短語。
Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).
Nissan Motor Co. v. Nissan Comput. Corp., 378 F.3d 1002, 1017 (9th Cir. 2004).