279期
2021 年 02 月 24 日
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這不是傑克丹尼爾!
從VIP Product v Jack Daniel's談商標嘲諷
許慈真/北美智權報 專欄作家

「嘲諷」(parody)或稱「戲謔仿作」,一直是著作權與商標領域百談不厭的話題。對於被嘲諷著作或商標所有人而言,不僅認為權利受損,往往也感覺遭到冒犯;至於嘲諷作品的發想者,或許想利用他人聲譽吸引市場注目,或者想表達個人理念,是否一律為法所不容?本篇透過2020年VIP Product v. Jack Daniel's案判決,說明法院如何處理商標嘲諷所觸及的混淆誤認之虞、淡化與言論自由問題。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

本案[1]初審原告VIP Products, LLC(後稱VIP)是設計、生產並銷售一系列名為「Silly Squeakers」犬用橡膠玩具的廠商,該系列仿自各種知名飲料瓶裝外觀[2],並以狗元素做出調侃幽默的改造;例如2013年推出的系爭商品「Bad Spaniels Silly Squeaker」,外觀即與初審被告Jack Daniel's Properties, Inc.(後稱JDPL)經典商品「Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey」雷同,但以「Bad Spaniels」(壞壞西班牙獵犬)取代「Jack Daniel's」、以「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」(您田納西地毯上的陳年2號)取代「Old No. 7 Tennessee Whiskey」、以「100% SMELLY」(絕對難聞)取代酒精含量說明「43% POO BY VOL」等。而系爭商品上另貼附「本商品非產自Jack Daniel酒廠」等文字的標籤。

VIP指出,其推出Silly Squeakers系列商品之用意在於「反思狗在人類生活中的人性化」,並表示其「極為嚴肅看待此一構想」。自2007年至2017年為止,Bad Spaniels Silly Squeaker銷售數量已逾百萬個之多。

訴訟概要

2014年,JDPL要求VIP停止銷售系爭商品,VIP遂向亞利桑那聯邦地區法院提起訴訟,請求法院確認該商品未侵害或淡化JDPL的商標權,抑或確認JDPL的商業外觀(trade dress)及酒瓶設計(後合稱系爭包裝)不受保護,並且請求撤銷JDPL瓶身設計的註冊保護(No. 4106178,後稱系爭商標)。JDPL則提起反訴,指控VIP構成蘭哈姆法(Lanham Act,15 U. S. C. §1051及以下規定)第1114(1)條與第1125(a)(1)條之商標與商業外觀侵權,以及第1125(c)條之商標與商業外觀淡化。

本案相關產品及包裝

系爭商品
Bad Spaniels Silly Squeaker

系爭包裝
Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey

系爭商標
No. 4106178

商品圖片來源:www.walmart.com

其他參考產品及包裝

Mountain Drool

Mountain Dew

Chewy Vuiton

LOUIS VUITTON handbag

商品圖片來源:www.walmart.com

初審法院認定:

  • VIP無權主張指示性合理使用(nominative fair use)[3],因為其並非以相同標識或商業外觀使用於系爭商品;也無法以第一修正案(First Amendment)[4]作為合理使用之抗辯,因為系爭包裝是用於推銷較不具表達性(non-expressive)的商業產品。
  • 系爭包裝具識別性、非通用性(non- generic)且非功能性,故可獲得商標保護
  • VIP侵害系爭包裝並構成商標淡化之污損類型(tarnishment)。

並且判決JDPL勝訴及核發永久禁制令,禁止VIP採購、製造、廣告、宣傳、展示、運送、進口、要約銷售、出售或經銷系爭商品。

VIP不服,向聯邦第九巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院最終做出部分維持(系爭商標有效性)、部分無效(商標侵權)、部分撤銷(商標淡化及永久禁制令)初審判決並發回更審的決定,各爭點討論分別如下。

系爭包裝及商標是否受保護?

儘管JDPL酒瓶有多項同為其他威士忌公司慣用的個別元素,但其商業外觀是由酒瓶與標籤元素(例如「Jack Daniel's」與「Old No. 7」文字標記)組合而成,根據先前判決見解,保證由特定實體生產、贊助或認可的產品設計若加入任意性裝飾,即非屬功能性。故上訴法院認為,就整體特徵而言,初審法院認定系爭包裝具識別性且非美感功能性(Aesthetic Functionality)並無違誤,其確實可受保護。
再者,鑑於註冊是推定商標有效性的表面證據,VIP不僅未成功推翻系爭商標之識別性與有效性,也未能證明各項元素(包括「Jack Daniel」簽名浮雕設計)在整體觀察上係屬於功能性或欠缺識別性。

VIP使用是否屬於指示性合理使用?

上訴法院認為,儘管系爭商品模仿系爭包裝,但彼此間仍有極大區別,包括系爭商品上的西班牙獵犬圖像及標籤文字;正因兩造標識並不相同,故初審法院認定VIP不得主張指示性合理使用並無違誤。

VIP可否以第一修正案作為抗辯事由?

主張言論自由或商標侵權的前哨戰:Rogers測試

上訴法院表示,商標侵權的核心為混淆誤認之虞測試,這也是平衡第一修正案與商標保護的重要機制,然而,涉及爭議的若是「藝術性表達」,該測試可能難以充分衡量自由表達所蘊含的公共利益。因此,表達性著作適用蘭哈姆法必須符合Rogers v. Grimaldi[5]建立的任一項前提條件,亦即,原告必須證明被告使用特定標識係:

  • 與所利用的著作不具藝術上的關聯性;或
  • 明顯使消費者對著作的來源或內容產生錯誤認知

再者,為判斷作品是否具表達性,需視其是否旨在「交流思想或表達觀點」而定。當然,該作品既不必達到曠世巨作那般藝術成就,也不因用於商業銷售而認定為不具表達性

表達性著作:Gordon v. Drape Creative

上訴法院先前曾為賀卡用語是否屬於表達性著作而大傷腦筋[6]:該案判決最終認定,被告將「Honey Badger Don't Care」或「Honey Badger Don't Give a Shit」[7]等文字與節日名稱並列於卡片上,該卡片雖無極高的藝術創作性,但透過「蜜獾挑釁但冷漠的發言」與「具重大意義節日」兩者並列(juxtaposition)之手法,傳達出幽默訊息,便屬於第一修正案所稱之表達性著作。

同樣地,系爭商品利用文字遊戲,將系爭包裝上的正經資訊替換成傻裡傻氣的短語,例如將「Old No. 7 Brand」變成「The Old No. 2」,製造出「以無禮方式表示特定標識」與「商標權人所創作理想化形象(idealized image)」的並列效果。而這些不必太當真的商業及商品圖像,雖不具高度藝術性,但已蘊含幽默意味,正是受到第一修正案保護的表達性著作。

上訴法院進一步指出,系爭商品確實藉由嶄新表述方式、或賦予嶄新意義或訊息等手法,轉變原本著作,詼諧戲謔地詮釋JDPL在酒瓶上彰顯的各項元素。至於VIP是利用犬用玩具或其他形式傳達該幽默訊息,都無關緊要,因為這僅是表達的一種媒介而已。

成功的戲謔仿作:LVM v. Haute Diggity Dog

聯邦第四巡迴上訴法院曾於LVM v. Haute Diggity Dog[8]判決指出,被告的犬用玩具外型大致模仿原告小型手提包設計,其名稱「Chewy Vuiton」(耐嚼的沃頓)與「LOUIS VUITTON」發音類似且韻尾相同,花押文字「CV」則模仿LV商標,配色也相仿;儘管如此,任何人均會同意該玩具並非LVM標識的理想化形象。故法院最終認定,被告商品無疑是LVM手提包及其標識與商業外觀之成功的戲謔仿作(successful parody),不構成侵權。須注意的是,該法院當時尚未採納Rogers測試,因此,是以「混淆誤認之虞」作為裁判依據,而非「第一修正案」。

回到本案。系爭商品既然屬於表達性著作,但初審法院判斷侵權與否之前,並未要求JDPL證明Rogers案任一前提條件,因此,上訴法院認定有關商標侵權之裁判部分為無效,要求初審法院依據Rogers測試重新判決。此外,上訴法院表示,即使JDPL成功通過Rogers測試,仍必須證明VIP使用構成混淆誤認之虞,而是否適用混淆誤認之虞的各項考量因素,則取決於被告產品及標識有多大程度屬於成功的戲謔仿作

VIP使用是否構成商標淡化?

根據蘭哈姆法第1125(c)(3)(C)條規定,非於商業上使用特定標識,並不構成商標淡化之污損類型。先前判決指出,特定言論(speech)若不單是為促成商業交易,而是包含某些受保護的表達內容在內,即不具備商業性質(noncommercial),換言之,即使為銷售商品而使用特定標識,仍可能非屬商業上之使用[9]

有鑑於此,上訴法院認為VIP雖是模仿系爭包裝來銷售系爭商品,但其使用標識之手法同時也蘊含幽默意味,而這正是受第一修正案保護的表達內容,自當不構成商標淡化

結語

本案再度讓「第一修正案的保護傘範圍」這議題成為矚目焦點。繼JDPL於2020年9月15日提出請願,請求最高法院簽發調卷令(writ of certiorari)以繼續審理本案後,包括酒精飲料產業協會、Campari America LLC、Constellation Brands, Inc.、Campbell Soup Company等利害關係者紛紛提交法庭之友意見書——顯然,此次訴訟不僅是JDPL個人戰役,也是其他飲品廠商在意的戰場。很可惜的是,最高法院已於2021年1月11日駁回此項請願,因此,暫時無法得知上訴法院的見解是否恰當。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 許慈真
學歷: 輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程
輔仁大學法律學系博士
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
專長: 智慧財產權、法律翻譯

 

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